Quanto può costare una violazione di marchio?

In un caso di violazione del marchio esistono aspetti evidenti che possono danneggiare un'azienda: la perdita del marchio, il conseguente calo delle vendite, i ritardi nel reimmettere il prodotto sul mercato e i costi spesso ingenti legati al rebranding. Tuttavia, possono sorgere anche altre questioni correlate, che possono far lievitare a livelli vertiginosi il prezzo da pagare in caso di errore. Fattori quali la pubblicità negativa nel mondo dei social media e le spese legali possono comportare costi molto elevati.

Nel maggio di quest'anno, un importante caso di violazione del marchio registrato in Irlanda ha messo in evidenza questo aspetto. Nualtra Ltd, un'azienda produttrice di integratori alimentari con sede a Limerick, nella regione delle Midlands irlandesi, ha lanciato una bevanda integrativa denominata NUTRIPLEN e ne ha richiesto la registrazione come marchio dell'Unione europea. Sono state presentate altre due domande di registrazione nell'Unione europea per i marchi NUTRIPLEN SMOOTHIE e NUTRIPLEN PROTEIN. Tutte e tre le domande sono ora state dichiarate nulle.

Tali tentativi di registrazione sono stati contestati da Nutrimedical BV, titolare di una registrazione UE esistente denominata NUTRIPLETE (concessa in licenza e ceduta ad Aymes International nel Regno Unito), anch’essa relativa a una bevanda integrativa, ma commercializzata direttamente agli operatori sanitari anziché al grande pubblico. La descrizione dei prodotti e dei servizi include la frase “i suddetti prodotti da utilizzare sotto controllo medico”. All’inizio del procedimento, Nualtra Ltd ha scelto un nuovo nome, ALTRAPLEN, e ha rinominato i propri prodotti, tra cui ALTRAPLEN COMPACT e ALTRAPLEN PROTEIN.

L'udienza preliminare del maggio 2016 ha portato alla luce alcune questioni inquietanti relative a uno dei ricorrenti, spingendo il giudice Max Barrett a scrivere, nel pronunciare la sentenza: «I nostri tribunali saranno anche templi della verità, ma pochi al loro interno sono dei santi». Tali questioni sono state risolte con il versamento a Nualtra Ltd di 101.000 euro e il pagamento delle relative spese legali. Una richiesta presentata nel luglio 2016 per rimuovere le questioni rimanenti dagli elenchi commerciali è stata respinta dal giudice Brian J. McGovern.

La sentenza definitiva sulle questioni relative alla violazione è stata emessa dal giudice Twomey il 2 maggio 2017. Egli ha osservato che i ricorrenti non avevano dimostrato alcuna perdita effettiva. Essi si erano invece basati su prove che fornivano una stima del canone di licenza che sarebbe stato applicato se la Nualtra Ltd avesse ottenuto una licenza per l’uso del marchio NUTRIPLETE per quel periodo. La cifra fornita era dell'ordine di 260.000 euro. Nualtra Ltd ha fornito prove per dimostrare che non erano stati realizzati profitti dall'uso del marchio NUTRIPLEN durante il periodo in questione e la sentenza ha stabilito che 35.000 euro era una somma adeguata da assegnare ai ricorrenti.

Tuttavia, la questione delle spese legali relative alle varie azioni legali ha messo in evidenza i rischi di violazione. Nella sua sentenza, il giudice Twomey ha scritto: «A questa Corte sembra in qualche modo perverso il fatto che una richiesta di risarcimento danni da parte dell’attore per un importo massimo di 260.000 euro, che ha portato a una condanna al pagamento di 35.000 euro di risarcimento, possa costare oltre 2 milioni di euro in spese legali e abbia quasi portato la società convenuta al fallimento, con il rischio di causare la perdita di posti di lavoro».

Ha accennato a qualche speranza per i titolari di marchi (e, in effetti, per tutte le parti in causa nei procedimenti civili) in merito alle spese legali, facendo riferimento alla «Revisione delle spese processuali civili: Relazione finale» redatta dal giudice Jackson nel Regno Unito. La revisione raccomanda l’introduzione di limiti e massimali per le azioni legali e le relative spese, al fine di evitare che difficoltà finanziarie ostacolino l’accesso alla giustizia o che spese sproporzionate rispetto all’azione causino un danno irreparabile.

Pensieri finali

Anche se questi sviluppi possono essere lontani nel tempo e hanno tempi e modalità nettamente diversi nelle varie giurisdizioni, le discussioni intorno a questi sviluppi sono motivo di ottimismo.

Nel frattempo, con l’avanzare della globalizzazione e l’aumento del numero di registrazioni di marchi, che generano un numero maggiore di problemi rispetto al passato, è più importante che mai effettuare una verifica approfondita della disponibilità dei marchi che si intende registrare!

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