Il ruolo dei marchi nel franchising

Preferisci il Big Mac™ o il Whopper™? Beh, con le giuste credenziali e un contratto di franchising, potresti gestire il tuo ristorante McDonald’s™ o Burger King™ e servire hamburger a volontà!

Il franchising è un accordo tra due parti che conferisce a una persona o a un gruppo di persone (l'affiliato) il diritto di commercializzare un prodotto o un servizio utilizzando il marchio e il logo di un'altra azienda (l'affiliante). Può essere un buon modo per avviare un'attività in proprio, pur operando con un marchio già affermato.

Gli affiliati pagano una quota iniziale per avviare l'attività e successivamente royalties mensili all'affiliante. In cambio, gli affilianti possono offrire un'ampia gamma di servizi agli affiliati. Oltre a fornire all'affiliato l'uso di marchi e loghi, forniscono anche un sistema completo di gestione dell'attività. Inoltre, assistono l'affiliato nelle fasi di avviamento, come l'ubicazione, la disposizione dei locali e il design degli interni, il reclutamento e la formazione del personale, i servizi di pubblicità e marketing e la fornitura dei prodotti.

Tipi comuni di franchising

Esistono molti esempi di franchising. E i più noti sono probabilmente i ristoranti fast food, marchi internazionali come Burger King e McDonald’s. Secondo Franchise Direct, quasi il 90% dei ristoranti Burger King è di proprietà di affiliati indipendenti e da questi gestito. McDonald’s offre una panoramica completa sul franchising sul proprio sito web e afferma che circa il 93% dei ristoranti McDonald’s in tutto il mondo è di proprietà di imprenditori locali indipendenti e da questi gestito.

Inoltre, oggi esiste un’ampia gamma di aziende in crescita in quasi tutti i settori commerciali che operano in regime di franchising. Tra queste figurano palestre, agenzie immobiliari, scuole di sport, servizi di cura degli animali domestici, parrucchieri, officine meccaniche e strutture sanitarie! Aziende come Clarks Shoes, Pitman Training, Snap Printing, O2 e Toni & Guy sono ulteriori esempi di noti marchi europei in franchising.

I franchisor e i loro marchi

In qualità di franchisor, il diritto legale principale che concedi ai tuoi affiliati è quello di utilizzare i tuoi marchi. Poiché l'affiliato riprodurrà il tuo modello di business, dovrà utilizzare i tuoi marchi e loghi per commercializzare e vendere i prodotti o i servizi con il tuo marchio.

In qualità di franchisor, dovrete informare chiaramente il vostro affiliato su come può o non può utilizzare i vostri marchi. È inoltre vostro obbligo assicurarvi che i vostri marchi siano registrati presso i necessari uffici marchi. La registrazione dei vostri marchi è di importanza fondamentale, poiché l'oggetto del vostro contratto di franchising con l'affiliato è il marchio stesso. Ne consegue che una forte protezione del marchio da parte di un franchisor vi darà maggiore potere negoziale e commerciale.

Come depositare e proteggere i propri marchi

Le procedure di registrazione dei marchi possono variare leggermente da un paese all’altro, ma hanno tutte un obiettivo comune: garantire al titolare il diritto di utilizzare il proprio segno, a condizione che esso sia distintivo e non descrittivo e che non crei alcun rischio di confusione con marchi di terzi già registrati. A seconda del territorio in cui si effettua la registrazione, la domanda può essere presentata, in genere, direttamente dal titolare del marchio o da un rappresentante designato (un avvocato specializzato in marchi).

In linea di massima, per una domanda di registrazione di marchio standard occorre prevedere un tempo di attesa di circa dieci mesi, a seconda del territorio. Tuttavia, secondo IP Watchdog, questo è il momento ideale per presentare una nuova domanda di registrazione di marchio negli Stati Uniti presso l’USPTO, poiché il volume delle domande è diminuito a causa del COVID-19 e ciò ha comportato tempi di elaborazione più rapidi da parte dell’ufficio.

Una volta registrato, dovrai continuare a proteggere il tuo marchio da eventuali violazioni da parte di terzi, in particolare dei concorrenti. Sii vigile e monitora il tuo marchio in ogni momento. Questo ti aiuterà a impedire a terzi di richiedere l'uso di marchi simili al tuo, il che indebolirebbe la forza del tuo marchio. Un servizio di monitoraggio specializzato può aiutarti in questo. Il servizio ExpertWatch di Corsearch monitora i tuoi marchi e slogan e ti avvisa automaticamente in caso di richieste di registrazione di marchi potenzialmente in conflitto. In questo modo, riduci al minimo il rischio di perdere potenziali violazioni del marchio e risparmi tempo ricevendo solo avvisi di monitoraggio rilevanti!

Contratto di franchising

Quando si tratta di franchising, per mantenere il controllo del marchio, la coerenza e la protezione della proprietà intellettuale sono previste delle tutele legali sotto forma di un contratto di franchising. Questo contratto protegge l'uso dei diritti di proprietà intellettuale, il modello di business e il marchio dei franchisor da un uso improprio. Inoltre, prevede un modello operativo, che fornisce una chiara panoramica delle operazioni quotidiane dell'azienda da utilizzare per l'affiliato.

Negli Stati Uniti, un documento di informazione sul franchising (FDD) deve essere offerto anche alle persone interessate all'acquisto di un franchising statunitense come parte del processo di due diligence pre-vendita. Si tratta di una comunicazione legale che contiene informazioni essenziali per i potenziali affiliati che si accingono a fare un investimento finanziario significativo.

La Commissione Federale per il Commercio ha redatto una Guida alla conformità alla normativa sul franchising per aiutare i franchisor a rispettare la normativa sul franchising modificata dalla Commissione Federale per il Commercio nella stesura dei propri contratti di franchising. (La normativa sul franchising originaria è entrata in vigore il 21 ottobre 1979 e la Commissione Federale per il Commercio ha approvato le modifiche alla normativa il 22 gennaio 2007).

Il punto 13 della Guida alla conformità alle norme sul franchising tratta i marchi commerciali e fornisce esempi per i franchisor; inoltre, disciplina la divulgazione delle informazioni relative ai marchi commerciali ai potenziali franchisee come segue:

"Richiede ai franchisor di rivelare se ciascuno dei suoi principali marchi è registrato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti ("PTO"), nonché le informazioni relative alla domanda, al rinnovo e ad altre informazioni correlate".

L'articolo 13 richiede anche la divulgazione di altre informazioni, tra cui: "l'esistenza di eventuali controversie in corso, transazioni, accordi o diritti superiori che possono limitare l'uso del marchio da parte dell'affiliato; e qualsiasi obbligo contrattuale dell'affiliante di proteggere il diritto dell'affiliato di utilizzare i marchi principali e di proteggere l'affiliato da reclami di violazione o concorrenza sleale".

Informatevi completamente

Indipendentemente dal territorio in cui si opera, qualsiasi accordo tra franchisor e franchisee sarà coperto da un contratto di franchising. Inoltre, entrambe le parti dovranno svolgere un'adeguata due diligence pre-vendita, con l'assistenza di un avvocato qualificato. Dovranno essere del tutto certi che questa sia la partnership giusta e la strada da percorrere per entrambe le aziende. Gli affiliati devono comprendere appieno la storia delle transazioni dei marchi dell'affiliante, con l'aiuto del loro avvocato, e scoprire quali marchi sono eventualmente pendenti, contestati, vulnerabili ad azioni di non utilizzo, ecc. Si tratta di un aspetto della massima importanza.

Licenze

Un altro metodo per concedere a terzi l'uso del vostro marchio o logo è la concessione di una licenza. Questo tipo di rapporto giuridico ha una portata più limitata rispetto al franchising e riguarda esclusivamente l'uso di un marchio. Anche una tecnologia o un brevetto possono essere concessi in licenza a terzi.

Un esempio ben noto di concessione di licenze di marchio si può osservare recandosi da Pizza Hut™ quando si soggiorna in un hotel Marriott. Secondo il *Handbook of Hospitality Marketing Management* e il suo curatore Haemoon Oh, Pizza Hut ha firmato un accordo di licenza con Marriott nel lontano 1989, che consentiva a Pizza Hut di gestire dei chioschi nelle hall degli hotel Marriott.

Quando un franchising non va secondo i piani

Come in tutti i rapporti commerciali, anche nei contratti di franchising non sempre tutto va secondo i piani. È consigliabile che entrambe le parti prevedano delle strategie di uscita, in caso di difficoltà, e si raccomanda sempre al franchisor di vigilare sui propri marchi prima, durante e dopo la risoluzione di qualsiasi contratto di franchising.

Ecco un estratto da un recente articolo pubblicato nell'agosto 2019 dalla rivista *The National Law Review* dal titolo«Non sentitevi in colpa per aver tutelato i vostri diritti di franchising e di marchio». L'articolo è stato scritto a quattro mani dal socio Jason B. Binford e dalla consulente legale Lisa Hemphill dello studio legale Foley and Lardner LLP:

«Se un affiliato viene meno ai propri obblighi o viola il contratto di franchising, l’affiliante deve intervenire per tutelare il proprio marchio, poiché esso rappresenta l’avviamento del franchising e costituisce il suo bene più prezioso. La mancata tutela del marchio e il fatto di consentire a un affiliato, il cui contratto è stato risolto, di continuare a utilizzarlo possono indebolire in modo significativo il marchio stesso e il valore della licenza di franchising».

L'articolo approfondisce la questione di cosa fare in caso di rottura di un rapporto di franchising e fornisce esempi di giurisprudenza statunitense in materia, qualora voleste saperne di più.

Primi passi verso il franchising

Effettuare la due diligence pre-vendita e garantire che siano state adottate le misure necessarie per la tutela della proprietà intellettuale e dei marchi registrati sono alcune delle fasi più importanti del processo di franchising. Corsearch assiste sia i franchisor che i franchisee (e i loro legali) in ogni fase del percorso!

I franchisee e i loro avvocati possono utilizzare la nostra piattaforma per effettuare una due diligence e ottenere una supervisione completa dello stato dei marchi in ogni territorio.

Se i potenziali franchisor hanno bisogno di mettere ordine nella propria situazione e presentare una domanda di registrazione del marchio, il loro consulente in materia di marchi può effettuare una ricerca preliminare di esclusione e una ricerca di disponibilità per qualsiasi marchio candidato e ottenere accesso immediato ai risultati della ricerca tramite la nostra piattaforma.

Inoltre, una volta registrato con successo un marchio, è possibile attivare un monitoraggio sul marchio tramite il servizio ExpertWatch: il titolare del marchio riceverà così avvisi automatici in caso di nuove domande di registrazione di marchi da parte di terzi che potrebbero costituire una violazione. Ciò consente al franchisor di continuare a tutelare costantemente la forza del proprio marchio per tutta la durata del contratto di franchising.

L'efficienza inizia con una ricerca preliminare sui marchi che ti fornisce rapidamente una selezione di marchi validi da sottoporre alla procedura di verifica della disponibilità. Inizia oggi stesso il tuo percorso nel mondo del franchising con il nostro potente strumento di selezione, ExaMatch.

DISCLAIMER:

*Il presente articolo è un articolo di opinione a scopo informativo redatto dall'autore. Le opinioni e i punti di vista espressi in questo articolo sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente la linea ufficiale o le posizioni di Corsearch o dei suoi clienti.

*I marchi e i loghi sopra indicati non sono affiliati a Corsearch né di sua proprietà, e vengono utilizzati esclusivamente a scopo illustrativo in quanto provengono da registri pubblici dei rispettivi uffici marchi.

*I marchi citati sono indicati solo a scopo informativo; l'elenco dei marchi non implica alcun rapporto con Corsearch o con le entità ad essa collegate.