I cinque principali sviluppi del diritto dei marchi nel 2019

Mentre ci lasciamo alle spalle l'ultimo mese di questo decennio turbolento, è affascinante ripensare agli sviluppi più significativi. Immaginate di tornare indietro nel tempo al 2010 e dire a qualcuno che nei dieci anni successivi il suo telefono avrebbe gestito quasi ogni aspetto della sua vita (e assorbito gran parte della sua attenzione)! Saremmo tutti ossessionati dai selfie e la fotocamera digitale sarebbe destinata all'estinzione. La Gran Bretagna avrebbe perso la testa e votato per uscire dal più grande blocco commerciale del mondo, e la star di The Apprentice Donald Trump sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti.

Vi avrebbero riso in faccia o vi avrebbero chiesto gentilmente se avevate bisogno di sdraiarvi.

Negli ultimi 12 mesi, il diritto dei marchi ha registrato sei sviluppi significativi.

1. Il Canada aderisce al Protocollo di Madrid

Nel 2019 il Canada ha riformato gran parte della propria legislazione in materia di marchi, entrata in vigore per la maggior parte il 17 giugno. Il Paese ha aderito a tre trattati dell’OMPI, ovvero il Protocollo di Madrid, l’Accordo di Nizza e il Trattato di Singapore. Ciò ha fatto seguito alla firma di uno storico accordo commerciale tra il Canada e l’Unione europea (UE) nel 2017.

Aderendo al sistema internazionale dei marchi e agli altri principali trattati in materia, le imprese canadesi hanno accesso a uno strumento più efficiente per proteggere i propri marchi in tutto il mondo. Questa scelta riduce inoltre i costi di fare impresa in Canada. È probabile che aumentino anche gli investimenti internazionali, poiché l’adesione al sistema di classificazione di Nizza riduce i rischi per i richiedenti stranieri di registrazione dei marchi.

2. È necessario un avvocato con licenza statunitense per i richiedenti con sede all'estero che presentano domanda all'USPTO.

Lo sviluppo più significativo nel diritto dei marchi statunitense di quest'anno è stato l'obbligo per tutti i richiedenti domiciliati all'estero di nominare un avvocato con licenza statunitense se vogliono depositare una domanda presso l'USPTO.

Secondo l'USPTO, questo requisito normativo, entrato in vigore ad agosto, si è reso necessario a causa del crescente numero di domande presentate in modo errato o addirittura fraudolente che l'ufficio riceveva.

La nuova politica ha tre obiettivi. A:

1. migliorare l'accuratezza delle domande di registrazione dei marchi,
2. aumentare la conformità alla legge federale sui marchi e
3. proteggere l'integrità del registro dei marchi statunitensi

Nota: sebbene gli avvocati canadesi siano riconosciuti come rappresentanti dei propri clienti, l’USPTO intratterrà rapporti solo con avvocati abilitati negli Stati Uniti.

3. Entra in vigore la nuova legge cinese sui marchi (il quarto emendamento)

Negli ultimi dieci anni la Cina ha subito un'ondata di marchi registrati in malafede e di "squatter" dei marchi. Nel tentativo di riportare l'ordine nel proprio registro, nell'aprile 2019 è entrata in vigore la legge sui marchi (quarta modifica).

Una novità significativa è la nuova disposizione aggiunta all'articolo 4 della legge sui marchi: «La registrazione di un marchio effettuata in malafede e senza intenzione di utilizzarlo deve essere respinta». Ciò consente agli esaminatori cinesi di respingere, già in fase di deposito, le domande di registrazione di marchi palesemente presentate in malafede.

Inoltre, l'Ufficio dei marchi può dichiarare nullo un marchio registrato in malafede. Inoltre, l'importo massimo del risarcimento punitivo in caso di violazioni "maliziosa e grave" dei diritti di marchio è stato notevolmente aumentato.

Il tempo ci dirà quanto saranno efficaci queste modifiche; ad esempio, il termine "senza intenzione di usare" non è definito nella legge. Tuttavia, la mossa del governo cinese di mettere in riga quello che finora è stato il selvaggio west del mondo dei marchi dimostra il suo impegno a rafforzare la sua posizione di luogo stabile per l'innovazione e gli investimenti.

4. La Malesia presenta la legge sui marchi 2019

La Malesia è un altro Paese che ha aderito al Protocollo di Madrid nel 2019. Ha approvato il Trademarks Bill 2019, che sostituisce la precedente legge di 43 anni fa.

Per la prima volta, i richiedenti in territorio malese potranno scegliere più classi quando depositano una domanda di marchio.

Il disegno di legge prevede (purché siano soddisfatte determinate condizioni) il riconoscimento dei marchi non tradizionali, quali la forma dei prodotti o del loro imballaggio, i suoni, i profumi, i colori, gli ologrammi, il posizionamento e la sequenza dei movimenti.

5. L'Unione europea armonizza i sistemi dei marchi

La Direttiva UE sui marchi 2015/2436 doveva essere attuata da tutti gli Stati membri entro gennaio 2019. I Paesi hanno ora tempo fino a gennaio 2023 per attuare i procedimenti di cancellazione amministrativa.

In pratica, l'attuazione della direttiva significa che i richiedenti non dovranno produrre una rappresentazione grafica (visiva) del loro marchio. Si potranno invece utilizzare formati elettronici, come MP3 o MP4. In questo modo è più facile mostrare con maggiore precisione i marchi che incorporano, ad esempio, movimenti o suoni.

Il divieto di registrazione, tradizionalmente applicato alle forme che svolgono una funzione puramente tecnica, conferiscono un valore aggiunto ai prodotti o derivano dalla natura dei prodotti stessi, si estende ora a qualsiasi caratteristica applicabile al prodotto in questione.

Un'altra novità è che una volta accettato dall'ente di registrazione del marchio, questo verrà pubblicato prima di essere registrato, per dare ad altri la possibilità di opporsi. Tuttavia, se il marchio dell'opponente è stato registrato per cinque o più anni senza essere utilizzato, l'opposizione può fallire.

Riassunto

Questi sono solo alcuni esempi dei cambiamenti avvenuti nel corso del 2019. Gli anni '20 porteranno senza dubbio cambiamenti ancora più significativi grazie al rapido progresso della tecnologia digitale. Dall'Internet delle cose (IoT) all'intelligenza artificiale, si prevede che le domande di registrazione dei marchi diventeranno più complesse e avranno un orientamento ancora più internazionale.

Come disse saggiamente Confucio (551–479 a.C.): «Studia il passato, se vuoi prevedere il futuro». Non vediamo l'ora di scoprire cosa riserva il 2020 alla comunità internazionale dei marchi!