Marchi immorali, scandalosi e denigratori

Sapevate che nel recente passato le categorie di marchi immorali, scandalosi o denigratori non potevano essere protette come marchi, anche dopo l'uso sul mercato?

A livello internazionale, la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ha rappresentato un importante sforzo di armonizzazione risalente al 1883. A tal proposito, l’articolo 6 quinquies B di tale trattato consentiva agli Stati firmatari di rifiutare la registrazione di un marchio qualora fosse «contrario al buon costume o all’ordine pubblico». Gli Stati firmatari hanno modificato le proprie leggi per adempiere agli obblighi previsti dal trattato e molti paesi hanno recepito tale disposizione nella propria legislazione nazionale.

Per decenni, la legislazione statunitense ha inoltre vietato la registrazione come marchio di segni denigratori, nonché di segni immorali o scandalosi. La recente causa Iancu contro Brunetti mette in luce il conflitto insito in questa tematica: ovvero la regolamentazione contro la libertà di espressione! Cosa dovrebbe essere considerato scandaloso e immorale, a prescindere dal punto di vista dell’ufficio di registrazione?

Marchi immorali e scandalosi

Il caso Iancu contro Brunetti, 139 S. Ct. 2294 – Nel 2019 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che le disposizioni del Lanham Act che vietano la registrazione di marchi di contenuto “immorale” o “scandaloso” sono incostituzionali, in quanto consentono all’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) di praticare una discriminazione basata sul punto di vista, violando la clausola sulla libertà di parola del Primo Emendamento. Il caso Iancu contro Brunetti riguarda la valutazione del criterio di scandalosità e immoralità del Lanham Act – la parola in questione in questo caso è FUCT.

Questo articolo contiene una nota sulla recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nella causa Iancu contro Brunetti.

La legge

La sezione 2(a) del Lanham Act vieta la registrazione di marchi che «consistano in o comprendano elementi immorali, ingannevoli o scandalosi; oppure elementi che possano denigrare o suggerire falsamente un legame con persone, viventi o defunte, istituzioni, credenze o simboli nazionali, o che possano esporli al disprezzo o al discredito…».

Dati su FUCT

Nel 1990, Erik Brunetti e il suo socio fondarono a Los Angeles, in California, un marchio di abbigliamento streetwear con il nome FUCT, acronimo di «Friends U Can’t Trust». Brunetti riteneva che la somiglianza fonetica del nome con quella parolaccia, che si scrive in modo simile, fosse fonte di confusione… ma anche divertente!

A vent'anni dal lancio della linea di abbigliamento, il fatto che alcuni prodotti FUCT venissero venduti online da soggetti diversi da Brunetti lo ha spinto a depositare il marchio FUCT presso l'USPTO. Il testo integrale della memoria è disponibile qui.

Il marchio è stato rifiutato in quanto foneticamente simile a una parola volgare ben nota, che era stata chiaramente definita come termine «scandaloso» ai sensi della Sezione 2(a) del Lanham Act. La decisione dell’USPTO è stata confermata dalla Commissione per i ricorsi in materia di marchi (TTAB) nel 2014.

Marchi denigratori

Brunetti ha presentato ricorso alla Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale. Prima che venissero ascoltate le argomentazioni orali, la Corte Suprema si è pronunciata sulla causa Matal contro Tam, 582 U.S. ___ (2017). Il caso Tam riguardava una rock band asiatico-americana chiamata "The Slants". Nel 2010 il gruppo aveva presentato domanda di registrazione del marchio per proteggere il nome della band, ma l'USPTO aveva respinto la domanda in quanto ritenuta denigratoria nei confronti delle persone di origine asiatica e quindi in violazione della sezione 2(a). In una decisione confermata dalla Corte Suprema, il Circuito Federale ha stabilito che la clausola sulla libertà di parola del Primo Emendamento rendeva incostituzionale la clausola sulla denigrazione.

Il Circuito Federale che ha deciso sul caso Brunetti ha seguito Tam, affermando che i marchi sono un discorso privato piuttosto che governativo, non avendo un punto di vista su alcun tipo di discriminazione.

La sentenza della Corte Suprema

Con una decisione a maggioranza di 6-3, scritta da Elena Kagan, la Corte Suprema ha confermato la decisione del Circuito Federale. La Corte ha dichiarato che l'USPTO deve operare una "discriminazione dei punti di vista" per accertare se le richieste di marchio rientrano nelle vaghe definizioni di "immorale" o "scandaloso". Poiché l'USPTO è un ente governativo, ciò costituirebbe una violazione dei diritti del Primo Emendamento; pertanto, il Lanham Act, sezione 2 (a), è incostituzionale.

"In un momento in cui la libertà di parola è sotto attacco, è particolarmente importante che questa Corte rimanga ferma sul principio che il Primo Emendamento non tollera la discriminazione dei punti di vista".

Anche il giudice Alito ha scritto un'opinione di maggioranza, affermando che la definizione legale di "immorale" e "scandaloso" è vaga; tuttavia, il Congresso ha il potere di cambiarla.

Ha dichiarato:

"Una legge che vieta i discorsi ritenuti 'immorali' o 'scandalosi' dai funzionari governativi può essere facilmente sfruttata per fini illegittimi".

È stato inoltre sottolineato che l'USPTO ha storicamente registrato un'incoerenza nella registrazione di marchi provocatori, concedendo la registrazione ad alcuni e negando lo stesso trattamento ad altri, apparentemente in modo casuale.

Nelle opinioni dissenzienti, redatte dal presidente della Corte Suprema Roberts e dai giudici Breyer e Sotomayor, è stato convenuto che l’interpretazione del termine «immorale» fosse complessa, ma che lo stesso non valesse per il termine «scandaloso». Essi hanno inoltre sostenuto che l’USPTO non avrebbe commesso una «discriminazione basata sul punto di vista» nel decidere se un marchio fosse o meno «scandaloso».

"L'adozione di un'interpretazione restrittiva della parola "scandaloso" - interpretandola per regolamentare solo l'oscenità, la volgarità e la profanità - la salverebbe dall'incostituzionalità. Opportunamente ristretto, il termine "scandaloso" è una forma di discriminazione contenutistica neutrale dal punto di vista del punto di vista che è ammissibile nel tipo di programma governativo discrezionale o di forum limitato tipico del sistema di registrazione dei marchi".

Commento

Questa decisione, letta insieme a Tam, considera la Sezione 2(a) del Lanham Act incostituzionale dal punto di vista della Corte Suprema, con l'attuale prassi dell'Ufficio. Spetta ora al Congresso legiferare su un significato univoco delle parole "immorale" o "scandaloso" applicate ai marchi, se vuole impedire la registrazione di marchi come FUCT.

Pensieri finali

Nel maggio 2019 (poco prima della sentenza della Corte Suprema), Brunetti è stato intervistato dalla rivista online dedicata allo skateboard e alla cultura Jenkem, che gli ha chiesto in che modo l'esito del caso avrebbe influito sul suo marchio. Egli ha dichiarato:

"Se vincerò la causa - il verdetto arriverà a giugno - sarò in grado di bloccare l'enorme quantità di contrabbando che si sta verificando da anni. Questo mi permetterà anche di vendere il marchio, se lo deciderò".

Il suo desiderio si è avverato.

Secondo il nostro strumento di verifica preliminare dei marchi ExaMatch™, al momento della stesura del presente documento il titolare Brunetti ha presentato all’USPTO tre domande di registrazione di marchio valide e sette in corso di esame che contengono il testo del marchio «FUCT» per le classi di Nizza 9, 14, 18, 25 e 35. Ha inoltre una domanda di registrazione in corso presso l’UIBM italiano nella classe 25.

I primi dieci prodotti appartengono tutti alla classe 25 di Nizza (Abbigliamento), con la voce «Calzature» al primo posto (presente in sei domande), seguita da «Maglioni», «Camicie», «Pantaloni», «Cappellini [copricapi]», «Canotte» e «Giacche» (tutte presenti in cinque domande).

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