Il caso Sky contro SkyKick e il suo significato per i marchi: Una prospettiva IP

Il caso Sky contro SkyKick, che ha ricevuto la tanto attesa sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nel gennaio 2020, è stato definito "il caso di marchio UE più importante del decennio". Mentre i professionisti della proprietà intellettuale hanno analizzato l'importanza della sentenza dal punto di vista dei precedenti, l'importanza del caso per i marchi e per coloro che lavorano nel settore della protezione dei marchi è stata meno discussa.

Cosa significa per le aziende il caso Sky contro SkyKick e quale impatto potrebbe avere sulle iniziative di protezione del marchio? Uno degli analisti di Pointer Brand Protection, Roberto Gabriel Nieto, ha seguito il caso e qui espone le sue considerazioni sul risultato.

Introduzione
Dopo un lungo ritardo, la recente sentenza Sky Plc e altri contro SkyKick UK Limited (C-371/18) ha diradato gran parte delle nubi oscure che gravavano sui titolari di marchi dell'UE e del Regno Unito. La risoluzione del caso a livello di UE ha portato un cielo più sereno (si fa per dire) non solo per la nota società di radiodiffusione britannica, ma per tutte le aziende che seguono una strategia di marchio altrettanto ampia, che prevede la copertura di una vasta gamma di prodotti e servizi nelle loro domande di registrazione di nuovi marchi.

Sky v. SkyKick Contesto del caso
Nel 2018 l'emittente britannica Sky Plc (Sky) ha citato in giudizio la società di software SkyKick UK e SkyKick Inc (SKYKICK) per violazione di marchio, sostenendo che quattro dei suoi marchi dell'UE e un marchio del Regno Unito erano stati violati. La denuncia si basava sui diritti di Sky sul marchio denominativo SKY, oggetto di numerose registrazioni nel Regno Unito in diverse classi. Inoltre, nel corso della causa è stata prestata molta attenzione al significato di "software per computer" nella classe 9 e di "servizi di telecomunicazione" nella classe 38. In risposta, SKYKICK ha presentato una domanda riconvenzionale e ha richiesto una dichiarazione di nullità per i marchi di Sky sulla base del fatto che:

(i) alcuni termini utilizzati per specificare i prodotti e i servizi coperti dai marchi mancavano di chiarezza e precisione, e

(ii) la Sky ha agito in malafede, poiché non aveva intenzione di utilizzare il marchio in relazione a tutti i prodotti e servizi coperti dalle loro registrazioni (ad esempio, apparecchi per l'estinzione degli incendi).

Sky contro SkyKick presso la High Court
Il giudice della causa originale presso la High Court, Lord Justice Arnold, ha respinto alcune delle richieste di Sky, ritenendo che SKYKICK fosse sufficientemente simile in relazione ad alcune classi, in modo da confondere i clienti e far loro credere che le due società fossero collegate o che i prodotti/servizi provenissero da un'unica fonte. Tuttavia, ha anche ritenuto che la registrazione da parte di Sky del marchio SKY per "software per computer" fosse troppo ampia. Lord Justice Arnold ha rinviato il caso alla CGUE affinché decida se termini generici come "software per computer" siano così imprecisi da costituire una base per la decadenza, e se la registrazione di marchi UE in categorie in cui non vi è l'intenzione di utilizzarli possa portare all'invalidazione.

L'importanza della causa Sky contro SkyKick per i marchi
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che: un marchio dell'Unione europea o nazionale non può essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo sulla base del fatto che i termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi manchino di chiarezza e precisione.

Questo primo punto è importante per i titolari di marchi perché la CGUE ha riconosciuto, sulla base della Direttiva sui marchi 89/104 e del Regolamento 40/94, che i marchi nazionali o dell'UE non possono essere invalidati sulla base del fatto che l'uso di termini generici o ampi per designare i prodotti e i servizi coperti dai marchi manca di chiarezza e precisione.

Nel caso di Sky, ad esempio, il marchio denominativo SKY rimane valido nella classe "software per computer" nonostante l'ampiezza del significato o della categoria di prodotti. Questa era una grande preoccupazione per i marchi, soprattutto per le grandi aziende con portafogli di proprietà intellettuale complessi, e significa che ora possono continuare a coprire una gamma estremamente ampia di prodotti e servizi che possono rientrare nei loro piani futuri, oltre che nella struttura e nell'assetto aziendale attuale.

Si tratta di un punto importante anche in termini di protezione del marchio, perché questa decisione significa anche che non ci sarà un'improvvisa ondata di azioni di nullità proposte dai concorrenti (sia diretti che indiretti) utilizzando l'argomento della malafede. Se la CGUE avesse deciso che l'invalidazione era una risposta ragionevole a un ampio deposito di marchi, ciò avrebbe potuto provocare un'ondata di azioni di invalidazione. Se i marchi fossero stati revocati in questi casi (prima del periodo di tolleranza di cinque anni per il mancato utilizzo), ciò avrebbe potuto limitare la capacità dei marchi di monitorare e far valere le proprie ragioni contro le violazioni della proprietà intellettuale. La recente decisione significa che gli sforzi di protezione del marchio possono continuare in linea con lo status quo.

Una lezione fondamentale che è emersa dal caso è stata:

1. Una domanda di registrazione di marchio presentata senza alcuna intenzione di utilizzare il marchio in relazione a
ai prodotti e ai servizi oggetto della domanda costituisce malafede solo nei
seguenti due casi. In primo luogo, se il richiedente avesse avuto l’intenzione di ledere, in modo
incompatibile con le pratiche leali, gli interessi di terzi. In secondo luogo, se il
richiedente ha cercato di ottenere, senza nemmeno prendere di mira un terzo, un diritto esclusivo su un
termine che non è tutelabile come marchio o non rientra nell’ambito dei prodotti/servizi generali indicati
(cioè per stabilire un monopolio commerciale).

Commenti finali
In definitiva, la CGUE non ha fornito alcuna motivazione dettagliata in relazione all'ampia portata di termini come "software per computer". Sebbene non abbia delineato in modo approfondito il significato di questo particolare termine, né se tali termini possano potenzialmente conferire al titolare di un marchio un monopolio su un'ampia gamma di prodotti compresi in questa voce di classe, ha portato un importante sollievo ai titolari di marchi che ora sanno che i loro marchi non possono ancora essere invalidati per aver depositato termini troppo ampi o imprecisi nelle loro registrazioni.

In questo senso, la CGUE sembra riconoscere l'importanza di consentire ai titolari di marchi di espandere e far crescere la propria attività al di là di quei prodotti e servizi che possono o meno essere presi in considerazione al momento del deposito. Ciò significa che, almeno per ora, è possibile effettuare nuove registrazioni che prevedano un ampio portafoglio e una crescita futura: uno sviluppo importante che sostiene l'imprenditorialità e la crescita economica.

Sarà comunque interessante vedere come l'EUIPO e gli uffici marchi nazionali tratteranno questa sentenza; se l'esame delle nuove domande di marchio richiederà che i termini utilizzati dal richiedente siano sufficientemente chiari e precisi per consentire agli uffici e ai terzi di comprendere l'ambito di protezione dei loro marchi.

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