I marchi non registrati nel mondo commerciale

Indipendentemente dalla regione in cui opera la vostra azienda, i vantaggi derivanti dalla registrazione di un marchio per il vostro brand sono innumerevoli. Tuttavia, l’uso non registrato dei nomi di marca è ancora diffuso e, in alcuni casi, vi sono valide ragioni commerciali per agire in tal modo. Nei casi in cui il vostro prodotto sia destinato ad avere un ciclo di vita breve, ad esempio, i costi e gli oneri amministrativi legati alla richiesta di registrazione di un marchio per un prodotto che potrebbe non essere più in uso al momento del completamento del processo di registrazione non rappresentano una prospettiva praticabile. In questo esempio, è comunque fortemente raccomandabile effettuare una verifica preliminare per assicurarsi di non incorrere in difficoltà durante la breve vita del vostro prodotto.

Come nasce un marchio non registrato?

L'utilizzo di un marchio non registrato può verificarsi in diversi modi. Nell'esempio sopra riportato, il marchio sarebbe stato autorizzato all'uso ma non registrato intenzionalmente, poiché la registrazione stessa avrebbe superato di gran lunga la durata prevista del prodotto. Esistono anche casi in cui un marchio è stato registrato ma la registrazione è scaduta a causa della mancata proroga nei tempi previsti, sebbene sia ancora in uso da parte dell'azienda che lo aveva precedentemente registrato. Sebbene la registrazione sia scaduta, l'azienda che continua a utilizzarlo avrebbe diritti sostanziali sul nome ed è un aspetto da tenere presente quando si incontrano nomi scaduti nella ricerca di verifica della disponibilità.

Per quanto riguarda i marchi utilizzati ma mai registrati, si riscontrano ancora diverse situazioni. Ci sono casi in cui è stata effettuata una ricerca approfondita di disponibilità, ma non è mai stata richiesta la registrazione (e casi in cui si è proceduto all’uso senza nemmeno una ricerca di disponibilità minima — una strategia universalmente considerata estremamente rischiosa!), e casi in cui si è tentata la registrazione ma la domanda è stata respinta a causa del rischio di confusione con un marchio esistente e si è continuato a utilizzare il marchio indipendentemente dall’esito. Potrebbero esserci persino aziende che hanno presentato ricorso contro la decisione dell’Ufficio della proprietà intellettuale (IPO) competente e, dopo aver perso il ricorso, hanno continuato a utilizzare il marchio scelto.

Acque infestate dagli squali

È opportuno tenere presenti tutte queste strategie adottate dalle aziende nella creazione e nell'utilizzo dei nomi commerciali e dei marchi sia durante le procedure di verifica della disponibilità che durante quelle di monitoraggio. Si tratta di nomi commerciali in uso ma non registrati, che potrebbero impedire la registrazione del nuovo marchio proposto o violare quello esistente, e che possono risultare in qualche modo più difficili da individuare rispetto ai marchi registrati.

Si tratta di acque infestate dagli squali, dove molti pericoli attendono chi non sta in guardia. Da notare sono le strategie adottate da coloro che tentano di registrare un nuovo marchio, subiscono un rifiuto per rischio di confusione e continuano comunque a utilizzare il marchio per i propri prodotti o servizi.

Controversie sui marchi

La domanda è: in caso di controversia relativa all'uso di tale marchio, quanto peso avrà il tribunale nel rifiutare il rischio di confusione da parte dell'IPO nazionale? Come spesso accade, la risposta è.... dipende!

Negli Stati Uniti esistono diversi distretti giudiziari e non esiste una risposta univoca valida per tutti. Il concetto di «preclusione della questione» si applica in alcuni di essi, ma non in tutti. La preclusione della questione (talvolta ancora denominata "collateral estoppel" in diverse regioni) significa che, qualora una determinata questione di fatto sia stata decisa in un precedente procedimento giudiziario, essa non può essere riaperta come questione in un nuovo procedimento giudiziario. Pertanto, se il giudice nel caso X decide, sulla base delle prove fornite, che il cielo è blu nonostante la vostra affermazione che sia rosso, non potete avanzare l'argomento che il cielo è rosso in un caso diverso e successivo.

Rifiuto dell'USPTO

Qualora sia stato presentato ricorso contro un rifiuto dell’USPTO e tale rifiuto sia stato confermato, il principio della preclusione impedirebbe di sostenere che non sussista alcun rischio di confusione tra i due marchi in questione. Ciò crea alcune difficoltà nel difendere l’uso del marchio. Ma che dire del rifiuto emanato dall’USPTO stesso? Le opinioni sono contrastanti: alcuni distretti giudiziari ritengono che il rifiuto dell’USPTO soddisfi di per sé i criteri per la preclusione, mentre altri non lo ritengono tale. Più in generale, vi è un'ampia varietà di opinioni su come questa questione venga vista e gestita.

Pensieri finali

In definitiva, è necessario comprendere chiaramente che l'uso non registrato di un marchio è, in quasi tutti i casi, intrinsecamente meno sicuro dell'uso di un marchio registrato. L'entità del pericolo per l'azienda dipende dalle strategie e dalle decisioni adottate. Lo sviluppo precoce, ben consigliato e ponderato di una strategia di branding e di marchio da parte di aziende di tutte le dimensioni è fortemente raccomandato!

L'efficienza inizia con una solida ricerca sui marchi, che fornisce rapidamente candidati forti per il marchio da portare avanti fino all'autorizzazione.

Dedicate il vostro tempo ai nomi che contano e non a quelli che non contano.

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