Quattro considerazioni prima di acquistare un marchio morto

Trovare i marchi ideali per la propria attività può essere un'impresa estenuante.

In un ambiente in rapida evoluzione e altamente competitivo, le opportunità di ottenere i marchi desiderati senza creare un rischio di confusione con un marchio esistente si riducono costantemente.

Quando si trova un marchio che piace, può sembrare un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. I problemi iniziano quando questi marchi perfettamente abbinati sono morti o abbandonati.

Dare vita a un marchio morto

L'USPTO definisce un marchio inattivo come:

Lo status di "morto" o "abbandonato" di una domanda di marchio significa che quella specifica domanda non è più in corso di lavorazione presso l'USPTO e non può essere utilizzata come impedimento al deposito".

Sebbene sia possibile registrare un marchio morto, altri potenziali problemi possono rendere il rischio non conveniente. Tra questi, il rischio di confusione e/o la penalizzazione in base ai diritti di common law. Per valutarne il valore, è necessario considerare le seguenti domande:

1. Da quanto tempo è abbandonato?

Se il marchio è stato abbandonato da tre a cinque anni, è probabile che siate al sicuro. Questo è l'arco di tempo in cui l'USPTO richiede che i marchi siano mantenuti, il che significa che se non sono stati depositati i documenti necessari, il marchio è potenzialmente in palio.

Il rischio deriva dal Lanham Act.

Grazie a questa legge, un marchio non è abbandonato finché non viene interrotto senza l'intenzione di riprendere l'uso. Anche se l'USPTO non registrerà il marchio nel proprio registro come attivo perché la documentazione non è stata depositata, ciò non significa che il marchio non sia ancora utilizzato da un'azienda che ha un motivo accettabile per non mantenerlo nel registro.

Se un marchio non viene utilizzato per tre anni, viene considerato abbandonato al valore nominale, a meno che il titolare non possa dimostrare il contrario. È qui che sorge il rischio.

Se riesci a dimostrare in tribunale che il proprietario originario non aveva alcuna intenzione di continuare a utilizzarlo, allora fai pure. Tieni presente, tuttavia, che la natura soggettiva della procedura ti creerà dei problemi se il precedente proprietario dovesse opporre resistenza.

Se siete decisi a utilizzare il marchio, contattate il precedente richiedente e chiedetegli il permesso prima di procedere. Può essere difficile rintracciarlo e ottenere una risposta, ma è meglio di futuri problemi legali per la vostra azienda.

2. Come è morto?

Molti marchi muoiono perché non vengono mantenuti dopo il fallimento o la chiusura di un'azienda. Il modo in cui è morto è importante da notare perché potrebbe esserci una ragione nascosta che potrebbe danneggiarvi nel lungo periodo.

Se il marchio è morto a causa di un deposito incompleto, potrebbe essere ancora in uso nel commercio in base ai diritti di common law. Ad esempio, supponiamo che Star Wars non sia stata mantenuta correttamente. I loro prodotti sono ancora sul mercato e sono considerati parte di un marchio. Se un'azienda cercasse di registrare "Star Wars", potrebbe essere citata in giudizio per il rischio di confusione, anche se il marchio è morto.

Un altro problema potenziale è la cosiddetta "genericità". Si tratta di quando un marchio diventa popolarmente noto al pubblico e sostituisce il vero nome del prodotto.

Ad esempio, un tempo "trampolino" era un prodotto di marca. Oggi si riferisce a tutti i prodotti simili, non a un singolo prodotto di un'azienda specifica. In questo caso, non sarà possibile registrare il marchio senza incorrere in problemi legali.

Anche in questo caso, se il marchio è morto a causa di una mancata manutenzione, il registrante potrebbe ancora avere l'intenzione di utilizzarlo, quindi è meglio scegliere la prudenza.

3. Viene ancora utilizzato?

Un compito spesso trascurato è quello di verificare se un marchio viene utilizzato o meno.

Oltre alla consueta ricerca online, verifica in quali altri paesi è stato utilizzato il marchio. È possibile che un'azienda abbia lasciato scadere il proprio marchio negli Stati Uniti in seguito al trasferimento in Canada, ma che intenda comunque registrarlo nuovamente.

A tal fine, verifica i diritti. Controlla siti web, nomi commerciali, marchi e prodotti. È necessario verificare tutto ciò che potrebbe recare il marchio.

Se il marchio viene utilizzato ma in una classe diversa da quella in cui si intende registrarlo, si può comunque incorrere in un rischio di confusione e perdere il marchio.

Prima di utilizzare marchi non più validi, effettua una ricerca approfondita tramite il Sistema elettronico di ricerca dei marchi (TESS) dell'USPTO. Molti altri sistemi di ricerca non includono i marchi non più validi nei propri elenchi, il che può comportare rischi per la tua attività.

Per una ricerca più sicura, prova le nostre soluzioni complete di ricerca online dei marchi, sia in modalità self-service che gestite da esperti. Ti richiederà pochissimo tempo e ti garantirà l'accesso a un rapporto più completo.

4. Quanto vale davvero per voi?

Infine, dovete determinare il valore effettivo del marchio per voi.

È essenziale utilizzare quel marchio specifico o esiste un'alternativa su cui basare il vostro piano di marketing? Il vantaggio deve essere superiore alla perdita potenziale, a meno che non vogliate giocare d'azzardo.

Nel caso in cui vi sia sfuggito qualcosa nella vostra ricerca, siete pronti a essere portati in tribunale? Utilizzando un marchio morto, correte il rischio di una violazione del marchio, perdendo denaro e potenzialmente la vostra attività.

Data l'importanza della posta in gioco, Corsearch è consapevole della necessità di fornire informazioni di ricerca complete che consentano di risparmiare tempo, ridurre il rumore di fondo e garantire la sicurezza. I nostri analisti di ricerca altamente qualificati (con una media di 10 anni di esperienza) collaborano con voi per comprendere le vostre esigenze e fornirvi poi rapporti di ricerca personalizzati, basati su strategie avanzate di ricerca e filtraggio per rilevanza.

La piattaforma Corsearch ti offre quindi un ecosistema che ti consente di collaborare, revisionare e personalizzare i report in base alle tue esigenze.

Per saperne di più

DISCLAIMER:

*Il presente articolo è un articolo di opinione a scopo informativo redatto dall'autore. Le opinioni e i punti di vista espressi in questo articolo sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente la linea ufficiale o le posizioni di Corsearch o dei suoi clienti.

*I marchi e i loghi sopra indicati non sono affiliati a Corsearch né di sua proprietà, e vengono utilizzati esclusivamente a scopo illustrativo in quanto provengono da registri pubblici dei rispettivi uffici marchi.

*I marchi citati sono indicati solo a scopo informativo; l'elenco dei marchi non implica alcun rapporto con Corsearch o con le entità ad essa collegate.