Casi recenti di violazione di marchio che potrebbero esservi sfuggiti nel 2018/19

Negli ultimi dodici mesi sono balzate agli onori della cronaca alcune importanti controversie in materia di marchi. Nell'aprile 2019, gli avvocati di Erik Brunetti, proprietario del popolare marchio FUCT®, hanno contestato le disposizioni della legge federale che consentono di rifiutare la protezione del marchio a "argomenti immorali o scandalosi". Brunetti ritiene che siano stati violati i diritti del Primo Emendamento. E vista la decisione nella causa Matel v Tam 582 U.S. ___ (2017), potrebbe avere buone probabilità di successo.

Altri casi di violazione di marchio forniscono precedenti e lezioni preziose in materia di diritto dei marchi, anche se non occupano le prime pagine dei giornali. Di seguito sono riportati i riassunti di due casi del Regno Unito e di due casi americani, che dimostrano l'importanza di effettuare ricerche corrette sui marchi e di fare i compiti a casa prima di presentare una domanda di marchio.

Regno Unito

Luen Fat Metal and Plastic Manufactory Limited contro Jacobs & Turner Limited t/a Trespass [2019] EWHC 118

Luen Fat Metal era titolare dei marchi britannici FUNTIME™, FUN TIME™ e FUN-TIME™ e del marchio dell’Unione europea FUNTIME™, tutti registrati per giochi, giocattoli e giochi elettronici nella classe 28. Jacobs & Turner aveva utilizzato sui propri prodotti un logo contenente tre stelle e la dicitura FUN TIME TOYS, insieme al proprio segno TRESPASS®.

Leun Fat Metal, un’entità con sede a Hong Kong, ha sostenuto che Jacobs Turner avesse violato l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del Trade Marks Act 1994 e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento 2017/1001 utilizzando il marchio FUN TIME in relazione a prodotti identici a quelli per i quali i marchi erano stati registrati, dando così adito a un rischio di confusione. La ricorrente ha inoltre affermato che l'uso di FUN TIME da parte della convenuta, senza giusta causa, ha sfruttato o danneggiato la reputazione dei marchi, in violazione dell'art. 10, comma 3. Jacobs & Turner ha negato la violazione del marchio, affermando che la presenza del proprio segno TRESPASS sugli stessi prodotti impediva qualsiasi rischio di confusione. Ha sostenuto che i marchi dovessero essere dichiarati nulli in quanto privi di carattere distintivo, in violazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), e/o descrittivi, in violazione dell’art. 3, comma 1, lett. c).

Il Tribunale non ha condiviso le argomentazioni di Jacob & Turner e ha dato ragione all’attore. Il giudice Douglas Campbell QC ha stabilito che il marchio «FUNTIME» di Luen Fat Metal possiede un carattere distintivo intrinseco e che l’uso di «FUNTIME» da parte di Trespass sarebbe considerato come un marchio da un consumatore medio. Ha osservato che il marchio sulla confezione dei giocattoli Trespass “viene presentato al consumatore più o meno allo stesso modo in cui viene presentato TRESPASS, ovvero come qualcosa di diverso dal nome del prodotto … e come indicazione di chi lo fornisce.”

Commento

Questo caso dimostra che l'aggiunta di una parola o di un simbolo in più difficilmente può confutare un'obiezione se un marchio simile viene utilizzato su prodotti identici per i quali è già stato registrato un marchio.

Mariage Frères Sa contro TWG Tea Company PTE Ltd

Mariage Frères Sa ha cercato di registrare SAKURA SAKURA!™ come marchio nel Regno Unito per prodotti della classe 29 (conserve) e della classe 30 (tè, infusi non medicinali, altre bevande e prodotti alimentari).

TWG si è opposta sostenendo che il termine «sakura» fosse inteso come riferimento al tè ai fiori di ciliegio. Il funzionario incaricato dell’udienza presso l’UKIPO ha riconosciuto che «sakura» significava «fiori di ciliegio», ma ha ritenuto che la ripetizione e il punto esclamativo presenti in SAKURA SAKURA! conferissero un certo carattere distintivo che andava oltre il semplice fatto di essere una frase o una parola che designava una caratteristica dei prodotti. Pertanto, il marchio non è stato escluso dalla registrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) o c), del Trade Marks Act 1994 (la Legge). Ha riscontrato una mancanza di prove che dimostrassero che il marchio contestato SAKURA SAKURA! fosse consuetudinario nel linguaggio corrente, o nelle pratiche commerciali consolidate e in buona fede, per designare i prodotti richiesti, in modo da escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’art. 3(1)(d) della Legge.

Il funzionario incaricato dell'udienza ha ritenuto che sussistesse un rischio sufficientemente grave che il pubblico, nutrendo la legittima aspettativa che i prodotti fossero aromatizzati con fiori di ciliegio e/o li contenessero, potesse essere indotto in errore qualora SAKURA SAKURA! fosse registrato e utilizzato in relazione a tè, bevande a base di tè e infusi non medicinali ai sensi dell’art. 3, par. 3, lett. b), ma che tale obiezione potesse essere superata inserendo nella designazione della Classe 30 l’indicazione che i prodotti erano «tutti realizzati o aromatizzati con fiori di ciliegio o contenenti fiori di ciliegio». Mariage Frères Sa è stata autorizzata ad apportare tale modifica. Il funzionario incaricato dell'udienza, avendo ritenuto che il convenuto avesse sostanzialmente avuto successo nel respingere l'opposizione di TWG, ha ordinato a TWG di pagare 2.000 sterline a titolo di spese sostenute da Mariage Frères Sa.

In appello, l’opposizione al marchio SAKURA SAKURA! è stata accolta. È stato ritenuto inusuale che il funzionario incaricato dell’udienza, dopo aver stabilito che il termine «sakura» fosse utilizzato in ambito commerciale per descrivere una caratteristica specifica del tè e delle tisane, abbia concluso che la ripetizione del termine fosse sufficiente a escludere il marchio dall’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Un marchio deve essere valutato nel suo complesso sia dal punto di vista visivo che fonetico, e il punto esclamativo potrebbe andare perso in futuro, riducendo in parte il carattere distintivo del marchio.

Commento

Per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio SAKURA SAKURA! ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è stato stabilito che i richiedenti dovevano valutare se il marchio sarebbe stato percepito dal pubblico di riferimento come neutro o specifico in termini di origine in relazione ai prodotti in questione. Il funzionario incaricato dell’udienza non si era posto tale domanda, respingendo invece l’obiezione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sulla base di quelle che egli riteneva essere una prosecuzione delle argomentazioni del ricorrente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c). In realtà, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe essere valutato separatamente in quanto costituisce un motivo più ampio di opposizione a un marchio.

Il funzionario incaricato dell’udienza avrebbe inoltre dovuto ritenere che, poiché il marchio «SAKURA SAKURA!» sarebbe stato percepito dal consumatore medio, in relazione al tè e alle tisane, come un’enfasi sulla parola «sakura» in modo non specifico per l’origine, esso fornisse solo informazioni sulla natura dei prodotti e non costituisse un’indicazione di origine. Il marchio era contestabile per tali prodotti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), qualora non vi fosse alcuna distinzione derivante dall’uso del prodotto.

Quando si effettua una ricerca sui marchi, è necessario considerare questi fattori per evitare obiezioni.

Stati Uniti

Viacom International Inc. contro IJR Capital Investments, LLC, numero di causa 17-20334

Nel maggio 2018, la Corte d'Appello del Quinto Circuito ha stabilito che il progetto di aprire un ristorante denominato «Krusty Krab» — lo stesso nome di un ristorante di hamburger immaginario presente nel cartone animato di Nickelodeon «SpongeBob Squarepants» — avrebbe violato i diritti di marchio della Viacom.

La Corte ha respinto la tesi di IJR Capital Investments secondo cui il «Krusty Krab» fosse «solo un ristorante dei cartoni animati».

«I dati dimostrano chiaramente che il Krusty Krab è un elemento centrale della serie televisiva e dei film di “SpongeBob SquarePants”; negli ultimi 18 anni il Krusty Krab è stato costantemente raffigurato nella pubblicità e nella promozione del franchise ed è utilizzato nella vendita dei prodotti.»

Commento

Si tratta di un caso insolito, poiché riguarda marchi derivati da un mondo immaginario. La Corte ha fatto riferimento ad altri marchi protetti di questo tipo, quali «The Daily Planet» (Superman) e «General Lee» (Hazzard). È stato stabilito che la tutela di tali marchi è fondamentale nel settore dell’intrattenimento. Pertanto, è opportuno estendere le ricerche sui marchi di questo tipo anche al mondo «immaginario».

Real Foods Pty Ltd. v. Frito-Lay North Am., Inc., Case Nos. 17-1959, -2009 (Fed. Cir. 4 ott. 2018) (Wallach)

Nell'ottobre 2018, un tribunale ha stabilito che i termini "Corn Thins" e "Rice Thins" sono troppo descrittivi per essere registrati come marchi federali.

I termini "che sono meramente descrittivi non possono essere registrati nel registro principale a meno che non acquisiscano un carattere distintivo", che è il "significato secondario" ai sensi del 15 U.S.C. § 1052(f).

Commento

Come evitare che la propria domanda di registrazione del marchio venga respinta dall’USPTO perché troppo descrittiva? Chiedetevi: «La parola o le parole descrivono il prodotto o il servizio?». Se la risposta è sì, probabilmente si tratta di un termine descrittivo. Uno dei motivi per cui il Tribunale ha confermato il rigetto in questo caso è stato il fatto che la parola «thins» «descrive le caratteristiche fisiche delle gallette di mais e di riso».

E nel caso te lo fossi perso:

Guns N' Roses e birrificio Oskar Blues

Negli ultimi giorni è emerso che la famosa band Guns N’ Roses ha intentato una causa in California contro la Oskar Blues Brewery, che fa parte del Canarchy Craft Brewing Collective. Il birrificio ha infatti battezzato una delle sue birre con il nome di Guns ‘N’ Rosé.

La denuncia sostiene che il marchio della band ha subito un "danno irreparabile" dalla birra artigianale e "ha subito e continua a subire e/o è probabile che subisca danni ai loro marchi, alla reputazione commerciale e all'avviamento".

Sostiene che il birrificio "non dovrebbe avere il diritto di continuare a vendere prodotti in violazione e a sfruttare intenzionalmente l'avviamento, il prestigio e la fama della GNR senza l'approvazione, la licenza o il consenso di quest'ultima".

Il birrificio Oskar Blues non ha ancora risposto alla causa. Il precedente tentativo dell'azienda di registrare il marchio "Guns N’ Rosé" era stato abbandonato a causa dell'opposizione del gruppo. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda.

Navigare nel complesso panorama dei marchi con il minimo conflitto e la massima sicurezza

Il panorama mondiale dei marchi è diventato talmente complesso che il rischio di violazione durante la verifica dei nuovi marchi ha raggiunto livelli senza precedenti. Data l'importanza della posta in gioco, Corsearch comprende la necessità di fornire informazioni di ricerca complete che consentano di risparmiare tempo, limitino le informazioni superflue e garantiscano sicurezza.

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