Capire la malafede nel diritto dei marchi dell'UE

Da un'analisi dell'attività relativa ai marchi nell'Unione europea nell'ultimo decennio, dal 2010 al 2019, emerge che il mercato appare estremamente florido. Il volume delle nuove domande è in costante crescita e a un ritmo relativamente sostenuto.

L'EUIPO ha registrato un aumento del 59%, pari a circa 47 mila nuove domande, nel confronto tra il 2010 e il 2019. Anche il tasso di successo in questo periodo è stato estremamente positivo, con una media dell'89% di nuove domande registrate.

Classi top EUIPO Nice

È interessante notare che le prime cinque classi di Nizza dell’EUIPO in base al numero di domande presentate in questo periodo non hanno subito variazioni. Vediamo che la classe 35 (Pubblicità e affari), la classe 9 (Apparecchi elettrici e scientifici), la classe 42 (Ricerca e sviluppo), la classe 41 (Istruzione e intrattenimento) e la classe 25 (Abbigliamento) dominano le domande presentate all'EUIPO. L'unico vero cambiamento è che la classe 9 ha superato la classe 35 come classe principale per le nuove domande.

Opposizioni

Anche nell'UE si registra un numero significativo di depositi di opposizione, anno dopo anno. Il volume delle opposizioni riguarda marchi simili, alcuni dei quali potrebbero anche avere l'intenzione di trarre un vantaggio sleale dal marchio precedente. In termini di dati sulle opposizioni, nell'ultimo decennio si è registrata una media annuale di circa 15.800 opposizioni, con un calo dell'8% nel volume delle opposizioni depositate nel 2008.

Sei approfondimenti sulle applicazioni in cattiva fede nell'UE

Un notevole svantaggio di questa crescita del numero di marchi registrati presso l’EUIPO è l’inevitabile conseguenza dell’aumento delle domande presentate in malafede, che stanno diventando sempre più comuni. Per approfondire il tema delle domande presentate in malafede nell’Unione Europea, abbiamo invitato i nostri clienti (e amici) Carolina Calheiros e Jan Gerd Mietzel ad analizzare e discutere il significato del concetto di malafede nel diritto dei marchi dell’Unione Europea.

Carolina e Jan Gerd, soci dello studio legale internazionale Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, sono avvocati di grande esperienza che vantano complessivamente decenni di esperienza nel diritto europeo dei marchi.

In questo articolo, Carolina e Jan Gerd condividono con noi sei approfondimenti sulle domande presentate in malafede nell'Unione Europea e, più in particolare, sul caso Sky contro Skykick.

1. Come valuta la malafede delle controparti nelle controversie in cui è coinvolto?

CC: Si tratta piuttosto del fatto che in alcuni casi specifici, come nel caso Sky contro Skykick, non si ravviserebbe la malafede. Il semplice fatto di non riscontrare l’intenzione di utilizzare il marchio al momento del deposito — di per sé — non costituirebbe un atto in malafede.

JGM: Forse un altro punto di vista da cui affrontare la questione è che (mi riferisco al caso in esame, Sky contro Skykick) è stata ovviamente una domanda riconvenzionale a sollevare la questione della malafede. Cioè, Skykick ha sollevato questo punto perché voleva cercare di invalidare i marchi che contestavano la sua domanda di registrazione. E quindi, credo che la questione fosse piuttosto ampia.

Naturalmente, potresti anche valutare la situazione nel caso in cui ti sentissi non direttamente minacciato, ma ti rendessi conto che una domanda è stata chiaramente presentata in malafede. Spesso, credo, si tratta di casi in cui viene presentata una domanda e qualcuno non possiede un diritto registrato precedente. A quel punto si guarderà al richiedente e si dirà: "Beh, mi ha preceduto; volevo ottenere un diritto registrato in quella particolare giurisdizione" — o in questo caso nell’UE in quanto tale — e poi si elaborerà la motivazione per cui quella sarebbe una richiesta in malafede. Il problema, quindi, entrando più nello specifico di questa domanda, è che purtroppo, a mio avviso, la malafede è davvero una questione molto, molto specifica per ogni singolo caso.

Lo si può notare, ad esempio, nel caso Outsource 2 India, anch’esso oggetto di una recente sentenza della Corte di giustizia, in cui si è approfondito in modo davvero molto dettagliato il contenuto delle comunicazioni precedenti tra le due parti — analizzando in modo conciso i vari scambi epistolari — e il loro significato, ciò che le diverse parti avevano effettivamente sottinteso, ciò che avevano voluto garantire all’altra parte. Quindi, penso che questo renda piuttosto problematica la risposta a questa domanda, nel senso che non esiste sicuramente una soluzione fissa a un problema. Nel dire – cosa sia la malafede – bisogna analizzare quel caso particolare – e bisogna davvero esaminare in modo molto, molto specifico il caso in questione, per raccogliere gli argomenti rilevanti che si potrebbero poi utilizzare per contestare qualsiasi domanda, o registrazione in questo caso, invalidazione che si voglia contestare.

CC: Inoltre, alcuni esempi concreti, come il caso di Neymar.

JGM: Ottima osservazione. Si può anche esaminare il portafoglio di marchi del richiedente. In alcuni casi, se si è davvero fortunati, ovviamente quella persona avrà altri marchi, dai quali è possibile cercare di dedurre una sorta di strategia relativa alle domande presentate in malafede. Tutti questi elementi, ovviamente, alla fine possono essere utilizzati, ma come ho detto si tratta di casi molto specifici. Prima di tutto, direi di verificare se si tratta di un richiedente o di una registrazione influenzata da qualcuno con cui avete avuto rapporti in precedenza. Eravate già in qualche modo in contatto con loro e, in tal caso, cosa potete ricavare da questo contatto precedente? Se non è così, ovviamente dovrete analizzarlo in modo più oggettivo. Quindi il portafoglio di marchi sarebbe sicuramente una buona idea – esaminarlo – si può ricavarne qualcosa?

CC: Per concludere, penso che alcuni esempi siano la documentazione presentata, il portfolio, il rapporto che si potrebbe avere con la controparte prima e, beh, l'ambito di applicazione dei prodotti e dei servizi, oltre al termine "troppo" generico che si potrebbe utilizzare — anche se non si tratta di una questione netta e definita — ma è comunque un aspetto da tenere presente e su cui prestare maggiore attenzione quando si deposita una domanda di marchio.

2. Alcuni titolari di marchi hanno presentato una nuova domanda per consolidare le loro precedenti registrazioni, per evitare azioni legali per mancato uso o perché, legittimamente, non hanno ancora avviato la commercializzazione di determinati prodotti o servizi. Che consiglio darebbe a queste aziende?

JGM: Direi che al momento si tratta di una pratica problematica. Non sappiamo davvero come si evolverà la situazione. Dal mio punto di vista, in realtà non sono d’accordo. Voglio dire, trovo che le richieste ripetute siano problematiche. Potrei citare (ma non lo farò!) alcune aziende che, a mio avviso, utilizzano questo strumento in un modo che personalmente definirei in malafede — specialmente se viene poi utilizzato come strumento di un attacco molto, molto ampio contro ogni tipo di utilizzo del marchio specifico.

Nel caso Monopoly, ad esempio, non ho ritenuto che si trattasse di malafede e non mi sarei schierato con la Commissione di ricorso su questa decisione. Non ero d'accordo nemmeno con il modo in cui è stata motivata, perché, ad esempio, quando hanno detto che avevano mantenuto i loro marchi — i marchi che Hasbro possedeva erano stati effettivamente rinnovati prima che la nuova registrazione maturasse — quindi, tra il deposito e la registrazione, hanno rinnovato i loro marchi precedenti. Direi che questa è una pratica commerciale assolutamente corretta perché, ovviamente, non si vorrebbe che i propri diritti precedenti decadessero prima che quello nuovo, che li ha consolidati, fosse effettivamente iscritto nel registro. Quindi, per me, questo non aveva davvero molto senso. E questo ci riporta all'analisi caso per caso: ci sono molte cose che avrei voluto dire — sembrano molto simili al caso Pelikan e poi sono state decise in modo completamente diverso e quindi, ovviamente, non eravamo presenti a quella decisione orale che ha portato alla decisione Hasbro — forse hanno fatto alcune dichiarazioni molto infelici a questo proposito.

Come ho detto, in caso di nuovo deposito, l’unica cosa a cui presterei molta attenzione è quella di ampliare ulteriormente il campo di applicazione. Penso che non sia una buona strategia. Riflettete bene su ciò che volete, su ciò di cui avete bisogno e, naturalmente, quando effettuate un nuovo deposito, potrete anche rendervi conto per cosa ho effettivamente utilizzato i miei marchi? Devo aggiungere qualcosa in settori diversi? E questo sarebbe ancora più importante: posso eliminare qualcosa dalle domande precedenti per restringere il campo e far capire alle persone che si tratta effettivamente di una modifica totalmente in linea con l'uso, o almeno con la mia intenzione di buona fede di utilizzarli.

E, come ho già sottolineato, se state valutando un marchio denominativo o figurativo, allora, se ne avete la possibilità — anche minima, come abbiamo visto nel caso Pelikan — cogliete l'occasione per modernizzarlo e procedete in tal senso. Questo è il mio consiglio.

3. È possibile presentare osservazioni sulla base della malafede, come avviene ora in Irlanda?

JGM: Se la domanda si riferisce alle osservazioni previste dall’art. 45 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (EUTMR) (su cui i terzi possono fare affidamento per spiegare all’EUIPO su quali motivi, ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento sul marchio dell’Unione europea, il marchio non debba essere registrato d’ufficio), allora la risposta è no, poiché ai sensi del regolamento sul marchio dell’Unione europea (EUTMR), la malafede non costituisce un motivo assoluto di rifiuto che debba essere valutato (o che possa essere valutato) prima della registrazione.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 63 (a) del Regolamento UE sul marchio comunitario, un'azione di nullità basata sull'art. 59 o sull'art. 59 o sull'art. 60 del TUE (che include un'azione di nullità basata sull'accusa di malafede ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del TUE) può essere intentata da "qualsiasi persona fisica o giuridica e da qualsiasi gruppo di persone che non siano in possesso di un marchio. 59 (1) (b) RMUE) può essere proposta da "qualsiasi persona fisica o giuridica e da qualsiasi gruppo o organismo costituito allo scopo di rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, fornitori di servizi, commercianti o consumatori che, ai sensi della legge che lo disciplina, abbia la capacità di agire ed essere citato in giudizio in nome proprio".

4. Non è piuttosto l'azienda SkyKick ad agire in malafede, cercando di parassitare dal vecchio marchio SKY?

JGM: A questo proposito, direi che il conflitto è un tipico esempio di controversia tra il titolare di un marchio anteriore (in questo caso SKY con i suoi marchi “SKY”) e il richiedente di un marchio posteriore (in questo caso SkyKick con la domanda di registrazione di “SkyKick”). Il titolare del diritto anteriore ritiene che il proprio marchio sia stato violato (poiché, secondo lui, i marchi sono “troppo simili per stare tranquilli”, ovvero sussiste una somiglianza tale da creare confusione sia a livello dei segni che dei rispettivi prodotti e/o servizi) e il richiedente sostiene che la sua domanda mantenga la distanza necessaria dal diritto anteriore per evitare tale somiglianza tale da creare confusione.

La richiesta di un segno potenzialmente in conflitto non è di per sé sufficiente a presupporre un atto di malafede (da parte del richiedente). Ciò vale anche quando il richiedente è a conoscenza dell'esistenza del rispettivo diritto anteriore. Come illustra la giurisprudenza precedente, devono esserci ulteriori elementi che portino a caratterizzare l'intento del richiedente (al momento del deposito) come un intento di malafede.

Nel caso SkyKick, ci si potrebbe chiedere se il richiedente abbia agito con saggezza nel tentare di ottenere la registrazione di un marchio che inizia con il termine «Sky», nonostante il gruppo Sky sia ben noto per far valere i propri diritti di marchio in modo molto aggressivo. Ma ci si potrebbe anche chiedere se i diritti anteriori detenuti dal gruppo Sky debbano davvero essere interpretati in modo così ampio da impedire di fatto a qualsiasi terzo di depositare o detenere un marchio che includa il termine «Sky». Questo tipo di controversia esemplifica la tipica questione al centro della maggior parte dei procedimenti di opposizione o di contraffazione in cui ai tribunali viene chiesto di decidere in merito alla questione della somiglianza tale da creare confusione tra due marchi. Essa non è e non dovrebbe essere – almeno dal mio punto di vista – generalmente intesa come una questione di malafede da parte del richiedente (o del titolare) del marchio più recente.

5. Quanto è importante monitorare eventuali richieste di terzi che potrebbero contenere intenti di malafede e come decidere a quali opporsi?

JGM: Credo che questa domanda possa essere riformulata in termini più generali come: «Quanto è importante (per il titolare di un marchio) monitorare le domande potenzialmente in conflitto?» L'intenzione del richiedente può (e probabilmente avrà) un ruolo nel modo in cui la questione dovrebbe essere affrontata (sia in sede extragiudiziale che nei successivi procedimenti legali) da un punto di vista giuridico, ma non ha — dal mio punto di vista — un impatto significativo sulla questione se e in che misura un marchio debba essere monitorato.

La decisione se e come effettuare il monitoraggio dipende in gran parte dall’intensità con cui il titolare del diritto in questione intende far valere o difendere i propri diritti (ad esempio, il monitoraggio dovrà riguardare solo l’uso o la richiesta di registrazione di marchi identici oppure — come nel caso di «Sky» — anche l’inclusione di un termine specifico in un segno più recente) e dal territorio da monitorare (si prenderanno in considerazione solo i mercati in cui si detengono già marchi anteriori o si monitoreranno anche le giurisdizioni in cui non si è ancora attivi ma si potrebbe prendere in considerazione di esserlo).

Dal punto di vista della sicurezza, sembra consigliabile un monitoraggio esteso e il rispetto dei propri diritti, ma ciò va ovviamente valutato alla luce dei costi associati a tale monitoraggio (e alle azioni che ne conseguono).

6. Considerate in malafede il deposito di un marchio denominativo figurativo quando il marchio precedente è stato opposto con successo? Il marchio figurativo-parola include la parola o le parole oggetto di opposizione.

JGM: Una simile sequenza di eventi potrebbe essere utilizzata per cercare di dimostrare che il richiedente abbia effettivamente agito in malafede, ma — sempre dal mio punto di vista — non costituirebbe certamente un'indicazione chiara della presenza effettiva di malafede al momento del deposito. Nell'esempio presentato, il richiedente potrebbe anche aver semplicemente preso in considerazione la possibilità di depositare un marchio che creasse una distanza maggiore rispetto al diritto anteriore rispetto al marchio denominativo che aveva precedentemente tentato di registrare (senza successo). Potrebbe quindi essere giunto alla conclusione che l'aggiunta di un elemento grafico avrebbe servito a questo scopo (creare una maggiore distanza ed evitare una somiglianza che potesse creare confusione). Se così fosse, la malafede non avrebbe avuto alcun ruolo.

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