Prima a depositare e prima a usare

Il dibattito su quali siano i Paesi "primi a depositare" e "primi a usare" è in parte errato fin dall'inizio, nel senso che i diritti su tutti i marchi dipendono dall'uso - "usalo o perdilo" è un'espressione pertinente in questo contesto.

Il sistema "first to use" riconosce che un marchio non registrato viene utilizzato come marchio (cioè come identificatore della fonte dei prodotti o dei servizi) e conferisce diritti al titolare, sebbene questi siano tipicamente più deboli degli equivalenti diritti registrati.

I sistemi "first to file" variano nella loro applicazione. La Cina si distingue come un Paese che adotta una posizione rigida. Il primo che registra un marchio ne ottiene i diritti, indipendentemente dalla creazione o dall'uso da parte di un altro imprenditore. Nella maggior parte delle altre regioni che praticano il "first to file", ci sono vari gradi di riconoscimento dell'avviamento costruito da un precedente creatore e utilizzatore del marchio. Il principio del "first to file" non significa sempre che il primo registrante acquisisca diritti esclusivi e indiscutibili.

Prima di archiviare o utilizzare non è così semplice come sembra

La maggior parte dei Paesi "first to file" ammette le domande sulla base dell'avviamento acquisito dall'utilizzatore precedente di un marchio, ma ci sono altri termini e condizioni che vale la pena considerare. Gli Stati Uniti sono un Paese "first to use", ma l'"uso" deve soddisfare determinati criteri per essere considerato tale. L'uso locale di un marchio non si qualifica generalmente come primo uso nel commercio, ma richiede che l'uso avvenga in un contesto commerciale interstatale.

I primi a utilizzare i Paesi

Tra i Paesi in cui è possibile utilizzare il marchio per primi figurano Aruba, Australia, Brunei Darussalam, Canada, Costa Rica, Cipro, Danimarca, Figi, Hong Kong, Islanda, India, Irlanda, Israele, Jersey, Kenya, Libano, Malawi, Malesia, Malta, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Porto Rico, Samoa, Singapore, Sudafrica, Swaziland, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Uruguay e Zimbabwe. Molti di questi registri prevedono limitazioni e condizioni specifiche per quanto riguarda i diritti di "primo utilizzo" ed è praticamente sempre vero che la registrazione di un marchio conferirà in ogni caso diritti più forti e meno contestabili rispetto all'uso.

Paesi che hanno depositato per primi

Un numero maggiore di Paesi è il primo a presentare domanda e comprende Algeria, Anguilla, Argentina, Austria, Bielorussia, Belize, Benelux, Bolivia, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Curacao, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Unione Europea, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Ungheria, Iran, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Kirghizistan, Lituania, Messico, Moldavia, Montenegro, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Perù, Filippine, Polonia, Qatar, Romania, Federazione Russa, Slovenia, Corea del Sud, Spagna, Siria, Taiwan, Uganda, Ucraina, Regno Unito, Venezuela, Vietnam e Zambia.

Come per i Paesi "first to use", anche per l'avviamento ottenuto in precedenza attraverso l'uso nel commercio sono ammesse diverse contestazioni, da nessuna contestazione a una più liberale. La definizione di "uso nel commercio" adeguato incorporerà fattori quali l'uso nella pubblicità rispetto alle vendite dei prodotti, i requisiti di area geografica e i diversi oneri probatori per i fattori di accompagnamento.

Il cambiamento è inevitabile in ogni aspetto della vita e la registrazione dei marchi non fa eccezione. In tutte le regioni, la legislazione, la giurisprudenza e i processi dell'Ufficio della Proprietà Intellettuale sono in costante mutamento. È sempre meglio non affidarsi a informazioni generiche che potrebbero essere obsolete e rivolgersi invece alla fonte primaria pertinente per ottenere informazioni aggiornate prima di elaborare qualsiasi strategia concreta in materia di marchi internazionali.

Oltre ai requisiti di deposito, il tempo necessario per la registrazione di un marchio in una determinata regione può variare notevolmente da un Paese all'altro e deve essere preso in considerazione quando si elabora una strategia di deposito.

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