Sette cose da sapere sulle domande di marchio internazionali

Il panorama dei marchi internazionali, che comprende una vasta quantità di sistemi, lingue, leggi e culture, può intimidire un po' la navigazione.

Fortunatamente, esistono diversi trattati e sistemi che consentono di semplificare la procedura di registrazione internazionale del marchio e di trarre il massimo vantaggio dalla propria proprietà intellettuale in molti dei paesi in cui si opera.

Se utilizzati in modo appropriato, questi sistemi possono rappresentare un enorme risparmio di tempo e di costi per le aziende che desiderano depositare in più di una giurisdizione.

1. Esistono tre accordi fondamentali che riguardano i marchi internazionali

Il più antico risale a oltre 130 anni fa. La Convenzione di Parigi del 1883 è la più antica e la più ampia tra queste. Attualmente conta 177 Stati membri e fu proprio questa convenzione a introdurre per la prima volta la possibilità di rivendicare una data di deposito anteriore come «diritto di priorità», a condizione che la domanda venga presentata entro sei mesi dal deposito precedente effettuato in un altro Paese membro.

L'Accordo di Madrid del 1891 conta 55 paesi membri e, insieme al Protocollo di Madrid, costituisce il «Sistema di Madrid» per la registrazione dei marchi internazionali. Al momento della stesura del presente documento, il Protocollo di Madrid del 1989 conta 98 parti contraenti. L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) è l'ente preposto alla gestione delle politiche relative alle domande internazionali e al loro trattamento.

Il Protocollo e l'Accordo di Madrid sono sistemi paralleli: se un Paese è firmatario di entrambi, il Protocollo avrà la precedenza.

2. Non esiste un marchio «valido a livello internazionale».

Sebbene il Sistema di Madrid offra indubbiamente un comodo accesso a un gran numero di regioni in cui è possibile godere di protezione, non esiste alcun sistema in grado di garantire un marchio veramente internazionale.

L'OMPI esaminerà formalmente la vostra domanda di registrazione del marchio; tuttavia, ogni parte contraente (paese) in cui richiedete la registrazione avrà la possibilità di esaminare la domanda secondo il proprio sistema. Potreste comunque trovarvi a dover trattare con diversi uffici delle parti contraenti in vari paesi.

3. Non si presenta la domanda direttamente tramite l'OMPI

Se la domanda viene presentata da un paese che è parte esclusivamente dell’Accordo di Madrid, essa deve essere inoltrata tramite l’ufficio nazionale competente e basarsi su una registrazione definitiva. Una semplice domanda non è sufficiente. Il marchio oggetto della domanda deve essere identico sia per quanto riguarda il marchio stesso sia per quanto riguarda i prodotti e i servizi richiesti. Sebbene sia possibile preparare una domanda cartacea da presentare, i moduli compilati a mano non saranno accettati!

Per le domande ai sensi del Protocollo di Madrid, è sufficiente una domanda nazionale piuttosto che una registrazione finalizzata. La domanda deve essere certificata dall'Ufficio d'origine. Gli uffici nazionali esamineranno la domanda e avranno fino a 18 mesi di tempo per accettare o rifiutare il marchio.

A seconda del Paese di destinazione, sono disponibili diversi moduli, quindi è necessario prestare attenzione per assicurarsi di utilizzare quello corretto!

4. Il marchio internazionale dipende dalla registrazione nazionale per i primi cinque anni

Sebbene negli ultimi anni si sia discusso molto su questo argomento, attualmente la protezione della registrazione del marchio internazionale dipende dalla registrazione nazionale presso l'Ufficio d'origine.

Qualora si verificasse un evento sfavorevole relativo alla registrazione nel paese d'origine nei primi cinque anni di validità della registrazione internazionale, anche quest'ultima ne risentirebbe. Se un'altra società dovesse trovare un motivo valido per farlo e presentare una richiesta di cancellazione della registrazione nel paese d'origine entro il periodo di dipendenza, potresti perdere anche le tue registrazioni internazionali. Questo procedimento è noto come «attacco centrale».

5. È possibile aggiungere altri Paesi in un secondo momento

Una volta in possesso di una registrazione internazionale, potete designare altre "parti contraenti" in una designazione successiva. Che cos'è una designazione successiva?

Si tratta di una richiesta presentata dal titolare per ottenere una proroga della protezione della registrazione internazionale originaria. Tali richieste di modifica possono essere presentate direttamente all'Ufficio mondiale della proprietà intellettuale tramite il sistema di designazioni successive.

6. I termini di registrazione e di utilizzo sono generosi

• Una registrazione internazionale ha una validità di dieci anni a partire dalla data di registrazione.

• È concesso un periodo massimo di cinque anni prima che possa essere richiesta una prova dell'uso, qualora tale uso non costituisca un requisito per la registrazione in nessuna delle regioni contraenti.
• Può essere rinnovata per ulteriori periodi di dieci anni previo pagamento di una tassa di rinnovo.

7. La procedura di deposito è relativamente semplice.

La procedura di deposito viene completata dall'Ufficio marchi del vostro Paese (l'Ufficio di origine), che certificherà la vostra domanda. La domanda può essere presentata attraverso un sistema elettronico (se disponibile nel vostro Paese) o in forma cartacea.

NOTA: L'elenco ufficiale dei requisiti è disponibile qui.

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