La sfida di dimostrare la malafede nelle opposizioni

Sebbene il concetto di presentare opposizione contro una domanda di registrazione di un marchio potenzialmente in conflitto sia relativamente semplice, si tratta di un settore del diritto particolarmente complesso. La scelta dei motivi dell'opposizione è solo una parte del puzzle, mentre dimostrarne la fondatezza ne costituisce un'altra completamente diversa. Tra i motivi più difficili da dimostrare vi è quello della malafede.

In linea di principio, si presume che tutte le domande di registrazione di marchio siano state presentate in buona fede, pertanto per confutare tale presunzione è necessario un onere probatorio particolarmente gravoso. La difficoltà non è attenuata dal fatto che nell’Unione europea non esista una definizione giuridica di «malafede». Il criterio probatorio richiesto non è solo difficile da soddisfare, ma non è nemmeno definito!

La posizione generale della Corte di giustizia dell'Unione europea è stata a lungo quella di considerare tutti i fattori rilevanti in una valutazione complessiva del caso in questione. In tempi più recenti, tuttavia, diversi casi hanno chiarito gli elementi critici delle opposizioni in malafede:

Koton contro EUIPO

Inizialmente, le domande accolte in malafede riguardavano terzi che avevano deliberatamente richiesto registrazioni per prodotti identici o molto simili. La situazione è cambiata con la sentenza Koton contro EUIPO, in cui si è stabilito che la malafede va oltre questa limitazione. L'OMPI ha stabilito che, in circostanze in cui non vi è alcuna logica commerciale alla base di una domanda, potrebbe essere sufficiente dimostrare la malafede.

Skykick contro Sky

Il caso Skykick contro Sky è stato un contenzioso di lunga durata, caratterizzato da numerosi colpi di scena, che alla fine ha stabilito che la presentazione di domande di registrazione di marchi in circostanze in cui non sussiste l’intenzione di utilizzare il marchio può costituire un atto in malafede. Tuttavia, deve essere dimostrata anche l’intenzione disonesta di ottenere diritti esclusivi che esulano dall’ambito della protezione del marchio o di ledere gli interessi della controparte.

Sebbene queste e altre decisioni dell'Unione Europea sulle archiviazioni in malafede forniscano chiarimenti graditi, ciò non significa che questi elementi siano facili da dimostrare. Tuttavia, il primo passo da compiere è sempre quello di essere consapevoli della presenza di depositi, in malafede o meno, in primo luogo - non si può combattere ciò che non si vede.

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