Quattro principi di diritto comune in materia di violazione dei marchi da conoscere

Quanto dobbiamo preoccuparci della violazione del marchio di diritto comune?

È una domanda che le grandi aziende si pongono spesso. I responsabili del marchio aziendale e i consulenti legali interni hanno il difficile compito di garantire che nulla venga tralasciato durante il processo di verifica della disponibilità del marchio. E meritano un elogio per un paio di motivi:

1. La verifica delle fonti di common law è storicamente un processo noioso.
2. È facile pensare che un nome apparentemente disponibile sia pronto per essere scelto.

È interessante notare che il secondo motivo rappresenta un problema reale, poiché non si dovrebbe dare per scontato che le aziende più piccole non possano mai costituire una vera minaccia per il proprio marchio. Questa convinzione non potrebbe essere più lontana dalla realtà.

Violazione di marchio di diritto comune

Le piccole imprese con marchi non registrati possono effettivamente rappresentare una minaccia significativa per i profitti delle grandi aziende, se si scopre che detengono la proprietà di marchi sui quali l'azienda più grande ha già investito molto.

A prescindere dalla situazione — che si tratti di un'azienda alla ricerca di un marchio candidato che alla fine non incontri opposizione, o di una piccola impresa che intenda intentare una causa per violazione di marchio — è importante riconoscere sia i vantaggi che i limiti della tutela prevista dal diritto consuetudinario.

Quattro aspetti fondamentali del diritto consuetudinario in materia di marchi che non dovresti ignorare

Oggi parleremo di come i software per la gestione dei marchi basati sulla tecnologia possano offrire alle aziende un vantaggio competitivo quando si tratta di tutelarsi dalle violazioni dei marchi di diritto comune (e del perché la ricerca nelle fonti di diritto comune non richieda più tanto tempo come un tempo).

Avere a portata di mano analisi legali accurate è potente. Non solo evitano errori costosi, ma forniscono anche informazioni utili che consentono agli utenti di essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.

1. "Primo ad utilizzare" contro "Primo a depositare"

Uno degli aspetti fondamentali per proteggere il vostro marchio dalle violazioni di diritto comune è capire la differenza tra "first to use" e "first to file".

Nei Paesi "first to use" (Irlanda, Stati Uniti, Regno Unito) ai marchi viene concesso il privilegio di avere una discreta protezione sui marchi senza registrazione. Finché si può dimostrare di aver ricevuto denaro in cambio di prodotti e/o servizi, la proprietà legale è solitamente garantita, in caso di controversia.

Detto questo, se un'azienda ha venduto prodotti solo in un Paese "first to use", potrebbe non rendersi conto di quanto sia privilegiata. Il loro governo sta essenzialmente dicendo: Hai una grande idea? Non aspettate la nostra approvazione, iniziate subito.

Al contrario, i Paesi "first to file" trasmettono un messaggio diverso: Hai una grande idea? Non provatela prima di averla proposta a noi. In questi Paesi (Cina, Germania, Francia), il governo non si preoccupa se qualcun altro ha rubato l'idea geniale che avete testato con passione su diversi segmenti di mercato nel corso dell'ultimo anno.

Punto chiave: Informati sul per la registrazione dei marchi del paese in cui si svolge l'attività.

2. La protezione è limitata

È qui che molti imprenditori inesperti si bloccano, presumendo di essere completamente protetti dal diritto comune quando invece la protezione è solo limitata. Solo perché lo avete usato per primi, non significa che possiate impedire che il marchio venga usato in altri modi.

Ricordate: un marchio è un identificativo del vostro marchio che lo distingue da un altro. Non tutti i nomi dei marchi svolgono questa funzione, anche se sono marchi registrati.

Il Sistema di classificazione di Nizza comprende 45 classi. Ciascuna di queste classi consente l'uso legale dei marchi per tipi specifici di prodotti e servizi. La tutela prevista dal diritto comune non si estende a più classi, così come la registrazione del marchio non si estende automaticamente a più classi. È necessario registrare il proprio marchio nelle classi specifiche per cui si desidera mantenere la legittima titolarità.

Inoltre, il diritto comune non riconosce ai titolari dei marchi il diritto di riscuotere i danni in caso di controversia sulla violazione del marchio.

Principali indicazioni: Non date per scontato che vi venga offerto lo stesso livello di protezione dei marchi registrati.

3. Controllare i domini

Se la tua azienda non è presente online, esiste davvero? Nel mondo odierno, dominato dalla tecnologia digitale, i consumatori si rivolgono sempre più spesso a Internet prima di prendere decisioni di acquisto. Poiché le aziende realizzano sempre più siti web per soddisfare questa esigenza, le questioni legali relative ai nomi di dominio continuano ad aumentare.

L'uso dei nomi di dominio è tutelato dal diritto comune in paesi come gli Stati Uniti, motivo per cui è così importante effettuare una ricerca approfondita. Agli albori di Internet, le organizzazioni potevano scegliere solo tra una manciata di formati di dominio di primo livello (.com, .edu, .gov). Oggi abbiamo a disposizione decine di formati di dominio aggiuntivi. Sebbene tali opzioni abbiano ampliato il campo di gioco, hanno contribuito ben poco a ridurre le controversie relative ai nomi di dominio di «secondo livello».

Il nome di secondo livello è il nome direttamente a sinistra del nome di primo livello. Due nomi di dominio di secondo livello identici non possono risiedere sotto lo stesso dominio di primo livello.

Ad esempio, anche se sospettiamo che sia la Delta Faucet Company che la Delta Airlines sarebbero felici di avere il dominio "delta.com", solo una "società Delta" può averlo legalmente. Per molto tempo, Delta Financial di Woodbury, NY, ha posseduto questo dominio, ma Delta Airlines lo ha acquisito.

Secondo Bloomberg:

"A differenza del mondo .com, dove delta.com può coesistere con deltadental.com, può esistere un solo .delta. Infatti, l'ICANN non ammetterà due richieste per nomi abbastanza simili da creare confusione negli utenti. E se più aziende richiedono lo stesso nome, il miglior offerente in un'asta se lo aggiudicherà. Se temete la concorrenza, candidatevi per tempo".

Fatti divertenti: Nomi di dominio

• Chanel, Deckers, Tiffany, Louis Vuitton, Gucci e Coach sono le parti più comuni che hanno vinto la rinuncia a un nome di dominio.
• Chanel ha ottenuto il maggior numero di danni (1 miliardo di dollari), seguita da Burberry Limited (523 milioni di dollari) e Gucci (208 milioni di dollari).
• La cessione di un nome di dominio richiede una mediana di 4,6 mesi (50% tra 2,4 e 8,0)*.

*Dati tratti dal Rapporto sul contenzioso 2016 di LexMachina

Punto chiave: utilizza software basati sulla tecnologia per effettuare ricerche approfondite sui domini senza alcuna difficoltà.

4. Controllare le applicazioni

Un’altra “prassi recente” che influisce sulle controversie in materia di marchi nel diritto comune è l’utilizzo degli app store. A giugno 2015, dall’App Store di Apple erano state scaricate oltre 100 miliardi di app mobili. Ma Apple non è l’unica realtà sul mercato. Anche Google Play, Windows Phone Store e BlackBerry App World vendono app online.

Si stima che ogni mese vengano create 60.000 nuove applicazioni in categorie che vanno dallo sport all'intrattenimento, dalla produttività all'organizzazione. Come prevedibile, molte delle aziende e degli individui che creano queste applicazioni non registrano ufficialmente i loro nomi.

Le grandi aziende devono tenere presente che le app (così come la musica) sono considerate proprietà intellettuale. Anche in questo caso vale la stessa regola: purché sia possibile dimostrare la cronologia delle transazioni e il primo utilizzo, i nomi delle app sono tutelati dal diritto comune.

Punto chiave: utilizza un software che sfrutta la tecnologia per cercare negli app store e nelle librerie musicali da un unico posto.

Fatti divertenti: Applicazioni

• Gli utenti trascorrono il 90% del loro tempo sulle app rispetto al Web mobile.
• Si prevede che nel 2017 i download di app mobili raggiungeranno circa 269 miliardi.
• I ricavi delle app mobili sono stati pari a 69,7 miliardi di dollari nel 2015.
• Si prevede che entro il 2020 i ricavi delle app mobili raggiungeranno i 188,9 miliardi di dollari statunitensi

Ottenere un vantaggio sul diritto comune

Come già accennato, condurre una ricerca approfondita di common law è spesso un processo noioso. Saltare da una banca dati all'altra richiede tempo, è faticoso e noioso.

Grazie a NameCheck™, le aziende possono disporre di un indicatore affidabile per valutare con facilità il rischio di violazione dei marchi di diritto comune. L'algoritmo proprietario del software individua in pochi secondi le violazioni più recenti del diritto comune.

La piattaforma è in grado di esaminare in modo significativo i problemi più comuni del diritto comune, come ad esempio:

• Negozi di applicazioni
• Biblioteche musicali
• Nomi di dominio
• Linguistica/Significato delle parole

Cosa potrebbe fare la vostra azienda con l'accesso immediato ai dati di common law?