Autorizzazione dei marchi nell'industria della cannabis legale: Domande frequenti per i professionisti della proprietà intellettuale

In molti paesi, il mercato legale della cannabis sta registrando una crescita significativa, grazie all’evoluzione delle leggi e dell’atteggiamento nei confronti della pianta. I dati relativi ai marchi riflettono questa commercializzazione, con un aumento complessivo dell’attività internazionale in materia di marchi pari al 1.478% negli ultimi cinque anni. Tale aumento è stato particolarmente marcato nei mercati più maturi, come gli Stati Uniti e il Canada. Rispettivamente, l'USTPO e il CIPO hanno ricevuto nel 2020 il 431% e l'848% in più di domande relative a prodotti e servizi legati alla cannabis rispetto al 2015.

Sebbene tutti i candidati alla registrazione di un marchio debbano affrontare sfide simili nella fase di sviluppo e di registrazione, i professionisti dei marchi devono affrontare alcuni problemi unici nello sviluppo di nuovi marchi nel settore della cannabis legale negli Stati Uniti e in Canada.

Tenendo conto di queste sfide, all’inizio di questo mese ho moderato una tavola rotonda virtuale di esperti per discutere della gestione efficace dei marchi nel settore della cannabis con Nicole Katsin di Evoke Law, PC, Eric Maiers di Greenberg Traurig, negli Stati Uniti, e Gabriel St-Laurent di ROBIC in Canada. Anche la mia collega Anna Arakelyan ha contribuito alla discussione con le sue riflessioni. Anna è responsabile delle operazioni di ricerca negli Stati Uniti ed esperta di prodotti per l'autorizzazione nel settore della cannabis.

Il gruppo di esperti ha gentilmente risposto alle domande dei partecipanti; le risposte sono riassunte qui di seguito. Se avete domande a cui desiderate ricevere una risposta, vi preghiamo di inviarle via e-mail all'indirizzo [email protected]

Domande frequenti — Le difficoltà legate alla verifica della disponibilità dei marchi nel settore della cannabis legale

1. Considerato che un numero significativo di Stati sta legalizzando la cannabis, è lecito ipotizzare che nei prossimi anni gli Stati Uniti seguiranno l'esempio del Canada legalizzando la cannabis a livello federale. Come pensi che la registrazione federale influenzerà in generale le procedure di approvazione e le domande relative alla cannabis presso l'USPTO?

Alcuni membri del gruppo ritengono che, sebbene la legalizzazione a livello federale possa rendere la registrazione del marchio leggermente più semplice, sia ancora troppo presto per esserne certi. Per avere maggiore certezza, occorre fare chiarezza su come l’USPTO tratterà i prodotti a base di cannabis (se li considererà separatamente dagli altri prodotti delle classi di Nizza o meno), sui luoghi in cui saranno venduti e su altre questioni pratiche.

Uno dei punti cruciali sollevati è stato quello di capire in che misura la legalizzazione a livello federale possa influire sulle registrazioni dei marchi a livello statale al momento della presentazione di una domanda di registrazione federale. L'impressione generale era che le modifiche a livello federale avrebbero richiesto un approfondito lavoro di ricerca sui diritti anteriori, stato per stato.

2. Le aziende o gli individui cercano di registrare marchi con nomi di varietà di cannabis o le varietà sono considerate termini generici e quindi non possono essere marchiate?

Il gruppo di esperti ha ritenuto che la questione sarebbe stata probabilmente risolta dalle differenze nazionali nella legislazione e nei regimi dei marchi. Per i mercati della cannabis legale più maturi, in cui le aziende producono varietà completamente nuove, è stato suggerito che il marchio dei nomi delle varietà potrebbe essere possibile in futuro come parte di una più ampia strategia di proprietà intellettuale. Se le aziende fossero in grado di ottenere un brevetto su un prodotto completamente nuovo, questo potrebbe supportare la registrazione di marchi di accompagnamento.

È stato suggerito che una strada potrebbe essere quella di seguire una strategia dell'industria farmaceutica e considerare la possibilità di creare due nomi di ceppi, uno di marca e uno generico.

3. Corsearch metterà a disposizione degli utenti, in futuro, un database dei dispensari negli Stati Uniti e/o in Canada che potremo utilizzare per una selezione preliminare?

Corsearch crede nel miglioramento continuo dei propri prodotti. Non appena sarà disponibile un database pertinente relativo ai dispensari, ci adopereremo per aggiungerlo alla raccolta di risorse incluse nella nostra "Cannabis Industry Search". Qualora tale database dovesse diventare disponibile online, valuteremo anche la possibilità di acquisirne la licenza e di integrarlo nella nostra piattaforma di screening.

4. Quando si registra un marchio che include il THC, consiglieresti di effettuare un'unica ricerca per tutte le classi di prodotti pertinenti, come prodotti commestibili, creme, tinture, ecc.?

Anna Arakelyan di Corsearch ha risposto: «Quando effettuiamo ricerche relative alla cannabis, cerchiamo per quanto possibile di non limitarci alle classi. Prendiamo in esame i prodotti a base di cannabis, includendo articoli al di fuori di qualsiasi classe, indipendentemente dal prodotto richiesto, proprio per assicurarci di non tralasciare una variante identica o molto simile del marchio richiesto. Non applichiamo restrizioni per classe anche se un cliente richiede una classe specifica o se la sua richiesta di ricerca include classi specifiche: quando forniamo i risultati del nostro rapporto di ricerca, consideriamo un panorama molto più ampio. Anche se il prodotto è un “prodotto commestibile”, guardiamo oltre quelle classi per includere i marchi della classe 41, poiché esiste un numero significativo di marchi registrati anche per i servizi informativi.”

5. Quando si effettua la ricerca, la ricerca sarebbe quindi solo per la cannabis?

Anna Arakelyan ha aggiunto: «Quando si effettua una richiesta di ricerca, è opportuno specificare a quale prodotto e/o mercato ci si riferisce. Quindi, se si tratta di dolciumi o prodotti topici a base di cannabis, vorremmo saperlo. No, la ricerca non riguarderebbe solo la cannabis, ma qualsiasi prodotto in cui essa venga utilizzata, oltre a una panoramica generale dei prodotti anche al di fuori del mercato della cannabis».

6. È probabile che venga istituita una categoria distinta di prodotti per la cannabis?

Il gruppo di esperti ha riferito che la questione è stata oggetto di discussione nel settore, ma che modifiche radicali potrebbero creare difficoltà per l’armonizzazione dei marchi. Poiché una nuova classe specifica per la cannabis richiederebbe un’armonizzazione tra diverse giurisdizioni, ciò potrebbe rivelarsi problematico. È stato tuttavia segnalato che l’INTA dispone di comitati incaricati di esaminare la questione, ma che una soluzione potrebbe non essere immediata.

7. I dati di Weedmaps saranno inclusi nell'offerta di Corsearch?

Anna Arakelyan ha dichiarato: «Effettuiamo ricerche su Weedmaps, ma rendere disponibili quei dati per lo screening rappresenterebbe un passo diverso, poiché comporterebbe l’ottenimento di una licenza per le informazioni da parte del fornitore. Tuttavia, se si richiede una ricerca nel settore della cannabis, anche questo aspetto verrebbe incluso nella ricerca. Abbiamo un team di analisti che lavora in questo settore, quindi, se trovano una nuova fonte o un nuovo termine durante le loro ricerche, modifichiamo i nostri criteri di ricerca di conseguenza. Chiediamo ai clienti di comunicarci se hanno richieste particolari o database specifici che vorrebbero fossero inclusi.

Motore di ricerca Corsearch per il settore della cannabis

Le normative relative alla produzione, alla distribuzione e al consumo di cannabis variano attualmente da uno Stato all'altro negli Stati Uniti. Ciò può comportare delle difficoltà quando si tratta di verificare la disponibilità dei marchi. Gli avvocati specializzati in diritto dei marchi e i marchi stessi devono ottimizzare le loro strategie di verifica della disponibilità per ottenere risultati completi in modo rapido ed economico, tenendo conto al contempo delle registrazioni statali locali e del diritto consuetudinario.

Ecco perché Corsearch ha sviluppato le proprie soluzioni di ricerca sul settore della cannabis negli Stati Uniti e in Canada, condotte dai nostri analisti di ricerca interni esperti in materia. L'ambito di ciascuna ricerca sul settore della cannabis presenta le seguenti caratteristiche:

• Un'ampia gamma di prodotti e servizi associati al cannabidiolo, alla cannabis, al CBD e ai prodotti di canapa.
• Le ricerche possono includere, ma non solo, articoli da fumo (vape/sigarette*), prodotti topici ed edibili.
• Identificazione di possibili conflitti con ceppi e dispensari.
• Controlla le marche esistenti per uso medico e ricreativo utilizzando le principali fonti dell'industria della cannabis.
• Le ricerche possono includere marchi registrati a livello statale nei casi in cui lo Stato consideri legale l'uso della cannabis a fini medici e/o ricreativi.

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