Il ruolo dei marchi nel franchising

Siete amanti del Big Mac™ o del Whopper™? Bene, con le giuste credenziali e un contratto di franchising, potreste gestire il vostro ristorante McDonald's™ o Burger King™ e avere hamburger alla spina!

Il franchising è un accordo tra due parti che conferisce a una persona o a un gruppo di persone (l'affiliato) il diritto di commercializzare un prodotto o un servizio utilizzando il marchio e il logo di un'altra azienda (l'affiliante). Può essere un buon modo per avviare un'attività in proprio, pur operando con un marchio già affermato.

Gli affiliati pagano una quota iniziale per avviare l'attività e successivamente royalties mensili all'affiliante. In cambio, gli affilianti possono offrire un'ampia gamma di servizi agli affiliati. Oltre a fornire all'affiliato l'uso di marchi e loghi, forniscono anche un sistema completo di gestione dell'attività. Inoltre, assistono l'affiliato nelle fasi di avviamento, come l'ubicazione, la disposizione dei locali e il design degli interni, il reclutamento e la formazione del personale, i servizi di pubblicità e marketing e la fornitura dei prodotti.

Tipi comuni di franchising

Esistono molti esempi di franchising. Il più noto è probabilmente quello dei ristoranti fast food, marchi internazionali come Burger King e McDonald's. Secondo Franchise Direct, quasi il 90% dei ristoranti Burger King è di proprietà e gestito da affiliati indipendenti. McDonald's ha una panoramica completa sul franchising sul suo sito web e afferma che circa il 93% dei ristoranti McDonald's in tutto il mondo sono di proprietà e gestiti da imprenditori locali indipendenti.

Inoltre, oggi esiste un'ampia gamma di aziende in crescita in quasi tutti i settori commerciali che operano con contratti di franchising. Palestre, agenzie immobiliari, lezioni sportive, cura degli animali, parrucchieri, servizi automobilistici e assistenza sanitaria sono tutti presenti! Aziende come Clarks Shoes, Pitman Training, Snap Printing, O2 e Toni & Guy sono tutti esempi di noti marchi europei in franchising.

I franchisor e i loro marchi

In qualità di franchisor, il principale diritto legale che concedete ai vostri affiliati è il diritto di utilizzare i vostri marchi. Poiché l'affiliato replicherà il vostro modello di business, dovrà utilizzare i vostri marchi e loghi per commercializzare e vendere i beni o i servizi con il vostro marchio.

In qualità di franchisor, dovrete informare chiaramente il vostro affiliato su come può o non può utilizzare i vostri marchi. È inoltre vostro obbligo assicurarvi che i vostri marchi siano registrati presso i necessari uffici marchi. La registrazione dei vostri marchi è di importanza fondamentale, poiché l'oggetto del vostro contratto di franchising con l'affiliato è il marchio stesso. Ne consegue che una forte protezione del marchio da parte di un franchisor vi darà maggiore potere negoziale e commerciale.

Come depositare e proteggere i propri marchi

Le procedure di deposito dei marchi in tutti i Paesi possono differire leggermente, ma hanno tutte un obiettivo comune. Lo scopo è quello di garantire un diritto al titolare, in cui il suo segno sia distintivo e non descrittivo, e in cui il suo marchio non crei alcun rischio di confusione con eventuali marchi precedenti di terzi. A seconda del territorio in cui si deposita, la domanda può essere presentata direttamente dal titolare del marchio o da un rappresentante designato (avvocato specializzato in marchi).

Per una domanda di marchio standard si prevede un'attesa di circa dieci mesi, a seconda del territorio. Anche se questo è il momento migliore per depositare una nuova domanda di marchio negli Stati Uniti, presso l'USPTO, secondo IP Watchdog, il volume delle domande di marchio è diminuito a causa del COVID-19 e questo ha portato a tempi di elaborazione più rapidi presso il registro.

Una volta registrato, dovrete continuare a proteggere il vostro marchio da potenziali violazioni da parte di terzi. Siate vigili e monitorate il vostro marchio in ogni momento. Questo vi aiuterà a evitare che terzi chiedano di utilizzare marchi simili al vostro, indebolendo così la forza del vostro marchio. Un servizio di monitoraggio esperto può essere d'aiuto in questo senso. Il servizio ExpertWatch di Corsearch monitora i vostri marchi e slogan e vi segnala automaticamente le richieste di marchi potenzialmente in conflitto. In questo modo, riducete al minimo il rischio di perdere potenziali violazioni di marchio e risparmiate tempo ricevendo solo avvisi di vigilanza pertinenti!

Contratto di franchising

Quando si tratta di franchising, per mantenere il controllo del marchio, la coerenza e la protezione della proprietà intellettuale sono previste delle tutele legali sotto forma di un contratto di franchising. Questo contratto protegge l'uso dei diritti di proprietà intellettuale, il modello di business e il marchio dei franchisor da un uso improprio. Inoltre, prevede un modello operativo, che fornisce una chiara panoramica delle operazioni quotidiane dell'azienda da utilizzare per l'affiliato.

Negli Stati Uniti, un documento di informazione sul franchising (FDD) deve essere offerto anche alle persone interessate all'acquisto di un franchising statunitense come parte del processo di due diligence pre-vendita. Si tratta di una comunicazione legale che contiene informazioni essenziali per i potenziali affiliati che si accingono a fare un investimento finanziario significativo.

La Federal Trade Commission ha redatto una Guida alla conformità alla Franchise Rule per aiutare i franchisor a conformarsi alla Franchise Rule modificata della Federal Trade Commission nella stesura dei loro contratti di franchising. (La Franchise Rule originale è entrata in vigore il 21 ottobre 1979 e la Federal Trade Commission ha approvato gli emendamenti alla Franchise Rule il 22 gennaio 2007).

L'articolo 13 della Franchise Rule Compliance Guide riguarda i marchi e fornisce esempi di articoli per i franchisor; inoltre, riguarda la divulgazione di informazioni sui marchi ai potenziali franchisee, come segue:

"Richiede ai franchisor di rivelare se ciascuno dei suoi principali marchi è registrato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti ("PTO"), nonché le informazioni relative alla domanda, al rinnovo e ad altre informazioni correlate".

L'articolo 13 richiede anche la divulgazione di altre informazioni, tra cui: "l'esistenza di eventuali controversie in corso, transazioni, accordi o diritti superiori che possono limitare l'uso del marchio da parte dell'affiliato; e qualsiasi obbligo contrattuale dell'affiliante di proteggere il diritto dell'affiliato di utilizzare i marchi principali e di proteggere l'affiliato da reclami di violazione o concorrenza sleale".

Informatevi completamente

Indipendentemente dal territorio in cui si opera, qualsiasi accordo tra franchisor e franchisee sarà coperto da un contratto di franchising. Inoltre, entrambe le parti dovranno svolgere un'adeguata due diligence pre-vendita, con l'assistenza di un avvocato qualificato. Dovranno essere del tutto certi che questa sia la partnership giusta e la strada da percorrere per entrambe le aziende. Gli affiliati devono comprendere appieno la storia delle transazioni dei marchi dell'affiliante, con l'aiuto del loro avvocato, e scoprire quali marchi sono eventualmente pendenti, contestati, vulnerabili ad azioni di non utilizzo, ecc. Si tratta di un aspetto della massima importanza.

Licenze

Un altro metodo per concedere a terzi l'uso del vostro marchio o logo è la concessione di una licenza. Questo tipo di rapporto giuridico ha una portata più limitata rispetto al franchising e riguarda esclusivamente l'uso di un marchio. Anche una tecnologia o un brevetto possono essere concessi in licenza a terzi.

Un noto esempio di licenza di marchio in azione può essere visto visitando Pizza Hut™ in un hotel Marriott. Secondo l'Handbook of Hospitality Marketing Management e il suo redattore Haemoon Oh, Pizza Hut ha firmato un accordo di licenza con Marriott nel 1989, che consentiva l'utilizzo dei chioschi di Pizza Hut nelle hall degli hotel Marriott.

Quando un franchising non va secondo i piani

Come in tutte le relazioni commerciali, anche negli accordi di franchising le cose non vanno sempre secondo i piani. Entrambe le parti potrebbero essere in grado di adottare strategie di uscita in caso di disavventura e si consiglia sempre all'affiliante di controllare i propri marchi prima, durante e dopo la risoluzione di qualsiasi accordo di franchising.

Ecco un estratto di un recente articolo pubblicato nell'agosto 2019 da The National Law Review "Don't Feel Bad for Protecting Your Franchise and Trademark Rights". L'articolo è stato scritto dal partner Jason B. Binford e dalla special counsel Lisa Hemphill di Foley and Lardner LLP:

"Se un affiliato è inadempiente o viola l'accordo di franchising, l'affiliante deve intervenire per proteggere il suo marchio, poiché il marchio simboleggia l'avviamento del franchising ed è il suo bene più prezioso. Il mancato controllo del marchio e la mancata autorizzazione all'uso del marchio da parte dell'affiliato che ha cessato l'attività possono indebolire significativamente il marchio e il valore della licenza di franchising".

L'articolo tratta in modo approfondito la questione di cosa fare in caso di rottura di una partnership di franchising e fornisce esempi di giurisprudenza statunitense su questo tema, se desiderate saperne di più.

Primi passi verso il franchising

Effettuare una due diligence pre-vendita e garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei marchi sono alcune delle fasi più importanti del franchising. Corsearch ha a disposizione sia i franchisor che i franchisee (e i loro avvocati) in ogni fase del processo!

I franchisee e i loro avvocati possono utilizzare la nostra piattaforma per effettuare una due diligence e ottenere una supervisione completa dello stato dei marchi in ogni territorio.

Se i potenziali franchisor devono fare ordine e depositare una domanda di marchio, il loro avvocato specializzato in marchi può eseguire una ricerca preliminare di knockout e una ricerca di clearance di qualsiasi candidato marchio e ottenere accesso immediato ai risultati di una ricerca attraverso la nostra piattaforma.

Inoltre, una volta che il marchio è stato registrato con successo, è possibile impostare un orologio sul marchio utilizzando un servizio di ExpertWatch - e il proprietario del marchio riceverà avvisi automatici di nuove domande di marchio potenzialmente in violazione da parte di terzi. Ciò consente al franchisor di continuare a proteggere la forza del proprio marchio e di continuare a farlo durante ogni contratto di franchising.

L'efficienza inizia con una ricerca preliminare sui marchi che vi fornisce rapidamente dei candidati forti da portare avanti per l'autorizzazione. Iniziate oggi stesso il vostro viaggio in franchising con il nostro robusto strumento di ricerca, ExaMatch.

DISCLAIMER:  

*Questo è un articolo informativo dell'autore. I punti di vista e le opinioni espressi in questo articolo sono quelli dell'autore e non rappresentano necessariamente la politica o le posizioni ufficiali di Corsearch o dei suoi clienti.   

*I marchi e i loghi di cui sopra non sono affiliati o di proprietà di Corsearch e sono utilizzati a scopo puramente illustrativo, in quanto registrati dai rispettivi uffici dei marchi.   

*I marchi citati sono indicati solo a scopo informativo; l'elenco dei marchi non implica alcun rapporto con Corsearch o con le entità ad essa collegate.