Sei modi frustranti per perdere i propri diritti di marchio

Cosa succede dopo aver registrato un marchio?

La domanda viene approvata, il certificato di registrazione viene archiviato in un cassetto da qualche parte e tutti tornano al lavoro.

I consulenti interni che hanno lavorato duramente alla gestione dell'applicazione passeranno rapidamente ad altri compiti. Come dice il proverbio: "Lontano dagli occhi, lontano dal cuore".

La scomoda verità è che la proprietà di un marchio non è come la proprietà di una casa, ma è molto più simile all'affitto.

Il titolare del marchio ha accettato di prendersi cura del suo marchio in cambio di diritti esclusivi. Se non riuscite a gestire correttamente il marchio, rischiate di perdere i diritti.

Ma cosa significa esattamente prendersi cura di un marchio?

In questo articolo vi illustreremo sei possibili modi in cui la vostra azienda potrebbe perdere i diritti sul marchio e come ridurre le probabilità che ciò accada.

Sei possibili modi per perdere i diritti sul marchio

Anche se ci sono sempre delle eccezioni, è importante ricordare che il 99% della manutenzione del marchio è completamente sotto il vostro controllo. È sufficiente un alto livello di organizzazione e una forte strategia difensiva per mantenere il controllo della situazione.

In generale, i modi in cui la vostra azienda potrebbe perdere un marchio si possono dividere in due categorie:

1. Atti non intenzionali del proprietario
2. Mancato utilizzo dei marchi

Tuttavia, i sei punti seguenti esploreranno queste due categorie in modo più dettagliato.

1. Mancato rinnovo e gestione dei portafogli

Innanzitutto, il colpevole più ovvio: non accorgersi quando i marchi sono in fase di rinnovo.

Once your mark is filed with the U.S. Patent and Trademark Office’s (USPTO) Principal Register, your certificate of registration is valid for an initial term of ten years.

In seguito, è responsabilità del titolare presentare la domanda di rinnovo ogni dieci anni. Poiché la maggior parte delle grandi aziende e società utilizza sistemi di archiviazione per evitare che le scadenze vengano trascurate, questa disattenzione viene solitamente evitata.

Detto questo, controllare un marchio una volta ogni dieci anni è un errore madornale.

Ovviamente, nell'arco di un decennio possono cambiare molte cose: spuntano nuove aziende, nascono nuovi prodotti e vengono depositate nuove domande. Purtroppo, molte aziende trascurano di monitorare i marchi al di fuori dei loro "marchi gioiello", pensando di non potersi permettere di monitorare più di tanto.

Ma questo crea un paradosso per i detentori di marchi, che ci porta al punto successivo.

2. Il marchio perde distintività

Poiché i marchi sono rilasciati per preservare il carattere distintivo, tutto ciò che diluisce il significato di un marchio può essere motivo di cancellazione. Questi casi non solo comportano la perdita dei diritti, ma possono anche richiedere alle aziende di sottoporsi a costose campagne di rebranding o di rinunciare completamente a un determinato prodotto o servizio.

Torniamo a quel Comma 22: come può una grande azienda monitorare ogni marchio senza rompere la banca?

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3. Il vostro marchio diventa generico

Scala mobile. Trampolino. Aspirina.

Che cosa hanno in comune questi marchi? Un tempo erano tutti marchi di proprietà ufficiale e oggi sono diventati parole di uso comune. A volte i nomi dei marchi diventano così popolari da assumere una vita propria. Una volta che un marchio ha raggiunto lo status di marchio generico, la perdita di distintività comporta la perdita della protezione del marchio.

L'ironia della sorte vuole che queste aziende abbiano lavorato duramente per raggiungere alti livelli di riconoscimento, per poi veder cadere la protezione del loro marchio. Questa è l'unica voce del nostro elenco che non è completamente sotto il vostro controllo. Tuttavia, considerando i molti modi in cui i diritti possono essere persi, questo è certamente il più auspicabile di questi scenari.

4. Perdere in un contenzioso

This one is straightforward — fail to do your homework, and risk getting sued. Companies can reduce their risk of trademark infringement by conducting thorough trademark search clearance processes before application.

Purtroppo, a volte vengono approvati marchi che poi finiscono in tribunale.

While the USPTO will do its best to ensure your mark isn’t too similar to anyone else’s, they aren’t perfect. Most of the time, when large corporations find themselves in hot water, it’s because they overlooked “a little guy.”

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5. Violazioni dei cinque anni di dipendenza

Maintaining a mark’s international rights, as granted by the World Intellectual Property Organization (WIPO), involves a little extra attention. Should a mark lose distinctiveness at home during the first five years of registration, international registration is forfeited by default.

I diritti del Protocollo di Madrid sono subordinati al mantenimento dell'integrità del marchio statunitense nei primi cinque anni.

In altre parole, se perdi il segno a casa, lo perdi anche altrove.

Sebbene un'azienda possa tecnicamente evitare questo scenario presentando una domanda individuale per ogni Paese di interesse, questa operazione è più costosa, richiede tempo e comporta un aggravio dei flussi di lavoro amministrativi.

6. Violazione dell'uso non corretto

Infine, le istituzioni del marchio sono state concepite per essere pratiche. Ciò significa: "Se non lo usi, lo perdi!".

Poiché la titolarità del marchio è subordinata all'uso attivo, i titolari devono presentare all'USPTO la prova dell'uso continuato tra il quinto e il sesto anno dalla registrazione.

Il mancato utilizzo di un marchio per tre anni consecutivi è considerato abbandono, salvo prova contraria. Inoltre, le aziende devono essere in grado di dimostrare di utilizzare il marchio come previsto in origine. Ovviamente, questo aspetto è più importante negli Stati Uniti (dove l'intento dell'uso è richiesto durante la registrazione) che nell'Unione Europea.

Mentre il governo non vi guarderà le spalle, un'altra azienda potrebbe farlo! Se qualcun altro dovesse ritenere che il vostro marchio non viene utilizzato come previsto, potrebbe chiedere la revoca del marchio. Per questo motivo, è fondamentale mantenere una documentazione pertinente sull'uso del marchio.

Mantenere i diritti sul marchio

Come si vede, ci sono molti modi diversi per perdere i diritti sul marchio.

Though it may seem obvious, it’s worth emphasizing: Trademark offices are not monitoring online or offline markets for unauthorized use on your behalf. Maintaining the integrity of your mark, and preventing others from infringing, upon it is the responsibility of the trademark owner.

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