Distintività e descrittività nel diritto dei marchi

Scegliere un marchio aziendale può rivelarsi un vero e proprio campo minato per chi non ha esperienza in materia. Una semplice ricerca veloce su Internet per verificare se il marchio che si intende registrare sia già stato utilizzato da altre organizzazioni non è sufficiente a proteggerti da un'opposizione alla registrazione.

Inoltre, per evitare che l'Ufficio marchi respinga la domanda sin dall'inizio sulla base di motivi assoluti di rifiuto, è fondamentale effettuare ricerche di esclusione e di verifica della disponibilità per accertarsi, tra l'altro, che il marchio sia distintivo e non meramente descrittivo.

Che cos'è un marchio descrittivo?

Un marchio descrittivo descrive semplicemente la natura o una particolare caratteristica di un prodotto o servizio. Ad esempio, un venditore di arance non può depositare il marchio "arancia", in quanto si tratta di una parola generica, o "succosa", in quanto è solo un termine descrittivo di un'arancia. Tuttavia, il termine "Apple" ha potuto essere registrato in termini di computer, in quanto la mela non è un termine generico per i computer.

Nella causa EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda (“EC Brand”) contro EUIPO, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di ricorso secondo cui il marchio richiesto PANTYS per assorbenti igienici e biancheria intima femminile non doveva essere registrato in quanto privo di carattere distintivo e descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001.

EC Brand ha sostenuto che il termine "pantys" non compare nei dizionari inglesi e non è utilizzato nel linguaggio quotidiano come indicazione descrittiva di tutti i prodotti e servizi in questione. Il Tribunale ha respinto queste argomentazioni, poiché il termine "pantys" non differisce dal linguaggio quotidiano in modo tale da essere considerato dal pubblico di riferimento come qualcosa di più di una semplice storpiatura della parola inglese "panties". Inoltre, "pantys" è foneticamente identico all'ortografia corretta della parola.

Tuttavia, in alcuni casi i tribunali hanno riconosciuto la validità dei marchi descrittivi. Nella causa Sky Enterprise Private Ltd. contro Abaad Masala and Co., un tribunale indiano ha stabilito che il convenuto non potesse utilizzare le parole «White Chinese Pepper Masala» e «Black Chinese Pepper Masala» in quella specifica sequenza, confermando così la tutela del marchio registrato dell’attore relativo a tali combinazioni di parole. Il tribunale ha affermato che ogni singola parola che compone i marchi registrati "White Chinese Pepper Masala" e "Black Chinese Pepper Masala" potrebbe essere una parola descrittiva della polvere di masala.

Tuttavia, il tribunale ha stabilito che nessun altro potesse utilizzare quella particolare combinazione e sequenza di parole per descrivere un prodotto o un servizio, poiché tale combinazione e sequenza specifica non è utilizzata nel settore alimentare per descrivere le caratteristiche o la qualità dei prodotti.

Distintività acquisita

Un marchio descrittivo può essere registrato se ha acquisito un significato secondario o un carattere distintivo. Il carattere distintivo acquisito si verifica quando un marchio precedentemente descrittivo ha acquisito un carattere distintivo nel corso del tempo.

Tuttavia, almeno nell’Unione europea, la registrazione di un marchio con carattere distintivo acquisito non è priva di difficoltà. Lukasz Zelechowski sostiene nel suo articolo «Quanto è unitario il marchio dell’Unione europea? Aspetti territoriali del carattere distintivo acquisito»¹che l’ambito geografico del carattere distintivo acquisito all’interno dell’Unione europea pone problemi sia agli avvocati che agli studiosi.

L'autore sostiene che:

«… il principio del carattere unitario dei marchi dell’Unione europea dovrebbe portare ad adottare un approccio più unitario nella valutazione del carattere distintivo acquisito, anziché l’approccio paese per paese prevalente nella giurisprudenza. Più specificamente, ogniqualvolta non siano coinvolte percezioni dei consumatori variabili a livello territoriale nel determinare la mancanza di carattere distintivo intrinseco di un marchio dell’Unione europea, il territorio dell’UE dovrebbe essere trattato, ai fini della determinazione del carattere distintivo acquisito, come un monolite indiviso dai confini tra gli Stati membri. Ciò avviene normalmente nel caso dei marchi non verbali, quali i marchi di forma o di colore, che sono percepiti in modo uniforme in tutta l’UE come dotati o privi di carattere distintivo intrinseco.”

Come garantire che il marchio proposto sia distintivo

Per evitare di sprecare tempo e denaro a causa del rigetto di una domanda di registrazione di marchio per mancanza di carattere distintivo, è fondamentale effettuare ricerche approfondite di esclusione e di verifica della disponibilità. A differenza dei marchi che hanno acquisito carattere distintivo, i marchi intrinsecamente distintivi sono registrabili senza che sia necessario dimostrare che un elemento meramente descrittivo abbia acquisito carattere distintivo.

Oltre ai marchi generici e descrittivi, esistono anche le seguenti categorie:

• Suggestivo: il consumatore deve usare la propria immaginazione per stabilire un legame con il prodotto o il servizio del marchio. Ad esempio, «Puma» evoca la velocità, ma il termine non è associato all’abbigliamento sportivo.
• Fantastico: il marchio ha coniato una nuova parola, ad esempio «Kodak».
• Arbitrario — il termine proposto come marchio figura nel dizionario, ma il marchio lo utilizza in un modo che non ha alcun nesso con il suo significato comune, ad esempio «Apple» per i computer e «Shell» per i prodotti petroliferi.

Pensieri finali

Il modo migliore per concepire la richiesta di protezione del marchio è immaginare una scala da uno a dieci, dove uno corrisponde ai marchi generici non registrabili e dieci ai marchi intrinsecamente distintivi che hanno diritto alla protezione.

Iniziate il vostro viaggio verso la registrazione del marchio con una ricerca preliminare sul marchio. Eliminate i candidati deboli già all'inizio del progetto di denominazione di un nuovo marchio e fate una ricerca più intelligente.

La nostra soluzione di ricerca preliminare sui marchi ExaMatch™ vi consente di prendere decisioni più informate in merito ai rischi, grazie all'accesso immediato a tutti gli aspetti delle informazioni sui marchi registrati a livello mondiale.

Per saperne di più

DISCLAIMER:

*Il presente articolo è un articolo di opinione a scopo informativo redatto dall'autore. Le opinioni e i punti di vista espressi in questo articolo sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente la linea ufficiale o le posizioni di Corsearch o dei suoi clienti.

*I marchi e i loghi sopra indicati non sono affiliati a Corsearch né di sua proprietà, e vengono utilizzati esclusivamente a scopo illustrativo in quanto provengono da registri pubblici dei rispettivi uffici marchi.

*I marchi citati sono indicati solo a scopo informativo; l'elenco dei marchi non implica alcun rapporto con Corsearch o con le entità ad essa collegate.