Sette passi per una registrazione di successo del marchio

Il vostro marchio potrebbe essere il bene commerciale più prezioso della vostra azienda. La globalizzazione del commercio e la connettività dell'era digitale in cui tutti viviamo e lavoriamo hanno ampliato la portata dei marchi su vasta scala. Un marchio forte, con un'attrattiva universale e globale, vale oggi come l'oro per gli imprenditori più accorti.

Proteggere le attività immateriali

In risposta all'aumento del valore commerciale dei marchi, in molti Paesi e territori si è assistito a un aumento costante e progressivo dell'attività legale relativa alla protezione dei marchi.

Probabilmente, uno dei primissimi passi strategici nella tutela del marchio, indipendentemente dal fatto che si intenda operare in paesi che applicano il principio del «primo a depositare» o del «primo a utilizzare» per la registrazione dei marchi, consiste nel registrare il proprio marchio. A questo proposito, trasformare le idee in risorse può rivelarsi un’operazione dispendiosa in termini di tempo e denaro. Per aiutarvi a muovere i primi passi, abbiamo elaborato una tabella di marcia: sette passaggi da seguire come guida per una registrazione del marchio di successo.

Sette passi per il successo

1. Brainstorming
2. Elenco dei potenziali candidati al marchio
3. Ricerca preliminare sui marchi (ricerca per corrispondenza esatta e semi-esatta)
4. Ricerca di somiglianza (per individuare il rischio di somiglianza tra il vostro marchio candidato e i marchi già esistenti) al fine di garantire che si proceda con i marchi più validi. (L'ambito della ricerca dipenderà dal livello di rischio che l'azienda è disposta ad assumersi)
5. Approvazione da parte di un professionista del marchio
6. Presentazione della domanda di registrazione del marchio (a seconda del territorio, potrebbe essere necessario che la domanda venga presentata da un agente o da un avvocato specializzato in marchi)
7. Registrazione del marchio di successo!

Una volta acquisiti i diritti sul marchio, è fondamentale ricordare che i marchi dovranno essere utilizzati attivamente, monitorati e rinnovati! Per saperne di più su come Corsearch può aiutarti a monitorare i tuoi marchi, clicca qui.

Ricerca preliminare ad eliminazione diretta - in secondi

Dopo aver ristretto il campo dei candidati durante le sessioni di brainstorming e aver stilato un elenco di candidati “validi”, il passo successivo consiste nel procedere a una ricerca preliminare online per escludere i nomi di marchi proposti (Fase 3). Il nostro potente strumento di ricerca a eliminazione, ExaMatch™, vi consente di verificare immediatamente se i nomi esatti o parzialmente esatti sono già utilizzati da altre aziende nelle regioni di vostro interesse. Includete nella vostra ricerca preliminare a eliminazione tutti i possibili territori in cui intendete operare con il vostro marchio.

Se durante la ricerca a eliminazione diretta si riscontrano potenziali conflitti, la prassi migliore è tornare alla fase di brainstorming e selezionare un nuovo candidato.

Ricerca per similarità

Se non viene identificato alcun rischio durante la ricerca ad eliminazione diretta, avete due opzioni. La scelta dell'opzione dipende dal grado di rischio che l'azienda vuole assumersi e dalla gestione del tempo, in particolare dalla tempestività del progetto.

La prima opzione (e quella più consigliata) consiste quindi nell’effettuare una ricerca di somiglianza (Fase 4). Il nostro strumento di ricerca di disponibilità basato sull’intelligenza artificiale, NameCheck™, attiverà automaticamente tutti i tipi di criteri, con l’unico obiettivo di ridurre il rischio che emergano informazioni sconosciute, prima che procediate con il deposito del vostro marchio. Questo processo ridurrà il rischio che la vostra domanda venga respinta nella fase finale e vi farà risparmiare tempo e denaro evitando di dover ripetere la procedura.

Ridurre al minimo il rischio

Una volta presentata la domanda, non è più possibile modificare, nemmeno in minima parte, il proprio marchio. Se dovessero emergere ostacoli relativi al segno, sarà necessario ricominciare da capo con una nuova domanda (con un conseguente dispendio di tempo e denaro). È quindi estremamente importante comprendere appieno i rischi in questa fase. Dopo aver eliminato i marchi "a rischio" tramite una ricerca di esclusione e aver poi effettuato una ricerca di somiglianza, una ricerca di clearance completa è il modo migliore per ridurre al minimo il rischio quando si procede con uno o più marchi specifici.

In alternativa, se disponete di poco tempo e non avete individuato alcun livello inaccettabile di rischio o minaccia per il vostro candidato (ovvero, se durante la ricerca di esclusione non compaiono nomi identici o parzialmente identici), potete valutare di far passare direttamente il vostro candidato alla fase di approvazione del processo (Fase 5) per un'ulteriore analisi da parte di un esperto in marchi.

Parere legale

A seconda della vostra esperienza e delle vostre competenze, potete effettuare la ricerca preliminare di disponibilità autonomamente oppure avvalervi dei servizi di un esperto in ricerche; tuttavia, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista del settore legale, che vi fornirà un parere qualificato sui risultati ottenuti nel territorio in questione e vi consentirà di portare il vostro marchio alla fase finale del percorso: il deposito della domanda di registrazione presso un ufficio marchi (Fase 6).

Protezione del marchio attraverso la registrazione

Come già detto, indipendentemente dall'acquisizione di un diritto di marchio derivante dall'uso o dalla registrazione, in genere il modo più prudente per proteggere il proprio marchio è quello di depositare una domanda di marchio presso un registro dei marchi.

Se siete arrivati con successo alla Fase 6 e siete pronti a presentare una domanda di registrazione del marchio, quali sono i requisiti? Dovete aver deciso la forma o la rappresentazione grafica del marchio che desiderate proteggere. Una volta depositato il marchio, otterrete i diritti di marchio solo su quella versione del marchio. Inoltre, nella vostra domanda dovrete essere in grado di descrivere o definire i prodotti o i servizi che fornirete con quel marchio. La vostra descrizione sarà molto importante perché nella maggior parte dei territori il mondo dei marchi è suddiviso in 45 classi internazionali, chiamate Classi di Nizza, che aiutano a caratterizzare i vostri prodotti e servizi. Queste classi vengono utilizzate come indice al Passo 3 e al Passo 4 (durante la vostra ricerca) e vi sarà anche richiesto di definire la o le classi in cui desiderate depositare il marchio al Passo 6 (fase di domanda).

Infine, è bene tenere presente che, a seconda del territorio in cui si intende presentare la domanda, potrebbe essere necessario avvalersi dei servizi di un avvocato specializzato in marchi che presenti la domanda per vostro conto. (Ad esempio, negli Stati Uniti i richiedenti stranieri devono incaricare un avvocato statunitense). Vi consigliamo sempre di avvalervi di un avvocato specializzato in marchi che presenti la domanda per vostro conto, indipendentemente dal luogo in cui la presentate.

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