Come determinare le classi di Nizza dei marchi

Stabilire le classi di Nizza (talvolta denominate anche «classi internazionali») appropriate in cui classificare il proprio marchio al momento della domanda di registrazione può rivelarsi un processo piuttosto complesso. La registrazione del marchio nelle classi corrette costituisce un elemento fondamentale della strategia complessiva di protezione del marchio.

Cosa sono le Nice Classes?

L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) definisce la Classificazione di Nizza sul proprio sito web come segue: «La Classificazione di Nizza (NCL), istituita dall'Accordo di Nizza (1957), è una classificazione internazionale di prodotti e servizi applicata ai fini della registrazione dei marchi. La versione 2019 dell'undicesima edizione della NCL è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.»

Esistono in totale 45 classi di Nizza per i marchi. Le classi da 1 a 34 sono dedicate ai prodotti, mentre quelle da 35 a 45 sono dedicate ai servizi. L'OMPI fornisce online una guida completa e l'elenco delle classi. Ogni classe di Nizza è dotata di un titolo e di note esplicative. Il titolo di ciascuna classe descrive in linea di massima la natura dei prodotti o dei servizi che rientrano in quella classe. Le note esplicative di ciascuna classe forniscono maggiori dettagli sui tipi di prodotti o servizi compresi in una determinata classe.

Se avete bisogno di verificare a quali classi appartengono i vostri prodotti, TMClass mette a disposizione uno strumento di ricerca online per aiutarvi nella classificazione dei vostri prodotti e servizi. Corsearch offre ai visitatori del nostro sito web una panoramica completa e di facile consultazione, oltre a un elenco delle classi.

Perché si usano le classi di Nizza?

Al momento della presentazione della domanda, spetta al richiedente verificare se il marchio sia inedito o se sia già stato rivendicato da un altro soggetto. Per stabilire se il proprio marchio sia disponibile, è necessario effettuare una ricerca su una mole enorme di informazioni. La Classificazione di Nizza facilita tale ricerca organizzando le informazioni relative ai marchi in classi indicizzate, rendendo così più agevole lo svolgimento di una ricerca approfondita. In altre parole, la classificazione dei prodotti e dei servizi consente di ottenere i diritti sul marchio senza intoppi.

Chi usa le Nice Classes?

Attualmente, circa 150 uffici marchi in tutto il mondo applicano la Classificazione di Nizza. Questo numero comprende alcuni uffici che non hanno sottoscritto l’Accordo di Nizza, ma che utilizzano comunque la Classificazione di Nizza come riferimento. Inoltre, quattro organizzazioni regionali, l’Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), l’Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO), l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP) e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), utilizzano la Classificazione di Nizza. Anche l’Ufficio internazionale dell’OMPI applica la Classificazione di Nizza nel quadro del Sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.

Quando si utilizzano le classi Nice?

Prima di avviare la procedura di registrazione del marchio e decidere in quali classi di Nizza classificarlo, è fondamentale stabilire innanzitutto il territorio in cui si intende commercializzare i prodotti o i servizi protetti dal marchio. Ciò è di fondamentale importanza poiché ogni territorio potrebbe applicare una versione diversa della classificazione di Nizza alla descrizione dei prodotti e dei servizi riportata nella domanda.

Ad esempio, la Colombia, il Portogallo, la Corea del Sud e gli Stati Uniti fanno parte di una minoranza di giurisdizioni che non consentono l'uso di denominazioni di classe come parte dell'identificazione accettabile di prodotti o servizi al momento della richiesta di registrazione dei marchi.

Molti altri paesi, tra cui Danimarca, Hong Kong, India, Norvegia, Svezia e Regno Unito, consentono in genere l’uso delle denominazioni di classe. Inoltre, alcune giurisdizioni, come Argentina, Cambogia e Laos, consentono l’uso delle denominazioni di classe nel senso più ampio del termine, includendo una rivendicazione su tutti i prodotti o servizi appartenenti alla classe.

È opportuno prendere questa decisione e poi applicare i territori scelti nella fase di verifica della disponibilità del marchio all’interno della ricerca personalizzata.

Quali classi?

Una volta stabilito quale versione (se presente) della classificazione di Nizza è applicabile nei territori di vostro interesse, dovrete poi determinare in quali classi e in quante classi desiderate registrare il vostro marchio (se consentito dal territorio).

A tal fine, dovrai esaminare attentamente l'elenco completo delle classi di Nizza. Dovrai quindi stabilire in quale o quali classi rientrano i tuoi prodotti o servizi e, come indicato in precedenza, effettuare una ricerca approfondita sulla disponibilità del marchio, verificando l'esistenza di somiglianze e il rischio di confusione in tutte le classi in cui intendi depositare la domanda prima di presentarla.

Ampia protezione

È bene tenere presente che alcuni marchi famosi godono di una «protezione estesa». Ciò significa, in pratica, che i titolari di tali marchi possono impedire ad altri di acquisire diritti su diverse classi senza dover invocare la «diluizione».

Sebbene sia possibile effettuare una ricerca di disponibilità autonomamente, consigliamo vivamente di avvalersi dei servizi del proprio team legale o di un avvocato specializzato in marchi, affinché vi assistano in questo processo fornendovi un parere legale, in particolare se la ricerca iniziale di disponibilità dovesse evidenziare eventuali minacce o rischi di confusione relativi ai vostri marchi.

Se consentito, potreste trovarvi a cavallo di due o più classi, a seconda dei prodotti o servizi che vendete. Alcuni territori non consentono la presentazione di domande per più classi. Se sono ammesse domande per più classi, ogni classe avrà una tassa di deposito aggiuntiva, che inciderà sul vostro budget, quindi dovrete pianificarla con attenzione. In questo caso è possibile presentare una domanda per tutte le classi che si desidera coprire con i propri prodotti o servizi.

Portafoglio marchi

Nel decidere in quali classi di Nizza classificare la tua domanda, dovresti anche considerare il tuo portafoglio di marchi nel suo complesso. Ad esempio, potresti già vendere abbigliamento per bambini nella classe 25 con il tuo marchio. Tuttavia, se tra un anno desideri lanciare sul mercato delle fasce porta-bambini, che rientrano nella classe 18, dovresti valutare di includere entrambe le classi nella tua domanda, in modo da tenere conto della crescita prevista del tuo portafoglio di marchi.

Una volta scelte le classi, l'ambito di protezione del vostro portafoglio sarà definito in via definitiva; è quindi importante operare una scelta oculata in fase di verifica. Le classi (e le descrizioni dei prodotti e dei servizi) che includerete nella vostra domanda determineranno i vostri diritti di impedire a terzi di utilizzare marchi identici o simili. È consigliabile ottenere la massima copertura possibile per proteggere appieno il vostro marchio e tutti i vostri segni distintivi.

O lo usi o lo perdi

La scelta delle classi di Nizza in cui depositare il marchio dovrebbe rientrare nella vostra strategia complessiva in materia di marchi. Come già detto, molte grandi aziende depositano il marchio in più classi (in alcune delle quali potrebbero non utilizzarlo mai) al fine di ottenere una protezione più ampia.

Tuttavia, va anche sottolineato che una strategia di protezione dei marchi di ampio respiro comporta il rischio di contestazioni da parte di terzi per «mancato uso». I marchi registrati devono essere utilizzati per tutelare i propri diritti e garantire che mantengano la loro validità e applicabilità nei confronti di terzi.

Ricerca e autorizzazione dei marchi

In sintesi, non si può sottovalutare l’importanza di stabilire innanzitutto in quale territorio e in quale classe o classi di Nizza presentare la domanda di registrazione del marchio. Una ricerca esaustiva dei territori proposti e un'approfondita verifica della disponibilità del marchio, che consenta di effettuare un controllo incrociato del marchio proposto tra le classi e nei territori chiave, è un fattore determinante nella domanda di registrazione del marchio. Ciò consentirà di risparmiare tempo e denaro e contribuirà ad evitare il rischio di confusione e, nel peggiore dei casi, il rifiuto del marchio da parte del registro dei marchi.

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