Come trovare il miglior avvocato di marchi: Sette domande da porre

Sebbene gli avvocati specializzati in diritto dei marchi non siano tanti quanti i dentisti, ce ne sono comunque abbastanza da farti chiedere: sto collaborando con il migliore? Qual è la sua esperienza? E come potrei saperlo? Nelvalutare i potenziali candidati, occorre tenere conto di molti fattori. Dopotutto, a questa persona viene affidata una grande responsabilità.

Scegliere il giusto avvocato specializzato in marchi non è facile, ma verificare questi sette aspetti può aiutarti a prendere la decisione giusta… Il tuo avvocato specializzato in marchi dovrebbe:

• Valutare con precisione le somiglianze tra i marchi e i rischi di violazione.
• Ridurre in modo proattivo la probabilità di opposizione durante il processo di candidatura.
• Svolgano le dovute verifiche per aiutarti a evitare di ricevere in seguito una diffida.

Sebbene tali controversie vengano solitamente risolte prima del processo, una potenziale causa per violazione del marchio registrato non è una cosa con cui scherzare.

In questo articolo esamineremo sette domande da porre durante un colloquio con un avvocato specializzato in marchi. Tenete presente che questo elenco non è affatto esaustivo. È sempre importante affidarsi a un avvocato che conosca bene il vostro settore.

Sette domande da porre a un avvocato specializzato in marchi

1. Qual è il suo livello di esperienza in materia di diritto dei marchi?

Come per altre professioni, gli avvocati sono spesso specializzati. Sebbene non sia necessario trovarne uno che si occupi esclusivamente di diritto dei marchi, è importante trovarne uno con il livello di esperienza necessario.

Sebbene la maggior parte degli avvocati sappia come registrare un marchio, sono pochi quelli che hanno familiarità con gli aspetti tecnici del processo di ricerca e verifica della disponibilità. Cerca qualcuno che:

• Può cercare nuovi marchi disponibili per vostro conto.

• Comprende tutti i fattori che rendono un marchio «ad alto rischio».
• Comprende i requisiti specifici delle registrazioni sul mercato globale.
• Comprende come gestire in modo appropriato le opposizioni, le revoche e le invalidazioni.

2. Quali banche dati utilizzate per valutare il rischio?

Nessun avvocato specializzato in marchi di buona reputazione si affiderà esclusivamente a banche dati gratuite, poiché queste non dispongono delle funzionalità necessarie per effettuare valutazioni complete. Sebbenele banche dati governative possano stabilire se il marchio che avete scelto sia già in uso, non sono in grado di valutare le somiglianze fonetiche o visive. Inoltre, non forniscono alcuna segnalazione in merito a possibili fraintendimenti culturali e/o linguistici (aspetto molto importante nel contesto del marketing internazionale).

Molti studi legali si affidano a Corsearch, sia affidando l'intero processo ai nostri fornitori specializzati in servizi di selezione e ricerca, sia pagando per utilizzare i nostri database e strumenti.

3. Quali sono le vostre tariffe?

Le spese legali variano a seconda della rapidità con cui si desidera ottenere i risultati. Per tempi di consegna considerati rapidi (1-2 giorni) è necessario prevedere un costo notevolmente superiore. In caso contrario, i tempi di consegna standard sono di circa una settimana.

I costi dipenderanno anche dalle dimensioni e dalla complessità della vostra attività. Mentre una piccola impresa a conduzione familiare può ottenere una ricerca approfondita su un nome per poche centinaia di dollari, un'agenzia di branding è più propensa a spendere migliaia di dollari per due o tre proposte di nomi.

Dovrete porre alcune domande più specifiche.

• Quali sono le vostre tariffe per il deposito della domanda di marchio se il mio candidato è valido?
• Quali sono le vostre tariffe per la conduzione di un'ulteriore ricerca se il mio candidato è negativo?
• Quali sono le vostre tariffe orarie per la gestione di eventuali atti dell'ufficio (ad esempio, opposizioni)?
• Quali sono le vostre tariffe per la sorveglianza di un marchio una volta che è stato finalmente registrato?

E, visto che stai pagando tutte quelle spese, vorrai sicuramente assicurarti che il tuo avvocato stia effettuando una ricerca il più approfondita possibile. Quindi, poni le seguenti domande:

4. Effettuate ricerche nelle banche dati di common law?

Negli Stati Uniti, ai marchi utilizzati senza registrazione federale vengono automaticamente riconosciuti i diritti di common law. Tali diritti spettano a chiunque sia in grado di dimostrare per primo l'effettivo utilizzo in ambito commerciale.

Gli Stati Uniti sono considerati un paese in cui vige il principio "primo ad arrivare, primo ad avere diritto". Purché vi sia stato uno scambio di denaro per un prodotto o un servizio (e sia possibile dimostrare il primo utilizzo), un marchio è legalmente tutelato dai tribunali statali. Ciò significa che un'azienda non è tenuta a registrare il proprio marchio per ottenere la priorità di utilizzo nella propria area geografica.

Quindi, anche se la vostra azienda è più grande e più redditizia, potreste comunque trovarvi a ricevere un "cessate il fuoco" da un'azienda locale se non avete coperto le vostre basi.

5. Effettuerete una ricerca proattiva nelle regioni al di fuori di quella in cui mi sto registrando?

La maggior parte degli avvocati è disposta ad ampliare la portata della ricerca dietro pagamento di un supplemento. Se la vostra azienda è minimamente interessata al commercio internazionale o semplicemente vuole mantenere una presenza su Internet negli Stati Uniti, dovrete coprire le vostre basi.

6. Cercherete nei database degli app store?

Nessuna ricerca di verifica della disponibilità di un marchio al giorno d'oggi può dirsi completa senza controllare l'utilizzo di marchi simili negli app store. Secondo l'Internet & American Life Project del Pew Research Center, la metà di tutti i possessori adulti di telefoni cellulari negli Stati Uniti ha delle app sul proprio dispositivo.

Si stima che entro il 2017 le app saranno scaricate per 268 miliardi di dollari e avranno un fatturato di 77 miliardi di dollari.

7. Come funziona il processo di controllo del marchio?

Una volta completate tutte le procedure per la registrazione del marchio, è importante monitorarne eventuali violazioni. Le spese legali per il monitoraggio dei marchi possono variare notevolmente.

Non esitare a chiedere chiarimenti al tuo avvocato, chiedendogli una panoramica del servizio di monitoraggio che può offrirti.

Pensieri finali

Le procedure di ricerca, verifica e registrazione dei marchi comportano attività altamente specializzate e dispendiose in termini di tempo. Ecco perché è necessario affidare questo lavoro a professionisti esperti e qualificati nel campo della proprietà intellettuale, in grado di fornirvi una consulenza adeguata e di farvi risparmiare tempo e denaro durante la ricerca di un nuovo nome per il vostro marchio.

DISCLAIMER:

*Il presente articolo è un articolo di opinione a scopo informativo redatto dall'autore. Le opinioni e i punti di vista espressi in questo articolo sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente la linea ufficiale o le posizioni di Corsearch o dei suoi clienti.