Le guide définitif des marques : L'autorisation, la contrefaçon, la recherche et l'achat

Ce que vous apprendrez

Que vous soyez conseiller juridique, avocat spécialisé dans les marques ou novice dans ce domaine, ce guide vous fournira des informations utiles pour vous aider dans votre rôle. Nous présentons une introduction sur les marques, la procédure d'autorisation et la manière dont vos marques peuvent être contrefaites, avant d'expliquer en détail comment rechercher et acheter les marques souhaitées.

Table des matières

• Qu'est-ce qu'une marque ?
• Comment obtenir une marque ?
• Quelle est la différence entre le symbole "TM" et le symbole "R" ?
• Pourquoi ma demande de marque pourrait-elle être refusée ?
• Où la représentation graphique est-elle nécessaire ?
• Comment savoir si ma marque est distinctive ?
• Qu'est-ce que le risque de confusion dans le domaine des marques ?
• Pourquoi dois-je effectuer une recherche sur les marques ?
• Comment rechercher des marques ?
• Les grandes étapes d'une recherche de marque
• Comment réduire le nombre de résultats obtenus lors d'une recherche ?
• Qu'est-ce qu'une recherche de marque figurative ?
• Pourquoi dois-je surveiller ma marque ?
• Qu'est-ce que la contrefaçon de marque ?
• Quels sont les exemples de contrefaçon de marque ?
• Qu'est-ce qu'une infraction de droit commun ?
• Dois-je me préoccuper d'autres langues ?
• Puis-je acheter une marque existante ?
• Puis-je acheter une marque "morte" ?
• Qu'en est-il de l'achat d'une marque dans le cadre d'une franchise ?

Qu'est-ce qu'une marque ?

Une marque est une forme particulière de propriété intellectuelle. Il est utile de considérer la propriété intellectuelle comme une création de l'esprit - les droits sur la propriété appartiennent à la personne (ou à l'entité commerciale) qui l'a créée. La propriété intellectuelle se présente sous différentes formes. Les plus courantes sont les marques, les brevets et les droits d'auteur.

Les marques servent à protéger les noms, les dessins et les emballages sous lesquels une entreprise commercialise ou vend ses biens et ses services. Les brevets protègent les nouvelles inventions et les droits d'auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques.

La création ou la protection d'une marque doit répondre à un certain nombre d'exigences dans différentes régions. Vous devez être précis quant aux produits ou services que la marque choisie représentera. Les produits et services fournis par les entreprises entrent dans un certain nombre de catégories désignées par le système de classification NICE. Votre marque doit permettre d'identifier clairement votre produit ou service par rapport à d'autres de la même catégorie ou classe.

Dans de nombreuses régions, vous devez être en mesure de fournir une "représentation graphique" de la marque que vous avez choisie. Cela signifie que vous devez être en mesure d'en créer une représentation sur papier et de la joindre à votre demande d'enregistrement. Toutefois, cela n'a pas limité le type de marques pouvant être enregistrées, même les couleurs et les sons parvenant à être enregistrés.

Notre article fournit plus de détails sur les conditions requises pour que la marque que vous avez choisie soit enregistrée avec succès en tant que marque.

Comment obtenir une marque ?

La première chose à comprendre à propos des droits de marque est qu'ils sont de nature territoriale et que les différentes façons de créer ou d'acquérir une marque seront toujours dictées par la région dans laquelle vous utiliserez la marque et par la législation et la réglementation applicables.

Votre marque doit être unique, c'est-à-dire qu'elle doit permettre de distinguer votre entreprise des autres. Quelle que soit la méthode que vous souhaitez utiliser pour établir vos droits sur votre marque, vous devez vous assurer qu'elle peut être utilisée. C'est ce que vous faites dans le cadre d'un processus connu sous le nom de "trademark clearance" ou "trademark searching". Dans sa forme la plus simple, la recherche de marques consiste à comparer la marque que vous proposez avec des marques existantes afin de s'assurer qu'elle est suffisamment différente pour distinguer votre entreprise d'autres entreprises de la même catégorie.

Selon votre région, il n'est peut-être pas nécessaire (bien que cela soit toujours recommandé !) d'enregistrer votre marque pour en obtenir les droits. L'obtention de droits par la simple utilisation de la marque est connue sous le nom de droits de "common law" et il est nécessaire de rechercher également ces sources de marques potentiellement conflictuelles dans le cadre de votre recherche d'antériorité.

Dans certaines régions, les droits accordés pour l'utilisation d'une marque peuvent aller plus loin que les droits de common law. Il existe deux systèmes principaux d'acquisition des droits dans les différents territoires, qui se divisent en deux grandes catégories : "premier déposant" et "premier utilisateur".

Bien que les droits de marque dépendent toujours de l'usage que vous faites de la marque, dans les régions où l'usage est le premier, la première personne à utiliser une marque en détient les droits indépendamment de toute autre circonstance (bien que ces protections ne soient jamais aussi fortes que les droits enregistrés) et dans les régions où l'enregistrement est le premier, la première personne qui enregistre une marque en obtient les droits indépendamment de la personne qui l'a utilisée ou créée, bien que le degré de rigueur de cette application varie considérablement d'une région à l'autre.

Les exigences régionales de votre pays doivent constituer un élément essentiel de la stratégie que vous utilisez pour obtenir les droits sur la marque que vous avez choisie. Notre article approfondi sur les pays "premier déposant" et "premier utilisateur" vous y aidera!

Pourquoi ma demande de marque pourrait-elle être refusée ?

Il existe un grand nombre de raisons pour lesquelles une demande d'enregistrement de marque peut être refusée - depuis les problèmes liés à la demande elle-même jusqu'à l'incapacité de fournir des preuves suffisantes de l'usage de la marque dans le commerce - et il n'est pas toujours possible de savoir à l'avance si votre demande sera finalement acceptée.

La préparation d'une demande d'enregistrement demande beaucoup de temps et de ressources. Il est donc logique de faire tout ce qui est possible pour s'assurer que l'on a satisfait aux normes d'enregistrement à l'avance.

Bien que beaucoup de choses échappent à votre contrôle, une procédure d'autorisation solide qui garantira qu'aucune contrefaçon de marque ou confusion avec une marque enregistrée existante n'entravera votre demande.

Voir notre examen approfondi des motifs de refus à l'USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Comment savoir si ma marque est distinctive ?

Pour qu'une demande d'enregistrement de marque soit acceptée (ou même pour qu'elle soit utilisée dans le commerce sans contestation), il faut que la marque soit distinctive plutôt que descriptive.

Le caractère descriptif signifie simplement que la marque ne décrit qu'un élément ou une caractéristique du produit ou du service - comme le fait de qualifier un service de "rapide" ou un produit d'"anti-âge". Ces exemples peuvent également relever d'une autre catégorie insuffisante pour l'enregistrement : la catégorie générique.

Cependant, ce n'est pas toujours la fin du chemin. Une marque considérée comme trop descriptive ou générique pour être enregistrée peut acquérir un caractère distinctif au fil du temps, mais il s'agit d'un long chemin vers l'enregistrement ou l'acquisition d'un champ de protection pour votre marque.

Obtenir des conseils sur la "force" de votre marque proposée (c'est-à-dire sur son degré de distinctivité) avant de décider d'une stratégie peut vous faire économiser beaucoup de ressources et de temps. Vous pouvez commencer par en savoir plus sur le caractère distinctif par rapport au caractère descriptif en cliquant ici.

Qu'est-ce que le risque de confusion dans le domaine des marques ?

L'un des aspects les plus complexes de la question des marques est sans doute la manière dont il convient d'en autoriser l'usage ou l'enregistrement, mais le concept de "risque de confusion" vient juste après.

Le "risque de confusion" est une évaluation de la probabilité que votre marque proposée soit confondue avec une autre marque existante par le grand public - ou du moins la partie du public susceptible de se trouver sur le marché de vos produits ou services.

Cette évaluation va beaucoup plus loin que la simple comparaison de l'identité des deux marques et prend en compte des éléments tels que la similitude phonétique (son semblable) et la similitude visuelle (aspect semblable).

Pour vous aider à déterminer si votre marque présente un risque élevé de confusion, vous pouvez commencer par vous familiariser avec les sept facteurs clés permettant d'identifier le risque de confusion.

Comment rechercher des marques ?

Le processus de recherche d'une marque comporte un certain nombre d'étapes. Le nombre d'étapes dont vous aurez besoin dépendra de la marque proposée, de votre activité, de vos intentions et de votre expérience. Les principales étapes consistent en une recherche préliminaire, une recherche de similitudes, une recherche complète et un avis juridique. Les marques figuratives font l'objet de considérations supplémentaires.

Comment réduire le nombre de résultats obtenus lors d'une recherche ?

L'ensemble des données obtenues à la suite d'une recherche approfondie (ou même d'une recherche préliminaire) peut être sous-estimé, mais il y a une différence entre les informations et les informations pertinentes qui ont un impact sur votre marque. Un grand nombre de résultats ne constitue pas nécessairement un obstacle à l'enregistrement.

Les experts en marques prendront un certain nombre de mesures stratégiques pour cibler davantage la recherche sur les domaines pertinents. Par conséquent, les résultats qui vous sont renvoyés pour examen sont non seulement moins nombreux, mais aussi plus pertinents. Pour en savoir plus sur les méthodes utilisées, cliquez ici.

Pourquoi dois-je surveiller ma marque ?

Votre parcours ne s'arrête pas à l'obtention d'un enregistrement réussi. L'étendue de la protection que vous avez acquise doit être maintenue. Il existe un certain nombre de façons de diminuer ou de perdre cette protection, mais elles se répartissent en deux grandes catégories : le fait de ne pas entretenir ou utiliser votre marque de manière adéquate et les actions des autres.

Dans la première catégorie, les problèmes les plus fréquents sont le non-renouvellement de la protection de la marque dans les délais impartis ou l'utilisation insuffisante de la marque, ce qui permet à des tiers d'intenter une action en nullité de la marque.

La surveillance des marques est un processus destiné à vous protéger contre les actions d'autrui.

Qu'est-ce que la contrefaçon de marque ?

La contrefaçon de marque (l'utilisation non autorisée de votre marque) peut entraîner la perte du caractère distinctif ou devenir générique et, avec le temps, peut conduire à la perte de vos droits. La dilution d'une marque (bien qu'il s'agisse d'une forme de contrefaçon de marque) diffère de la contrefaçon de marque en ce sens qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il existe un risque de confusion pour prouver la dilution. Il existe des moyens de défense contre une action pour dilution de marque, notamment le fait que l'usage non autorisé consiste en un usage loyal ou une parodie de la marque.

Il est important de comprendre que la responsabilité du maintien et de la protection de vos marques et autres propriétés intellectuelles incombe au propriétaire de la marque. Si les offices de propriété intellectuelle tiennent des registres des marques, ils ne surveillent pas les marchés en ligne et hors ligne afin de protéger vos marques.

Qu'est-ce qu'une infraction de droit commun ?

De nombreux types d'entreprises, en particulier les petites entreprises, utilisent des marques dans le cadre du système de common law ou en tant que marques non enregistrées. Cette situation peut poser des problèmes aux grandes entreprises lors de la recherche de marques, car les marques non enregistrées sont plus difficiles à trouver. De nombreuses considérations dépendent de la région dans laquelle votre entreprise opère.

Connaître le système qui s'applique dans la région où vous exercez votre activité est essentiel pour réussir. Dans les pays où l'on est le premier à utiliser, les protections pour l'utilisation des marques en common law seront plus fortes que dans les pays où l'on est le premier à déposer.

Que le pays dans lequel vous opérez soit le "premier à déposer" ou le "premier à utiliser", les protections qui s'appliquent aux marques non enregistrées seront toujours plus faibles que celles qui s'appliquent aux marques enregistrées, et la prudence est donc toujours de mise.

Les noms de domaine (le nom de votre entreprise sur l'internet) sont protégés dans de nombreux pays et doivent être vérifiés séparément. Les noms de domaine posent des problèmes car ils sont réglementés différemment des marques commerciales et, si vous pouvez tout à fait acheter un nom de domaine similaire à une marque existante, il se peut que vous ne soyez pas autorisé à l'utiliser dans le commerce.

Les applications et les magasins d'applications peuvent être une source de maux de tête similaires - encore une fois, la réglementation de ces derniers existe en dehors du domaine des enregistrements de marques, mais vous devez néanmoins avoir le droit d'utiliser les noms, les marques et les dessins que vous choisissez du point de vue de la marque.

De nombreux pièges attendent les imprudents dans l'utilisation non enregistrée ou de droit commun de la propriété intellectuelle, vous pouvez vous mettre à jour grâce à une étude plus approfondie des problèmes potentiels.

Dois-je me préoccuper d'autres langues ?

Bien que la réponse à pratiquement toutes les questions juridiques soit : cela dépend, deux marques sont considérées comme identiques si la signification est la même ; en bref, la langue a son importance. Cette règle s'applique tout particulièrement aux marques célèbres, qui bénéficient en tout état de cause d'une protection plus étendue. Par conséquent, la possibilité de surveiller vos marques dans d'autres langues est un élément important qui mérite d'être pris en considération. Les éléments de la contrefaçon de marque dans d'autres langues sont complexes ; vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Puis-je acheter une marque existante ?

La création, l'enregistrement et la protection d'une nouvelle marque est un processus long et parfois coûteux qui peut soulever la question suivante : "Puis-je acheter une marque et, dans l'affirmative, comment puis-je acheter une marque et est-ce plus facile que de créer et d'enregistrer une nouvelle marque ?

Malheureusement, beaucoup découvrent que les éléments de l'achat d'une marque sont les mêmes que ceux de la création d'une marque. Vous devez toujours évaluer le niveau de risque de la marque en question et le degré de sécurité de son utilisation, de la même manière que vous évaluez une nouvelle marque.

Vous devez également savoir clairement comment vous utiliserez la marque, la valeur qu'elle apportera sur votre marché, les difficultés que l'utilisation préexistante de la marque pourrait poser lors de son transfert à votre entreprise et si elle représente un soutien à long terme pour les objectifs de votre entreprise ou une solution temporaire. Ces facteurs détermineront non seulement si vous devez procéder à un achat, mais aussi le prix que vous êtes prêt à payer.

Les questions de droit commun peuvent affecter l'achat d'une marque de la même manière qu'une marque nouvelle et vous devrez donc toujours vérifier votre projet d'achat par rapport aux sources de droit commun, aux domaines et aux magasins d'applications. En fonction de l'usage que vous comptez faire de la marque, des considérations internationales et linguistiques peuvent également être prises en compte. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer s'il convient d'acheter une marque ; vous pouvez en savoir plus sur le filtrage des marques ici.

Qu'en est-il de l'achat d'une marque dans le cadre d'une franchise ?

Le domaine du franchisage en ce qui concerne les marques est fascinant. Bien que les droits d'utilisation d'une marque soient acquis dans le cadre d'un contrat de franchise, il est rare que la marque en question soit achetée ou qu'elle fasse l'objet d'un droit exclusif d'utilisation.

Il s'agit plutôt d'une licence d'utilisation d'une marque existante détenue par la société mère, même si, dans les situations internationales, cela peut également impliquer des traductions et des translittérations dans d'autres langues et alphabets. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération et notre article détaillé sur le rôle des marques dans le franchisage peut vous aider à comprendre la marche à suivre.