Cinq raisons pour lesquelles votre demande de marque américaine peut être rejetée

Les demandes d'enregistrement de marques sont-elles parfois refusées ?

Absolument.

Selon l'USPTO, environ 18 % des demandes ont été rejetées lors de la première décision en 2016.

À bien y réfléchir, ce chiffre est assez choquant. Il signifie que près d'une demande de marque sur cinq a été refusée.

Compte tenu du temps que prend l'ensemble de la procédure de dépôt de marque — de l'examen préliminaire à la recherche de disponibilité, en passant par les formalités administratives —, il est logique que les déposants mettent tout en œuvre pour présenter des marques ayant les meilleures chances d'aboutir.

L'enregistrement fédéral des marques est régi par la loi sur les marques de 1946 (15 U.S.C. §1051 et suivants) et par les règles de procédure en matière de marques (37 C.F.R.).

Les marques sont rejetées pour plusieurs raisons. Comme c'est souvent le cas, le verdict final n'est pas toujours clair.

Dans cet article, nous allons passer en revue certains des motifs de refus les plus courants avant d'examiner comment vous pouvez augmenter vos chances de réussite. C'est parti :

1. Risque de confusion

Votre marque est-elle unique en son genre? Ou pourrait-elle prêter à confusion avec une autre ?

Le « risque de confusion » est sans doute l'aspect le plus complexe de la procédure de dépôt d'une marque. S'il est établi qu'il existe un risque élevé que le public confonde votre marque avec une autre déjà existante, il faut tout reprendre depuis le début.

Qui détermine ce qui est "trop près" ?

Il s'agirait de l'USPTO qui examinerait avocat.

Leur rôle consiste à comparer votre marque à la fois avec les marques déjà enregistrées et celles en instance d'enregistrement. Il va sans dire que les marques n'ont pas besoin d'être identiques pour prêter à confusion. Une similitude au niveau de la prononciation, de l'apparence ou de la signification peut constituer un motif justifiant un risque de confusion.

Par exemple, si vous ouvrez un restaurant et que vous le nommez "Subwayz" ou "Subways", il sera évidemment confondu avec la célèbre sandwicherie Subway®.

Même si vous modifiez la palette de couleurs et ajoutez des rails au logo, celui-ci reste trop similaire. Malheureusement, il n'existe pas de critères absolus permettant de déterminer le risque de confusion. Dans cette optique, vous pouvez décider de poursuivre la procédure tout en sachant que votre marque est similaire à une autre, en vous préparant à faire appel de la décision si la demande est rejetée.

Bien qu'il soit possible de gagner un appel et de faire approuver votre marque, si celle-ci est, ne serait-ce que de loin, susceptible de prêter à confusion, préparez-vous à la défendre devant les tribunaux.

2. Conflits dans les relations commerciales

Ces marques visent-elles les mêmes circuits de distribution ou les mêmes catégories d'acheteurs ? Pour qu'il y ait conflit, il n' est pas nécessaire que les marques soient identiques, ni que les produits ou services soient les mêmes. Un conflit peut être constaté si les marques sont similaires et si les produits ou services sont apparentés.

Ajoutez à cela le fait que votre service/produit ne doit pas nécessairement appartenir à la même "catégorie" que le service/produit de l'autre personne pour qu'une "probabilité de confusion" soit constatée.

Si une société exploitant une station de ski possède un chalet baptisé «SnowDrift King », cette marque serait enregistrée dans la classe 41, au titre des services liés aux stations de ski. Si une autre société souhaitait commercialiser une gamme de vêtements de ski pour femmes baptisée« Snowdrift Queen »,cette marque relèverait de la classe 25.

Même si le nom n' est pas identique et que les produits sont très différents, il existe tout de même un risque de confusion. Les personnes qui se rendent dans des stations de ski sont susceptibles d'acheter des vêtements de ski. Si elles connaissent déjà la station de ski préexistante, elles pourraient supposer que les stations « SnowDrift King » produisent la gamme de vêtements « SnowDrift Queen ».

3. Termes géographiques

Le choix d'une marque géographique présente des avantages et des inconvénients. L'avantage est que vous vous déclarez officieusement le choix de facto pour ce que vous vendez.

Avec un nom comme "Austin Smoothie", les habitants n'auront pas de mal à se souvenir de vous lorsqu'ils auront envie d'une boisson fruitée. D'un autre côté, vous limiterez vos possibilités d'expansion sur d'autres marchés sans avoir à changer de marque.

Les demandes d'enregistrement de marques portant sur des termes géographiques peuvent être rejetées si elles sont jugées « trompeuses ou abusivement descriptives ». Il existe bien sûr des exceptions. Une marque « descriptive » (non géographique) peut contourner cette objection en démontrant qu'elle a acquis une signification secondaire. Il en va de même pour une marque « géographiquement descriptive ».

Voici un exemple illustrant ce principe : en 2009, l’USPTO a rejeté une demande d’enregistrement de la marque de vodka « Moskovskaya ». Ce mot signifie « de Moscou » en russe. Spirits International, la société à l’origine de la demande, n’était pas établie à Moscou. C’est pourquoi l’USPTO a estimé que cette marque était trompeuse sur le plan géographique.

Finalement, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel fédérale avant d'être renvoyée afin de déterminer si les russophones constituaient une part importante du public cible de l'entreprise.

4. Les noms de famille

L'USPTO applique une politique intéressante en matière d'enregistrement des noms de famille comme marques. Si la « signification principale » attribuée à votre marque est le nom de famille — et non le produit —, la demande sera rejetée. Et cela semble logique.

Pouvez-vous imaginer vivre dans un monde où votre nom de famille, ainsi que celui de tous vos amis, serait protégé par une marque ? À l'inverse, si vous avez déjà fait de votre nom de famille une marque établie, la marque sera très probablement acceptée.

Cette politique permet à des marques populaires, telles que McDonalds®, de jouir légalement de leurs marques enregistrées. Votre nom de famille doit être associé au produit (c'est-à-dire établi en tant que marque) avant de pouvoir être enregistré.

En bref: Si vous ne pouvez pas prouver l'existence d'un sens secondaire, vous devez le faire :

• Choisissez un nouveau nom.
• Accroître la notoriété de la marque autour du nom de famille.

5. L'ornement appliqué aux marchandises

Demander une marque qui ne sert qu'à décorer ? Elle sera refusée.

C'est souvent chez les créateurs que la confusion règne. Imaginons qu'Armani® ait conçu un t-shirt orné d'un « 21 » décoratif. Comme ce t-shirt s'est très bien vendu, la société a décidé de déposer le motif.

Dans ce cas, la demande d'Armani serait refusée. Il ne s'agit que d'un élément décoratif, qui ne peut faire l'objet d'une marque.

Toutefois, si le « 21 » avait désigné « le nom du maillot » ou « le type de maillot », la demande aurait très probablement été acceptée.

Que faut-il savoir de plus ?

Il faut compter environ trois mois à partir de la date d'introduction de votre demande pour qu'elle soit confiée à un mandataire chargé de l'examen. Celui-ci comparera votre marque aux critères mentionnés ci-dessus, aux demandes en instance et à d'autres critères, avant d'émettre un avis.

Si votre demande d'enregistrement est rejetée, vous disposerez d'un délai de six mois pour répondre à la notification de l'Office.

Comment augmenter le succès de votre demande de marque

En fin de compte, l'objectif de toute entreprise est d'enregistrer ses marques le plus rapidement possible. Rien ne ralentit plus la productivité qu'une demande de marque refusée. La bonne nouvelle ?

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