Cinq facteurs à prendre en compte avant d'acheter une marque

Vous avez donc votre nom.

Tout le monde est enthousiaste.

Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire, n'est-ce pas ?

FAUX.

Avant de déposer cette demande, nous vous recommandons de prendre un moment pour réexaminer votre choix de nom à la lumière de certains critères souvent négligés.

Malheureusement, il arrive souvent que l'on passe trop rapidement de la recherche de marque à la demande d'enregistrement. Après tout, aux États-Unis, le délai habituel entre le dépôt et l'approbation est de six à huit mois. Même si l'on peut tous comprendre l'envie de concrétiser ses idées, négliger certains signaux d'alerte risque, à long terme, de ne faire que prolonger les délais.

Dans cet article, nous examinerons cinq facteurs qui sont souvent négligés lors de l'achat de marques.

Pensez aux facteurs ci-dessous avant de prendre votre décision finale : la direction vous en sera reconnaissante. Mais bon, il se peut aussi qu’elle ne dise rien du tout… C’est souvent le cas quand tout se passe bien !

5 facteurs à prendre en compte lors de l'achat d'une marque

1. Cette marque présente-t-elle un risque faible (suffisant) ?

L'évaluation des risques liés aux marques n'est PAS une question de noir ou de blanc. Même le meilleur avocat du monde ne peut garantir avec une certitude absolue que votre choix de nom restera sans opposition.

Comme de nombreux aspects de notre système juridique, beaucoup de choses restent ouvertes à l'interprétation. Au-delà des correspondances exactes, les actions en contrefaçon de marque reposent sur l'élément de confusion :

Quelle est la probabilité que les clients de l'entreprise X confondent votre marque avec celle de l'entreprise X et vice-versa ?

Bien entendu, lorsqu'une affaire est portée devant les tribunaux, les preuves de confusion proposées ont déjà été rassemblées. Mais qu'en est-il lorsqu'il n'y a pas de preuves parce que vous n'avez même pas encore introduit votre marque sur le marché ?

La meilleure façon de procéder est de déterminer le facteur de risque de votre candidat. Un facteur de risque est simplement un chiffre représentatif de la probabilité qu'une marque fasse l'objet d'une opposition.

Il va de soi que votre marque ne peut pas progresser si quelqu'un d'autre l'a déjà enregistrée dans la classe Nice souhaitée.

Mais vous, candidat à la marque, ne devriez PAS non plus :

• être trop similaire sur le plan phonétique à toute autre marque.
• présenter une trop grande similitude visuelle avec d'autres marques.
• Coïncider avec tout précédent juridique qui suggérerait des motifs d'opposition.
• être similaires à des marques détenues par des entreprises connues pour former des oppositions.

Si le candidat remplit toutes ces conditions, il pourra être considéré comme présentant un risque suffisamment faible pour que la procédure puisse se poursuivre.

2. Cette marque soutient-elle nos objectifs à long terme ?

Cette marque sera-t-elle utilisée pour commercialiser un produit, un service ou une entreprise ? Est-elle suffisamment large pour s'adapter à toute modification future que vous pourriez apporter ?

Par exemple, supposons que vous habitiez à Nashville et que vous possédiez une entreprise de fabrication de t-shirts personnalisés. Depuis deux ans, vous gérez votre entreprise avec succès sous le nom de marque "Nashville Fabrics". Les affaires sont florissantes et vous souhaitez vous développer.

Malheureusement, vous vous sentez maintenant "enfermé" dans votre nom et vous voulez le changer.

Outre le coût du changement de marque et de la publicité, vous devrez à présent recommencer la procédure de recherche et de dépôt d'une marque.

Bien entendu, si vous êtes une grande entreprise, le coût d'une nouvelle recherche de marque sera dérisoire par rapport au coût de la réintroduction des consommateurs à la nouvelle marque. En résumé : Prenez votre temps et choisissez un nom de produit ou d'entreprise qui puisse évoluer avec vous.

3. Avons-nous consulté les bases de données de la common law ?

Le gouvernement américain accorde des droits de marque aux particuliers et aux entreprises qui peuvent à la fois.. :

• prouver qu'ils ont été les premiers à utiliser la marque dans leur région, et
• Prouver qu'un échange commercial transactionnel a eu lieu.

Les entreprises régionales n'étant pas tenues d'enregistrer leurs marques, il peut s'avérer difficile de trouver celles qui sont pertinentes. Au lieu d'une base de données "officielle" de common law, les fournisseurs d'héritage et les conseillers juridiques s'appuient souvent sur une variété de sources pour faire le travail.

4. Avons-nous vérifié les bases de données des magasins d'applications ?

Les applications mobiles ont conquis le monde entier ; elles représentent aujourd'hui un secteur d'activité de 269 milliards de dollars. On estime à 60 000 le nombre de nouvelles applications créées chaque mois.

Nous n'avons pas l'habitude de considérer les applications comme des éléments de propriété intellectuelle, mais c'est pourtant bien le cas.

Les noms d'applications non enregistrés bénéficient de la même protection que toute autre marque non enregistrée. En d'autres termes, les applications non enregistrées sont protégées par la common law aux États-Unis et dans près de la moitié des pays de l'Union européenne.

Si votre organisation ne vérifie PAS la présence d'applications, vous augmentez vos chances de faire l'objet d'une opposition au cours de la procédure de dépôt de la marque. Il est intéressant de noter que la plupart des applications relèvent de la classe 9. Il existe toutefois quelques exceptions.

L'aspect le plus difficile d'une recherche dans une boutique d'applications est d'identifier les utilisations similaires. Votre recherche dans une boutique d'applications peut ne pas générer de résultats directs pour le candidat "Scorebored". En revanche, il peut y avoir plusieurs variantes de "Scoreboard". L'algorithme de la boutique d'applications fournira-t-il ces correspondances proches ?

Peut-être, peut-être pas. Le mieux est d'utiliser une base de données d'un registre de marques (comme celle intégrée à NameCheck™) spécialement conçue pour la recherche de marques.

5. Avons-nous vérifié les régions mondiales appropriées ?

Vous envisagez de vous développer à l'international un jour ?

Si votre budget le permet, vous devriez envisager de mener une recherche internationale dès maintenant, car les avantages d'une recherche précoce l'emportent largement sur les inconvénients potentiels d'un nom qui pourrait un jour vous coûter des millions.

Les règles d'application, les procédures et les délais varient d'un pays à l'autre. Par exemple, la Chine est un pays où le premier à enregistrer est le premier à le faire. Contrairement aux États-Unis, la Chine ne se préoccupe pas du fait que quelqu'un vous a payé il y a plusieurs années en échange de biens et de services sous un nom spécifique si vous ne l'enregistrez pas.

Il est compréhensible que de nombreuses entreprises renoncent à vérifier toutes les régions mondiales potentielles en raison des coûts généralement élevés de l'externalisation. La bonne nouvelle ?

Il est désormais possible d'effectuer des recherches régionales illimitées.

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