Che cos'è un marchio e perché è importante?

Che cos'è un marchio?

Un marchio può essere qualsiasi segno rappresentabile graficamente che serva a distinguere l'origine di un prodotto. A volte è possibile ottenere la tutela del marchio semplicemente utilizzandolo, ma la registrazione è la scelta più sicura. I registri dei marchi sono gestiti dagli uffici competenti, come l'USPTO e l'EUIPO.

Un marchio viene sempre registrato per determinati prodotti specifici (beni e/o servizi) per i quali viene o verrà utilizzato. Un marchio deve essere in grado di distinguere i propri prodotti in quella categoria da quelli di altri. Ciò significa che il marchio non può limitarsi a descrivere il prodotto (come «APPLE» per le mele) o una caratteristica generica di qualsiasi prodotto (come «7 DAYS A WEEK»).

Un marchio deve essere rappresentabile graficamente. In genere si pensa ai nomi dei marchi e agli slogan (marchi denominativi, come Corsearch®️ o OWN THE FUTURE™) oppure ai loghi e ad altri elementi grafici (marchi figurativi, come il simbolo della R capovolta), ma non è tutto. Ad esempio, sono state registrate melodie tramite la registrazione degli spartiti e persino odori sono stati registrati con una descrizione verbale dell'odore (mentre i grafici della gascromatografia finora non hanno avuto successo).

Marchio, copyright, brevetto: qual è la differenza?

Un marchio è una protezione legale per il vostro marchio, in modo che altri non possano commercializzare prodotti simili con un nome simile, con un logo simile, con lo stesso tipo di confezione e così via. Il diritto d'autore protegge un'opera letteraria o artistica con una manifestazione concreta (come un romanzo, un dipinto o un programma per computer) contro la copia non autorizzata, l'esposizione al pubblico o l'esibizione, tra le altre cose. Il brevetto protegge un'invenzione nuova e non ovvia utilizzabile industrialmente dall'uso da parte di altri.

Ottenere un brevetto richiede la registrazione e può essere costoso, mentre la tutela del diritto d'autore è automatica purché l'opera sia sufficientemente originale da essere protetta. I marchi si collocano a metà strada tra i due: è possibile ottenere il diritto a un marchio di common law senza registrazione, ma un marchio registrato è più sicuro e solitamente meno costoso di un brevetto. Sia i marchi che i brevetti (così come i disegni e modelli e alcuni altri diritti di proprietà intellettuale noti collettivamente come proprietà industriale) sono diritti limitati territorialmente, ovvero validi solo in giurisdizioni specifiche, mentre il diritto d'autore è automaticamente valido quasi in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la durata della protezione, un brevetto viene concesso per un periodo massimo di circa 20 anni e deve essere rinnovato annualmente; le tasse di rinnovo aumentano notevolmente soprattutto verso la fine del periodo di validità. Il diritto d’autore è valido per tutta la vita dell’autore più 50/70/n anni successivi. La registrazione di un marchio deve essere rinnovata in genere ogni dieci anni, ma fintantoché il marchio viene utilizzato in ambito commerciale, la registrazione può essere rinnovata all’infinito.

Il nome della mia azienda è protetto automaticamente?

Sì e no. Una denominazione commerciale registrata gode di alcune delle tutele previste per un marchio registrato, ma la protezione è molto più limitata. Con una denominazione commerciale registrata, in sostanza, si è protetti solo contro l’uso in malafede del proprio segno da parte di terzi. Se qualcun altro presenta una domanda per registrare il tuo nome commerciale come proprio marchio prima di te, devi opporti alla domanda entro un determinato termine, e anche in quel caso la tua rivendicazione di priorità avrà successo solo se riesci a dimostrare che il richiedente precedente era a conoscenza del tuo nome prima di iniziare a utilizzarlo.

Cosa deve coprire il mio marchio quando la mia azienda fa x, y o z?

Un’alternativa semplice è quella di consultare le registrazioni dei marchi dei vostri concorrenti per vedere quali prodotti hanno incluso e valutare se ciò abbia senso. Oppure basta chiedere a un avvocato specializzato in diritto dei marchi. Si prega di ricordare che i diversi registri dei marchi hanno politiche diverse riguardo all'elenco dei prodotti e dei servizi: negli Stati Uniti, è necessario documentare l'uso effettivo del marchio in commercio per i prodotti in questione prima ancora che venga rilasciata la registrazione, mentre in Europa generalmente non è necessario (ma anche lì il mancato uso può portare alla cancellazione).

Dove devo registrare il mio marchio?

A differenza del diritto d'autore, che si acquisisce automaticamente (quasi) in tutto il mondo, i marchi sono diritti esclusivi di natura territoriale. Ciò significa che è necessario registrare il proprio marchio presso gli uffici competenti di tutte le giurisdizioni in cui si intende utilizzarlo in ambito commerciale e si desidera proteggerlo tramite registrazione. Una registrazione in una giurisdizione diversa vi garantirà una certa protezione sotto forma di priorità per la vostra domanda se la presentate in un secondo momento, ma in tal caso dovrete assicurarvi di reagire prontamente se qualcun altro sta cercando di utilizzare o registrare il vostro marchio. Se desiderate presentare una domanda in più paesi contemporaneamente, la registrazione internazionale è un'alternativa conveniente, ma anche questa è solo un punto di accesso a tutti i singoli uffici marchi, ognuno dei quali elabora la registrazione separatamente.

Ho bisogno di un avvocato?

Sebbene nella maggior parte dei paesi sia possibile presentare una domanda di registrazione di marchio senza ricorrere a un avvocato, è sempre vivamente consigliabile avvalersi di un qualche tipo di assistenza professionale che vi aiuti nella verifica della disponibilità del marchio, nella redazione e nel deposito della domanda (in particolare dell’elenco dei prodotti e dei servizi), nella corrispondenza con l’ufficio marchi dopo il deposito qualora la domanda debba essere modificata per renderla registrabile, e nella vostra rappresentanza in caso di opposizione o altri procedimenti che dovessero insorgere. Il sistema Corsearch non esercita la professione legale, ma può fornire assistenza nelle fasi di screening del marchio, ricerca di disponibilità e monitoraggio.

Quanto costa?

La richiesta di registrazione di un marchio comporta il pagamento di una certa somma a titolo di tasse ufficiali riscosse dall’ufficio competente, che in genere ammontano a diverse centinaia di dollari o euro per giurisdizione. Prima di arrivare a quel punto, di norma è necessario rivolgersi a un avvocato specializzato in marchi per verificare la disponibilità del marchio e preparare la domanda di registrazione, il cui costo, comprese le spese di ricerca, può arrivare a diverse migliaia di dollari o euro per ogni domanda. Se l'analisi dei rischi effettuata nella fase di verifica della disponibilità del marchio non è stata sufficientemente approfondita (o se si decide di procedere con una domanda ad alto rischio), si potrebbero dover sostenere ulteriori spese legali qualora la domanda fosse oggetto di opposizione o ricevesse un'azione d'ufficio.

Il mio marchio è già registrato, e ora?

Buon per voi! Dovreste comunque tenere a mente almeno quanto segue:

• Utilizza il tuo marchio. In caso contrario, potrebbe essere cancellato.
• Ricordate di rinnovare il vostro marchio. La registrazione di un marchio scade dopo un periodo generalmente di dieci anni, ma può essere rinnovata tutte le volte che si vuole, pagando le tasse di rinnovo.
• Tieni d'occhio il tuo marchio e quelli simili. Se qualcuno presenta una domanda di registrazione di un marchio identico o simile per prodotti analoghi, devi presentare opposizione entro un determinato termine dalla pubblicazione della nuova domanda. Oppure, se qualcuno sta semplicemente utilizzando un marchio di questo tipo in ambito commerciale, dovresti reagire tempestivamente inviando una lettera di diffida. La mancata adozione di una di queste misure può essere interpretata come un'accettazione e rendere impossibile intraprendere qualsiasi azione legale in un secondo momento. L'esistenza di un marchio simile indebolirà il vostro marchio e causerà confusione sul mercato.
• Ignorate le richieste dall'aspetto ufficiale relative alla «registrazione» di marchi privi di qualsiasi valore legale e altri servizi simili. Maggiori informazioni ed esempi sono disponibili sui siti web dell'OMPI, dell'USPTO e dell'EUIPO.

®, ™, ℠?

® indica i marchi registrati, ™ i marchi (non registrati) e ℠ i marchi di servizio (non registrati). Maggiori informazioni qui.

Perché i marchi sono spesso in maiuscolo?

Principalmente per tradizione. L'uso delle maiuscole o delle minuscole nella registrazione non fa in genere molta differenza, tranne che a volte il CamelCasing (termine non giuridico) può essere utilizzato per modificare il modo in cui il marchio viene percepito. Ad esempio, IndiGo non è esattamente la stessa cosa di indigo, Indigo o INDIGO. Si tratta tuttavia di un caso piuttosto raro

Marchio di fabbrica, marchio commerciale, marchio di fabbrica?

Dipende dalla giurisdizione. "Trademark" è una parola sola negli Stati Uniti, tra gli altri, due parole nell'Unione Europea, tra gli altri, e con un trattino in Canada.

Ulteriori informazioni

Molti uffici dei marchi dispongono di una propria sezione dedicata alle domande frequenti, come l'USPTO (Stati Uniti) e l'EUIPO (Unione Europea).

Scopri le soluzioni per la cancellazione dei marchi

Restringere l'elenco dei potenziali nuovi marchi è un processo che richiede tempo e risorse.

Per districarti tra set di dati complessi, avrai bisogno di strumenti di ricerca veloci e basati sull'intelligenza artificiale per vagliare i marchi che intendi registrare. Come fase finale prima della registrazione, potrai integrare questa analisi con rapporti di ricerca redatti da esperti. Per prevenire violazioni e confusione tra i consumatori, avrai poi bisogno di notifiche rapide di monitoraggio per i tuoi marchi registrati.

DISCLAIMER:

*Il presente articolo è un articolo di opinione a scopo informativo redatto dall'autore. Le opinioni e i punti di vista espressi in questo articolo sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente la linea ufficiale o le posizioni di Corsearch o dei suoi clienti.