Lo Shop Safe Act, l'Inform Consumers Act e il potenziale di responsabilità delle piattaforme negli USA

Nella sentenza del Secondo Circuito nella causa Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 106 (2d Cir. 2010) ("Tiffany II"), la Corte ha stabilito che una piattaforma è responsabile delle attività di un terzo solo se lo ha intenzionalmente indotto a commettere una violazione o se ha continuato a fornire i suoi servizi a una parte che aveva motivo di sapere che stava commettendo una violazione del marchio.

Nel prendere questa decisione, il Secondo Circuito ha applicato il quadro di Inwood della Corte Suprema nel contesto di un "mercato online", e più in particolare di un sito di aste online. sito di aste onlineper la prima volta, ritenendo che le accuse generiche di Tiffany di contraffazione(cioè migliaia di inserzioni di prodotti contraffatti da parte di terzi) che si verificavano sulla piattaforma eBay non fornissero a eBay la conoscenza necessaria per imporre la responsabilità per concorso in violazione del marchio ai sensi di Inwood. Cfr. Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 106 (2d Cir. 2010) (che cita Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 854 (1982) (in cui si afferma che, "affinché sussista una responsabilità contributiva per violazione del marchio, un fornitore di servizi deve avere più di una conoscenza generica o un motivo per sapere che il suo servizio viene utilizzato per vendere merci contraffatte. È necessaria una certa conoscenza contemporanea di quali particolari inserzioni stanno violando o violeranno in futuro").

Il Secondo Circuito si è basato molto sul fatto che, al momento della presentazione del caso:

eBay è il proprietario di www.ebay.com, un mercato online che consente a chi si registra sul sito di acquistare e vendere prodotti tra di loro. Esso “mette in contatto acquirenti e venditori e [] rende possibili le transazioni, che vengono effettuate direttamente tra i membri di eBay… Nei suoi servizi di aste e inserzioni, ‘fornisce la piattaforma per la vendita [di beni] e il supporto per le transazioni, [ma] non vende direttamente gli articoli» messi in vendita sul sito, né ne prende mai fisicamente possesso. Pertanto, «eBay generalmente non sa se o quando un articolo venga consegnato all’acquirente.»”

Tiffany II, 600 F.3d a 96-97 (citando Tiffany I, 576 F. Supp. 2d a 475).

A seguito di questa decisione, le piattaforme online di tutti i tipi si sono affidate, in gran parte con successo, a Tiffany II per proteggersi dalla responsabilità per la contraffazione dilagante che si verifica sulle loro piattaforme, fornendo ai titolari dei diritti una scarsa possibilità di ricorso contro i produttori, i grossisti e altri commercianti terzi, che utilizzano tattiche evasive come pseudonimi, indirizzi falsi e altre informazioni di identificazione incomplete per nascondere la propria identità ed evitare di essere scoperti e pubblicizzano, mettono in vendita, vendono e distribuiscono prodotti contraffatti a consumatori inconsapevoli che utilizzano tali piattaforme. Comprensibilmente, i titolari dei diritti sono stati riluttanti a contestare le piattaforme a seguito della decisione del Secondo Circuito.

Ciononostante, si è recentemente registrato un cambiamento nell’atteggiamento di alcuni tribunali federali riguardo alla possibilità di ritenere i marketplace online responsabili di violazione per concorso. Ad esempio, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California^[1] ha ritenuto il marketplace di stampa su richiesta Redbubble responsabile di contraffazione colposa per concorso, mentre la Corte d’Appello del Sesto Circuito^[2]ha ribaltato la sentenza sommaria del tribunale distrettuale a favore di Redbubble e ha rinviato il caso al tribunale distrettuale, ritenendo che “poiché il mercato di Redbubble comporta la creazione di prodotti e capi di abbigliamento Redbubble che non sarebbero esistiti se non fosse stato per l’impresa di Redbubble, riteniamo che il tribunale distrettuale abbia commesso un errore emettendo una sentenza sommaria a favore di Redbubble sulla base di un’interpretazione eccessivamente restrittiva del Lanham Act.”^[3]

Queste decisioni segnalano un cambiamento di mentalità da parte dei tribunali statunitensi su come la responsabilità contributiva ai sensi del Lanham Act debba essere applicata alle moderne piattaforme di e-commerce.

In particolare, nei quasi undici (11) anni trascorsi da quando la Corte d’Appello del Secondo Circuito ha emesso la sentenza nel caso Tiffany II, la gamma dei servizi offerti dalle piattaforme online si è notevolmente ampliata, così come la propensione dei consumatori a utilizzarli, soprattutto alla luce della pandemia globale che, nell’ultimo anno e mezzo, ha reso l’idea di fare acquisti dalla sicurezza della propria casa infinitamente più allettante e, in molti casi, necessaria. Secondo l'Ufficio del Censimento degli Stati Uniti, la spesa per l'e-commerce nel 2020 è cresciuta di oltre il 32% rispetto al 2019, raggiungendo i 791,7 miliardi di dollari, e alcuni rapporti stimano che circa un quarto dei consumatori statunitensi abbia inconsapevolmente acquistato prodotti contraffatti online.

La legge sulla sicurezza dei negozi

Il 3 marzo 2020, un gruppo bipartisan di quattro (4) legislatori federali ha introdotto la legge Stopping Harmful Offers on Platforms by Screening Against Fakes in E-commerce (SHOP SAFE), che modifica la sezione 32 del Trademark Act del 1946 (15 U.S.C. § 1114) aggiungendo un nuovo paragrafo (§ 1114(4)). Questo disegno di legge stabilisce espressamente la responsabilità contributiva per violazione di marchio per le piattaforme di commercio elettronico per le vendite di prodotti contraffatti che rappresentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, a meno che la piattaforma non attui determinate best practice.

Lo SHOP SAFE Act richiederebbe alle piattaforme di e-commerce di adottare le seguenti "best practice" per evitare la responsabilità contributiva ai sensi del Lanham Act:

• Verificare (attraverso un documento d'identità governativo o altra documentazione affidabile) l'identità, la sede principale e le informazioni di contatto del venditore terzo;
• Richiedere ai venditori di verificare e attestare l'autenticità dei loro prodotti su cui viene utilizzato un marchio registrato o in relazione ad esso;
• Richiedere ai venditori di accettare contrattualmente di non vendere o promuovere merci contraffatte;
• Richiedere ai venditori di acconsentire contrattualmente alla giurisdizione dei tribunali degli Stati Uniti per quanto riguarda le richieste di risarcimento relative alla partecipazione del venditore alla piattaforma;
• Mostrare in modo visibile la sede verificata, le informazioni di contatto e l'identità del venditore terzo, nonché il paese di origine e di produzione della merce e il luogo da cui la merce verrà spedita;
• Richiedere a ogni venditore terzo di utilizzare solo immagini di sua proprietà o che abbia il permesso di utilizzare e che ritraggano accuratamente i beni messi in vendita sulla piattaforma;
• Esaminare in modo proattivo le merci alla ricerca di marchi contraffatti;
• Disattivare o rimuovere tempestivamente le inserzioni che sembrano utilizzare marchi contraffatti;
• Chiudere gli account dei venditori terzi che hanno offerto o pubblicizzato merci contraffatte in più di tre occasioni;
• Implementare misure per garantire che i venditori che sono stati cancellati dalla piattaforma non si reiscrivano o rimangano sotto un'altra identità o pseudonimo; e
• Se richiesto, fornire informazioni sui venditori di prodotti contraffatti alle forze dell'ordine.

Il 20 maggio 2021, lo SHOP SAFE Act è stato reintrodotto alla Camera dei Rappresentanti dal Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., che presiede la Commissione Giudiziaria della Camera, insieme al Rep. Hank Johnson, Jr., D-Ga., al Rep. Darrell Issa, R-Calif. e al Rep. Ben Cline, R-Va. La Sottocommissione Giudiziaria della Camera sui Tribunali, la Proprietà Intellettuale e Internet ha tenuto un'udienza sullo SHOP SAFE ACT giovedì 27 maggio 2021.

Due delle principali critiche mosse allo SHOP SAFE Act riguardano la portata delle esenzioni create dalle definizioni della sezione 1114(4)(B).

• In primo luogo, la definizione di "piattaforma di commercio elettronico" è "qualsiasi piattaforma ad accesso elettronico che includa funzioni interattive pubbliche che consentano di organizzare la vendita, l'acquisto, il pagamento o la spedizione di beni, o che permetta a una persona diversa da un operatore di tale piattaforma di vendere o offrire di vendere beni fisici a consumatori situati negli Stati Uniti". Inoltre, la Sezione 1114(4)(C) descrive i due tipi di piattaforme di commercio elettronico a cui si applicherà la disciplina stabilita dalla Legge: (1) una piattaforma con vendite annuali pari o superiori a 500.000 dollari; oppure (2) una piattaforma con vendite annuali inferiori a 500.000 dollari, ma che ha ricevuto dieci avvisi che identificano merci contraffatte che riguardano la salute e la sicurezza. In quest'ultimo caso, gli avvisi applicabili devono fare riferimento a questa disposizione e la responsabilità non si applicherà fino a sei mesi dopo che la piattaforma avrà ricevuto il decimo avviso. La definizione di piattaforma di commercio elettronico è sufficientemente vaga da non rendere chiaro se la Legge si applichi o meno alle piattaforme di social media, dove le vendite di merci contraffatte sono prolifiche ma non vengono misurate o segnalate nello stesso modo in cui lo sono sulle piattaforme di commercio elettronico "tradizionali".
• In secondo luogo, i «prodotti che riguardano la salute e la sicurezza» sono definiti come «[p]rodotti il cui utilizzo può causare malattie, disturbi, lesioni, eventi avversi gravi, reazioni allergiche o decesso se realizzati senza il rispetto di tutte le normative federali, statali e locali applicabili in materia di salute e sicurezza, nonché degli standard di collaudo, sicurezza, qualità, certificazione, produzione, imballaggio ed etichettatura stabiliti dal settore». Questa formulazione suggerisce che le piattaforme di commercio elettronico possano evitare la responsabilità se i beni non riguardano la salute e la sicurezza e crea inoltre confusione (e il rischio di un'applicazione incoerente) per le piattaforme stesse, alle quali spetterebbe determinare quali beni rientrino o meno in questa definizione.
• Una terza critica fondamentale mossa alla legge è che, pur imponendo alle piattaforme di commercio elettronico di attuare un programma di rimozione tempestiva delle inserzioni contraffatte, essa non fornisce un quadro normativo e non specifica in modo esplicito cosa si intenda per «tempestivo». Molte piattaforme di e-commerce dispongono già di procedure di rimozione, che si sono rivelate del tutto inefficaci nell'assistere i titolari dei diritti nella lotta alla contraffazione. La disposizione sulla rimozione prevista dalla legge è del tutto priva di efficacia nel ridurre il pesante onere che grava attualmente sui marchi.

La legge sull'informazione dei consumatori

Dopo due precedenti tentativi, uno al Senato il 10 marzo 2020 e l'altro alla Camera il 23 luglio 2020, il 23 marzo 2021 la legge "Integrity, Notification, and Fairness in Online Retail Marketplaces for Consumers Act" (Legge sull'integrità, la notifica e l'equità dei mercati al dettaglio online per i consumatori) o "INFORM Consumers Act" è stata reintrodotta al Senato come emendamento alla S. 1260, la legge sull'innovazione e la concorrenza negli Stati Uniti (precedentemente denominata Endless Frontier Act). Lo scopo dichiarato dell'INFORM Consumers Act è quello di richiedere ai mercati online di raccogliere, verificare e divulgare determinate informazioni relative ai venditori terzi di prodotti di consumo ad alto volume per informare i consumatori.

Il disegno di legge originario imponeva alle piattaforme di vendita online di raccogliere, verificare e divulgare determinate informazioni relative ai venditori terzi ad alto volume. In questa versione, i venditori terzi ad alto volume includevano i partecipanti alle piattaforme di vendita online che effettuavano 200 o più transazioni, generando ricavi complessivi pari o superiori a 5.000 dollari nel corso di un periodo continuativo di 12 mesi. I mercati online erano tenuti ad acquisire da questi venditori (1) i numeri di conto bancario, (2) un documento di identità rilasciato dal governo, (3) i codici fiscali e (4) le informazioni di contatto. I mercati online erano tenuti a verificare tali informazioni e a certificarne annualmente eventuali modifiche. Inoltre, i mercati online erano tenuti a rendere disponibili ai consumatori determinate informazioni (ad esempio, i nomi e le informazioni di contatto dei venditori) attraverso le schede dei prodotti dei venditori e a fornire ai consumatori metodi per segnalare elettronicamente e per telefono qualsiasi attività sospetta sul mercato.

La legislazione presenta tuttavia un'eccezione per i singoli venditori terzi ad alto volume, che consente loro di non divulgare l'indirizzo civico o il numero di telefono personale, a condizione che i venditori rispondano alle richieste dei consumatori presentate via e-mail entro un tempo ragionevole.

A seguito delle preoccupazioni sollevate da alcune piattaforme di e-commerce, i legislatori hanno apportato due (2) modifiche significative alla legge sull’informazione dei consumatori. In primo luogo, nella sua forma attuale, anziché pubblicare il nome reale e le informazioni di contatto del venditore nella pagina di presentazione del prodotto, la misura modificata prevede che tali dettagli vengano forniti solo a seguito della vendita. In secondo luogo, il disegno di legge rivisto ha anche innalzato la soglia a partire dalla quale i venditori sono tenuti a comunicare tali informazioni ai marketplace di e-commerce. Per essere obbligati a farlo, i venditori devono registrare 200 transazioni per un totale di 7.000 dollari di vendite sul marketplace, rispetto ai 5.000 dollari previsti nella proposta originale.

I sostenitori del disegno di legge hanno fatto pressione affinché la versione emendata fosse inclusa nell'importante legge sull'innovazione e la concorrenza degli Stati Uniti (la cosiddetta "China Bill"), approvata dal Senato all'inizio di giugno di quest'anno, ma l'aggressiva attività di lobbying da parte di alcune piattaforme di e-commerce ha portato alla sua esclusione dal disegno di legge che è stato infine approvato dal Senato.

Poiché la legge sull'innovazione e la concorrenza deve ancora essere adottata dalla Camera, rimane la possibilità di aggiungere l'Inform Consumer Act in quella sede o nella commissione di conferenza che dovrebbe riconciliare le differenze tra i disegni di legge approvati dal Senato e quelli della Camera.

Alcune delle principali critiche mosse dai detentori dei diritti nei confronti dell'Informative Consumers Act sono:

• In primo luogo, non esiste un quadro di riferimento per l'autenticazione delle informazioni fornite dai venditori e non esiste alcuna sanzione per la fornitura di informazioni false, al di là dell'obbligo di sospensione del venditore da parte del marketplace, che può essere facilmente aggirato creando più account aggiuntivi o rimanendo al di sotto della soglia di vendita. Inoltre, non esiste una causa civile privata per le violazioni della legge.
• In secondo luogo, i malintenzionati potrebbero evitare la portata della legge effettuando 199 transazioni e poi (o contemporaneamente) aprendo un'altra (o più) vetrina.
• Infine, la legge non è incisiva in quanto non aiuta i consumatori a determinare se un prodotto è contraffatto, ma si limita a richiedere (dopo la vendita) l'identificazione del venditore che, nella maggior parte dei casi, non è nemmeno necessariamente la fonte del prodotto contraffatto.

Scarica "Three Strikes and Out"

Come le piattaforme di e-commerce possono proteggere i consumatori dai trasgressori recidivi

Il nostro libro bianco fornisce ai marchi, alle piattaforme di e-commerce e ai legislatori dati sulla percentuale di violazioni ripetute da parte degli stessi venditori, che utilizzano i principali marketplace online globali e le piattaforme di social media per violare la proprietà intellettuale.

Scopri come le piattaforme possono proteggere i marchi e i consumatori adottando rigorose procedure di verifica dei venditori e una politica del tipo «tre infrazioni e fuori».

Riferimenti

[1] Si veda Y. Y. G.M. SA contro Redbubble, Inc., causa n. 2:19-cv-04618-RGK-JPR.

[2] Vedi Ohio State Univ. v. Redbubble, Inc., 989 F.3d 435 (6th Cir. 2021).

[3] Id. a 440.