Protezione del bene più prezioso di un marchio di lusso

I social media si sono combinati con la vendita al dettaglio online per consentire il successo digitale di marchi e contraffattori.

La risposta online alla contraffazione deve essere mirata alle reti che causano i danni più significativi e deve utilizzare la tecnologia per raggiungere questo obiettivo su scala. La tecnologia è essenziale, ma questo non significa che gli avvocati non abbiano un ruolo da svolgere: i recenti sviluppi giurisprudenziali in Canada e in Europa hanno il potenziale per fornire nuove strategie ai titolari dei diritti. Gli avvocati possono utilizzare questa giurisprudenza in combinazione con la tecnologia per rappresentare i loro clienti di marca e ottenere risultati migliori in termini di applicazione.

Per i marchi di lusso, coltivare un'identità esclusiva è fondamentale per il successo, ma la sua costruzione richiede tempo e risorse significative. Dalla confezione turchese di Tiffany all'iconico tartan di Burberry, dal logo della polo di Ralph Lauren alle suole rosse delle scarpe di Louboutin, ognuno di essi è un identificativo immediatamente riconoscibile per il marchio. Con la trasformazione della vendita al dettaglio online, i marchi sono ora in prima linea nello sviluppo di strategie digitali per raggiungere un ulteriore successo. I marchi che hanno abbracciato questa strategia digitale stanno ottenendo risultati impressionanti.

Molti marchi stanno ottenendo una crescita impressionante, in gran parte dovuta a una strategia digitale. Le piattaforme di social media ne stanno ovviamente beneficiando. A febbraio di quest'anno, Facebook ha registrato una crescita del 57% dei ricavi pubblicitari.

Come recita un vecchio detto del mondo discografico, «dove c’è un successo, c’è una causa legale», e ciò a cui stiamo assistendo oggi è che il successo online dei marchi sta alimentando anche il successo online di chi vuole proporre alternative contraffatte. È difficile quantificare l’impatto economico della contraffazione sul settore dell’abbigliamento di lusso, ma l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) stima che il 9,7% delle vendite in Europa vada perso a causa della violazione della proprietà intellettuale nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori. Inoltre, il commercio di prodotti contraffatti costa ai marchi 26,3 miliardi di euro e ai governi 8,1 miliardi di euro in mancati introiti.

I social media hanno offerto ai contraffattori un mezzo per espandere le loro attività. Secondo l'IP Crime Group, la vendita di prodotti contraffatti tramite i social media è aumentata del 15% tra il 2013 e il 2014, mentre quella tramite i siti di aste online è cresciuta solo del 2%. Una singola operazione di contraffazione può vendere prodotti falsi attraverso diversi canali, tra cui siti web e account sui social media, come Facebook, Twitter, WeChat e persino Snapchat.

Al momento, l'approccio migliore a questa rete di vendita di prodotti contraffatti è quello di adottare un approccio applicativo su più fronti. I marchi di solito combinano l'applicazione della legge contro la fonte con uno sforzo concertato per monitorare e applicare la legge contro le principali piattaforme online che consentono agli acquirenti di acquistare e ricevere contraffazioni attraverso la posta. Utilizzando i social media per commercializzare e vendere merci, i contraffattori spesso lasciano dietro di sé una scia di informazioni che possono essere utilizzate per identificare e collegare gruppi di criminali. Ad esempio, quando si pubblicizza su Instagram, il venditore spesso rimanda a un dominio o chiede di essere contattato via Whatsapp e rivela un numero di telefono. Utilizzando queste informazioni, è possibile scoprire e rimuovere reti di trasgressori.

Ma la questione fondamentale è se le piattaforme stesse possano e debbano essere chiamate a fare di più. Al momento, ai marchi è stato chiesto di seguire le orme delle aziende musicali e cinematografiche, adottando un approccio di monitoraggio e applicazione. Tuttavia, è possibile che la recente giurisprudenza possa aprire una nuova strada.

Alla fine di giugno 2017, la Corte Suprema del Canada ha emesso la sua decisione nella causa Google Inc contro Equtek, confermando le sentenze dei tribunali di grado inferiore che imponevano al gigante dei motori di ricerca di deindicizzare completamente alcuni siti web dal suo indice.

La missione di Google è ben nota: il suo obiettivo è "organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili". Ciò che questo caso (e altri nel contesto della privacy dei dati in Europa) ha dimostrato è che questo obiettivo deve avere dei limiti. Google può fare di più per garantire che il mondo online non sia semplicemente un "selvaggio west" senza legge. Al contrario, Google può contribuire a garantire che tutti abbiano accesso a informazioni lecite, ma che le entità che cercano di trarre profitto da attività illegali non ricevano la stessa linfa vitale.

L'aspetto più significativo di questo contenzioso è che la sentenza è stata emessa nei confronti di Google in quanto fornitore di servizi di terze parti che non violano la legge, piuttosto che come diretto partecipante all'attività illegale. Google si trova in una posizione privilegiata per contribuire a prevenire le attività illecite assicurandosi che non vengano restituiti i risultati di ricerca dei siti in questione.

Non è la prima volta che ai fornitori di servizi viene richiesto di fare di più: il tribunale canadese si è basato su una precedente sentenza storica del Regno Unito, in cui Richemont, proprietaria del marchio Cartier, aveva ottenuto ordinanze che imponevano ai fornitori di servizi Internet (ISP) – tra cui Sky e BT – di bloccare i siti web che vendevano prodotti contraffatti. Il caso passerà alla Corte Suprema del Regno Unito nel gennaio del prossimo anno, ma solo per quanto riguarda la questione di chi debba sostenere i costi. Il principio di ricorrere ai tribunali per imporre agli intermediari maggiori obblighi è consolidato e l'autorizzazione a presentare ricorso su tale principio è stata negata.

Ciò che emerge chiaramente da entrambe le sentenze è che, con l'intensificarsi delle violazioni della proprietà intellettuale online, si può chiedere a terzi di intervenire. Si tratta di un importante riconoscimento del fatto che intermediari come Google sono utilizzati dai contraffattori che agiscono online e che a questi intermediari può essere richiesto di intervenire.

La sentenza canadese ha effetto globale perché Google è tenuto a rimuovere i siti dall'intero indice.

Il blocco dei siti sta diventando una pratica comune nelle giurisdizioni, ma guardando a soggetti terzi come i motori di ricerca è possibile spingersi molto più in là nello sforzo di interrompere l'attività online dei contraffattori. È possibile richiedere a Google di agire su larga scala e di rimuovere le operazioni di contraffazione dal proprio indice. E la responsabilità potrebbe non fermarsi ai motori di ricerca. Anche le piattaforme dei social media possono fare di più ed è probabile che, con il miglioramento della tecnologia, queste piattaforme possano a loro volta implementare dei filtri per aiutare i titolari dei diritti.

Le recenti decisioni dei tribunali suggeriscono che la porta è aperta per i titolari dei diritti se desiderano spingere ulteriormente per ottenere rimedi più efficaci e scalabili.