Battaglia sui marchi Coty contro Amazon - Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Di Michael Sweeney, direttore della fornitura di servizi e consulente legale di Corsearch

I punti di forza:

• La tanto attesa sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella controversia in materia di marchi tra il colosso dei beni di lusso Coty e Amazon
• La detenzione di prodotti contraffatti da parte di Amazon non costituisce una violazione del marchio
• Molti aspetti del ruolo di Amazon nella vendita di prodotti contraffatti non sono stati esaminati e restano ancora da chiarire

Secondo una sentenza emessa il 2 aprile 2020 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («CGUE»).

Il semplice fatto di immagazzinare prodotti contraffatti non significava che Amazon «perseguisse l’obiettivo di mettere in vendita o commercializzare tali prodotti» né che avesse utilizzato i marchi di Coty «nelle proprie comunicazioni commerciali». I marchi di Coty non sono stati quindi violati.

A prima vista, questa decisione rappresenta una battuta d'arresto per i marchi nella continua lotta per la tutela dei propri marchi online. Tuttavia, come in tutti i casi legali che riguardano i marchi, il diavolo si nasconde nei dettagli…

Sfondo

Coty ha citato in giudizio Amazon per violazione del marchio Davidoff. La posizione di Coty (a grandi linee) era che la pratica di Amazon di immagazzinare e spedire falsi profumi Davidoff (per conto di venditori terzi) dava luogo a responsabilità per violazione del marchio.

Sia il tribunale di primo grado che la corte d’appello hanno ritenuto che Amazon non avesse immagazzinato la merce con l’intenzione di venderla direttamente (ma per conto di terzi) e non avesse effettivamente utilizzato il marchio Coty in senso commerciale (un elemento fondamentale del criterio di valutazione della violazione). Attribuire ad Amazon la responsabilità per una violazione di cui non era a conoscenza significherebbe estendere eccessivamente tale responsabilità.

Imperterrita, Coty ha chiesto alla CGUE un parere sulla seguente questione, di portata limitata:

"Se una persona che, per conto di un terzo, immagazzina prodotti che violano i diritti di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, immagazzini tali prodotti al fine di offrirli o metterli in commercio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), RMUE, se non è la persona stessa, ma piuttosto il terzo da solo, che intende offrire i prodotti o metterli in commercio".

Le conclusioni dell’avvocato generale (dicembre 2019) sembravano indicare chiaramente che, alla luce dei fatti in esame, Amazon potesse essere potenzialmente responsabile (sottolineando in particolare che, qualora una parte contribuisca attivamente alla distribuzione di prodotti contraffatti – ad esempio attraverso il programma di logistica di Amazon – si applicano le disposizioni legislative che disciplinano lo stoccaggio di prodotti ai fini della loro immissione sul mercato).

Giudizio

La sentenza del 2 aprile 2020 rappresenta quindi una certa sorpresa e sembra andare in controtendenza rispetto alla tendenza verso un rafforzamento della responsabilità delle piattaforme (in particolare nelle cause Birkenstock contro Amazon, Louboutin contro Amazon Europe e PVH contro Facebook).

Il documento si concentra in modo particolare sull'idea che, affinché la pratica di Amazon di immagazzinare prodotti recanti marchi possa equivalere a un "uso" del marchio, deve "perseguire lo scopo di immettere i prodotti sul mercato". In mancanza di ciò, si ritiene che Amazon non stia utilizzando il marchio. Inoltre, il segno non viene utilizzato come parte della "comunicazione commerciale" di Amazon.

Alla luce di ciò, è stato stabilito che Amazon non ha violato i marchi di Coty.

Implicazioni

Sebbene Amazon abbia (com'era prevedibile) dichiarato che il risultato costituisce una vittoria schiacciante (affermando tramite i propri canali stampa che«continua a investire massicciamente nella lotta contro i malintenzionati e si impegna a ridurre a zero la contraffazione»), i titolari dei marchi e i consumatori possono comunque trarne un certo conforto. Amazon non ha affatto ottenuto carta bianca a seguito di questa sentenza.

In primo luogo, alla Corte di giustizia dell’Unione europea è stata posta una domanda circoscritta e ben definita, e la Corte si è premurata di fornire una risposta altrettanto circoscritta e ben definita (incentrata sulle modalità di stoccaggio di determinati beni messi in vendita da un venditore specifico su Amazon Marketplace). La domanda non riflette l’insieme dei fatti in questione (in particolare il ruolo del servizio «evaso e spedito da Amazon»). Ciò lascia ampi margini dell’ecosistema Amazon disponibili per un ulteriore esame giuridico, poiché i marchi continuano a cercare di proteggere i propri diritti e i propri consumatori da violazioni che Amazon sembra altrimenti disposta a consentire. Resta da vedere se un tribunale emetterebbe una sentenza simile in materia di responsabilità qualora venisse esaminato il coinvolgimento di una piattaforma online nel suo complesso e nel contesto della vendita e della fornitura di prodotti contraffatti.

In secondo luogo, le osservazioni conclusive della sentenza chiariscono che i titolari di marchi sono ancora in grado di procedere in base a un titolo legislativo alternativo (compresa la direttiva sull'esecuzione della proprietà intellettuale), lasciando aperta la possibilità di ottenere un risarcimento contro le piattaforme, nonostante questa recente decisione. Questa dichiarazione conclusiva ribadisce l'approccio ristretto adottato dalla Corte e sembra ammettere che c'è ancora molto da esaminare in questo settore.

Commento di Corsearch

Simon Baggs, presidente del dipartimento Brand & Content Protection di Corsearch, ha commentato:«La precisione millimetrica della questione sollevata dal tribunale tedesco trova riscontro in questa sentenza. La realtà è che in questa sede è stata esaminata solo una minuscola parte dell’attività di Amazon. I titolari di marchi non devono scoraggiarsi e devono rimanere saldi nel loro intento di chiamare le principali piattaforme a rispondere delle proprie responsabilità. Esiste un ampio margine per un ulteriore esame giuridico dell’ecosistema di Amazon. I marchi possono continuare a ricorrere ai rimedi giuridici consolidati al fine di proteggere i propri consumatori dalla comparsa di prodotti contraffatti su Amazon. Nulla in questa sentenza modifica tale posizione.”