Decisione della Corte d'Appello di Cartier - Un successo per i proprietari dei marchi

Oggi (6 luglio 2016), la Corte d’appello ha emesso la sua tanto attesa sentenza nella causa Cartier contro BSkyB. La Corte d’appello si è pronunciata a favore dei ricorrenti del gruppo Richemont (proprietari dei marchi Cartier, Montblanc e IWC), respingendo il ricorso in appello.

Il ricorso, presentato dai cinque principali fornitori di servizi Internet (ISP) del Regno Unito, contestava due ordinanze di blocco di siti web emesse dal giudice Arnold nel 2014. Tali ordinanze imponevano agli ISP di bloccare l'accesso a determinati siti web che vendevano prodotti contraffatti.

Confermando la sentenza di primo grado di Arnold J, la Corte d'Appello ha confermato che il tribunale è competente a concedere ingiunzioni contro gli intermediari i cui servizi sono utilizzati per violare i marchi, nonostante l'assenza di una disposizione nella legge britannica sui marchi equivalente all'articolo 97A del Copyright, Designs and Patents Act 1988. La Corte d'Appello ha anche confermato che i costi di attuazione delle ordinanze devono essere sostenuti dagli ISP.

La sentenza è la prima di un tribunale di alto livello nel Regno Unito e nell'Europa continentale a prendere in considerazione questa importante questione. Si tratta di una grande vittoria per i proprietari di marchi nella lotta contro i siti web che vendono prodotti contraffatti e dimostra l'ampiezza del potere del tribunale di concedere un'ingiunzione in circostanze in cui è giusto e conveniente farlo.

Alla luce delle conclusioni della Corte d'appello sulla giurisdizione, esiste un potenziale significativo per l'estensione delle ingiunzioni di blocco ad altre aree in cui i siti e le sedi web violano la legge. Ad esempio, in futuro potremmo vedere questo rimedio utilizzato nelle cause per violazione della privacy e per diffamazione e, potenzialmente, nelle cause contrattuali.

Un elemento fondamentale che ha determinato la disponibilità del tribunale a concedere questo tipo di provvedimento di blocco è il fatto che il ricorrente sia in grado di monitorare i siti web man mano che cambiano indirizzo e di avvisare gli ISP quando ciò avviene. Questo stesso monitoraggio garantisce inoltre che non si verifichino casi di blocco eccessivo. Nel caso Cartier e in precedenti cause relative al diritto d’autore, il monitoraggio dei siti web è stato effettuato da Corsearch Limited. Siamo molto orgogliosi di aver offerto la nostra assistenza ai ricorrenti in questo caso.

I sistemi di Corsearch vengono utilizzati per individuare i siti web contraffatti più visibili, ovvero quelli che i consumatori hanno maggiori probabilità di trovare quando cercano i vostri marchi (sia che si tratti di prodotti contraffatti o di articoli originali). Concentrandosi sulle minacce più evidenti, Corsearch assegna la priorità ai siti più adatti a questo tipo di intervento.

Corsearch sostiene rimedi di blocco simili anche in altre giurisdizioni (sia nell'Europa continentale che in altri paesi).

Ulteriori analisi

Sfondo

Il ricorso riguarda due istanze presentate da Richemont volte a ottenere ordinanze che impongano ai principali fornitori di servizi Internet del Regno Unito di bloccare (o almeno ostacolare) l’accesso a otto siti web che offrono in vendita prodotti contraffatti nel Regno Unito. Le ordinanze richieste erano sostanzialmente della stessa forma delle ordinanze ingiuntive concesse ai sensi della sezione 97A del DPA in relazione ai siti web di pirateria che violano il diritto d'autore. La procedura per ottenere le ordinanze ai sensi della sezione 97A è ormai consolidata a seguito del caso Newzbin2.

Data l’assenza, nella legislazione britannica in materia di marchi, di disposizioni equivalenti all’articolo 97A del CDPA, Richemont ha fatto valere sia il potere generale del tribunale di emettere un’ingiunzione quando ciò sia «giusto e opportuno» ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del Senior Courts Act 1981, sia l’articolo 11 della direttiva sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Quest’ultimo prevede che «gli Stati membri garantiscano inoltre che i titolari dei diritti siano in grado di richiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale…».

La sentenza storica di primo grado (relativa alla prima istanza) è stata emessa il 17 ottobre 2014 (Cartier International AG contro British Sky Broadcasting Ltd [2014] EWHC 3354 (Ch)). L'analisi della sentenza è disponibile qui. La seconda istanza è stata decisa poco dopo. In entrambi i casi, il giudice Arnold ha ritenuto che il tribunale fosse competente a concedere le ordinanze; che fossero applicabili le condizioni preliminari stabilite nei casi di cui alla sezione 97A; che tali condizioni preliminari fossero soddisfatte alla luce dei fatti; e che fosse appropriato e proporzionato concedere le ordinanze richieste.

Appello

In linea di massima, l'appello degli ISP è stato presentato sulla base del fatto che: essi sono parti del tutto innocenti; il tribunale non era competente a emettere le ordinanze; anche se il tribunale fosse stato competente, le condizioni di soglia non erano soddisfatte; il giudice non ha individuato i principi corretti nel valutare se fosse appropriato emettere un'ordinanza di questo tipo; le ordinanze erano sproporzionate; e il giudice ha sbagliato a ritenere che gli ISP dovessero sostenere i costi dell'attuazione delle ordinanze.

La Corte d'appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Le principali conclusioni della sentenza del Lord Justice Kitchin sono le seguenti:

Giurisdizione

Il giudice Arnold ha giustamente ritenuto che il tribunale fosse competente a emettere le ordinanze di blocco dei siti. Il potere equitativo del tribunale di concedere ingiunzioni è ampio e non si limita alle categorie di ingiunzioni già stabilite dalla giurisprudenza: ritenere il contrario «imporrebbe al tribunale una camicia di forza, limitandone la capacità di esercitare i propri poteri equitativi, il che non è giustificato dai principi». Il giudice Kitchin ha ritenuto che l’articolo 11 fornisca una base di principio per lo sviluppo della prassi del tribunale in relazione alla concessione di ingiunzioni, al fine di includere le ingiunzioni di blocco dei siti web nei confronti degli ISP, e che questa «sia una di quelle nuove categorie di casi in cui il tribunale può concedere un’ingiunzione quando ritiene che sia giusto e opportuno farlo».

Condizioni di soglia

La Corte d'appello ha approvato l'applicazione delle seguenti quattro condizioni limite:

• gli ISP devono essere intermediari;
• gli utenti/operatori dei siti web bersaglio devono violare i marchi del ricorrente;
• gli utenti/operatori dei siti web bersaglio devono utilizzare i servizi degli ISP per farlo;
• gli ISP devono esserne effettivamente a conoscenza.

La Corte d’appello ha ritenuto che il giudice avesse correttamente concluso che ciascuna delle condizioni sopra indicate fosse soddisfatta. Ha accertato che gli ISP consentivano ai consumatori del Regno Unito di accedere ai siti web in questione; che i servizi degli ISP venivano utilizzati dagli operatori per comunicare le offerte di vendita di prodotti contraffatti ai consumatori del Regno Unito e per stipulare i contratti di vendita e fornitura dei prodotti; e che gli ISP erano «attori inevitabili ed essenziali in tali attività illecite». Era irrilevante che non vi fosse alcun rapporto contrattuale tra gli ISP e gli operatori dei siti web di destinazione; che gli ISP non esercitassero alcun controllo sui servizi in questione; che i beni non fossero fisicamente trasmessi dagli ISP; e che non vi fossero prove specifiche dell’effettivo utilizzo dei servizi degli ISP a fini di violazione.

Principi da applicare e proporzionalità

La Corte d’appello ha ribadito i principi rilevanti da applicare nel valutare l’opportunità di emettere un’ordinanza di blocco di un sito web, ovvero che il provvedimento deve (i) essere necessario; (ii) essere efficace; (iii) essere dissuasivo; (iv) non essere inutilmente complesso o oneroso; (v) evitare ostacoli al commercio legittimo; (vi) essere equo e giusto e garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali applicabili; e (vii) essere proporzionato. Ha inoltre convenuto che si debba tenere conto della sostituibilità dei siti web oggetto del provvedimento con altri siti web, nonché del requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sull’applicazione, secondo cui i provvedimenti devono essere applicati in modo da garantire tutele contro il loro abuso.

Per quanto riguarda la proporzionalità, la Corte d’Appello ha convenuto che ciò richieda il raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti di proprietà intellettuale del ricorrente, la libertà degli ISP di svolgere la propria attività e la libertà di informazione degli utenti di Internet. La Corte ha ritenuto che il giudice, sulla base delle prove a sua disposizione, avesse valutato correttamente il probabile onere economico a carico degli ISP; la probabile efficacia e il potere dissuasivo delle ordinanze richieste; la disponibilità di misure alternative; e l’impatto sui terzi. Il giudice aveva il diritto di concludere che le ordinanze fossero proporzionate alle circostanze. Per quanto riguarda l’efficacia, il giudice Kitchin ha affermato che sarebbe “assurdo” aspettarsi che il blocco dell’accesso a un sito web specifico riduca il livello complessivo di violazione.

Da segnalare inoltre il rigetto da parte del tribunale della tesi secondo cui le ordinanze non avrebbero comportato alcun beneficio concreto a causa della scarsa popolarità del sito web in questione. Il giudice Kitchin ha ritenuto che il posizionamento di un sito in termini di popolarità, «pur essendo indubbiamente importante, possa fornire un quadro tutt’altro che completo». Anche la reputazione del marchio del titolare dei diritti, il danno arrecato al marchio dal sito web in questione e la natura dell’attività illecita svolta da quest’ultimo costituiscono fattori rilevanti.

Costi

Il regime dei costi adottato ai sensi dell'articolo 97A stabilisce che il titolare del diritto sostiene i costi di un'istanza non opposta, del monitoraggio dell'ubicazione dei siti web interessati una volta bloccati e della notifica agli ISP di eventuali aggiornamenti; gli ISP sostengono i costi di attuazione dell'ordine di blocco. Lord Justice Kitchin ha notato che nessun ISP ha cercato di appellarsi a questo provvedimento per quanto riguarda l'articolo 97A.

Nel presente ricorso, i fornitori di servizi Internet hanno sostenuto che il titolare dei diritti debba sostenere i costi di attuazione, in parte perché essi sono parti innocenti e per analogia con le ordinanze Norwich Pharmacal.

La Corte d'appello non era d'accordo. In tal modo, la Corte ha ritenuto (tra l'altro) che l'articolo 11 (e l'articolo 8, paragrafo 3) debbano essere considerati alla luce di un sistema legislativo più ampio e come una contropartita per le immunità conferite agli intermediari ai sensi della direttiva sul commercio elettronico; e che i costi di attuazione debbano essere considerati come un costo dell'attività degli ISP, dal momento che essi traggono profitto dall'utilizzo dei loro servizi da parte degli operatori dei siti web per violare i diritti di proprietà intellettuale del titolare.

Sebbene il giudice Briggs (in dissenso) ritenesse che il titolare del diritto dovesse sostenere i «modesti» costi di attuazione (per analogia con i casi Norwich Pharmacal e Bankers Trust), la sua opinione (in linea con quella del resto del collegio d’appello e del giudice di primo grado) era che i costi di capitale sostenuti dagli ISP per la progettazione e l’installazione dei sistemi di blocco dovessero essere a carico degli stessi ISP.

Commento

La sentenza rappresenta un successo clamoroso per la tutela dei marchi e l'applicazione dei diritti di marchio nell'era digitale. Internet ha permesso ai contraffattori di raggiungere un mercato globale rimanendo anonimi. La Corte d'Appello ha ora confermato che le ingiunzioni di blocco dei siti sono un rimedio a disposizione dei marchi che subiscono danni sia finanziari che reputazionali a causa di chi vende prodotti contraffatti o repliche di scarsa qualità. Ciò apre la strada ai titolari di marchi per contrastare i siti che vendono prodotti contraffatti in modo economicamente efficiente e adattabile alle strategie di elusione dei contraffattori.