La loi "Shop Safe", la loi "Inform Consumers" et la responsabilité potentielle des plateformes aux États-Unis

Dans l'arrêt Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc. 600 F.3d 93, 106 (2d Cir. 2010) ("Tiffany II"), la Cour a estimé qu'une plateforme n'est responsable des activités d'un tiers que si elle l'a intentionnellement incité à commettre une contrefaçon ou si elle a continué à fournir ses services à une partie dont elle avait des raisons de savoir qu'elle se livrait à une contrefaçon de marque.

Pour parvenir à cette décision, le deuxième circuit a appliqué le cadre Inwood de la Cour suprême dans le contexte d'un "marché en ligne", et plus particulièrement d'un site de vente aux enchères en ligne. site de vente aux enchères en ligneLa deuxième instance a appliqué pour la première fois le cadre Inwood de la Cour suprême dans le contexte d'une "place de marché en ligne", et plus particulièrement d'un site de vente aux enchères en ligne, en estimant que les allégations générales de Tiffany concernant la contrefaçon(c'est-à-dire des milliers de listes de tiers pour des produits contrefaits) survenant sur la plate-forme eBay ne permettaient pas à eBay d'avoir la connaissance requise pour que la responsabilité pour contrefaçon de marque par fourniture de moyens soit imposée en vertu de l'arrêt Inwood. Voir Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc. 600 F.3d 93, 106 (2d Cir. 2010) (citant Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. 456 U.S. 844, 854 (1982) (estimant que " [p]our que la responsabilité pour contrefaçon de marque soit engagée, un prestataire de services doit avoir plus qu'une connaissance générale ou une raison de savoir que son service est utilisé pour vendre des produits de contrefaçon. Une certaine connaissance contemporaine des inscriptions particulières qui sont contrefaites ou qui le seront à l'avenir est nécessaire").

La deuxième instance s'est fortement appuyée sur le fait qu'au moment de l'introduction de l'affaire :

eBay est le propriétaire de www.ebay.com, une place de marché en ligne qui permet à ses utilisateurs inscrits de acheter et vendre des biens entre eux. Elle « met en relation acheteurs et vendeurs et [] facilite les transactions, qui s’effectuent directement entre les membres d’eBay…Dans le cadre de ses services d’enchères et de mise en vente, elle « fournit le lieu de vente [des biens] et un soutien aux transactions, [mais] elle ne vend pas elle-même les articles» mis en vente sur le site, ni n’en prend-il jamais physiquement possession. Ainsi, « eBay ne sait généralement pas si ou quand un article est livré à l’acheteur. »»

Tiffany II, 600 F.3d à 96-97 (citant Tiffany I, 576 F. Supp. 2d à 475).

À la suite de cette décision, les plateformes en ligne de tous types se sont appuyées, en grande partie avec succès, sur Tiffany II pour s'exonérer de toute responsabilité en cas de contrefaçon rampante sur leurs plateformes, ne laissant aux titulaires de droits que peu de recours contre les fabricants, grossistes et autres commerçants tiers, qui utilisent des tactiques évasives telles que des pseudonymes, de fausses adresses et d'autres informations d'identification incomplètes pour dissimuler leur identité et éviter d'être détectés, et qui font de la publicité, offrent à la vente, vendent et distribuent des produits contrefaits à des consommateurs qui ne le savent pas et qui utilisent ces plateformes. Il est compréhensible que les titulaires de droits aient hésité à attaquer les plateformes à la suite de la décision de la deuxième instance.

Malgré cela, on observe depuis peu une évolution dans la propension de certains tribunaux fédéraux à tenir les places de marché en ligne pour responsables de contrefaçon par contribution. Par exemple, le tribunal fédéral de première instance du district central de Californie^[1] a jugé la place de marché d’impression à la demande Redbubble responsable de contrefaçon par contribution délibérée, et la Cour d’appel du 6e circuit^[2]a infirmé la décision de jugement sommaire rendue par le tribunal de district en faveur de Redbubble et a renvoyé l'affaire devant ce dernier, estimant que « dans la mesure où la place de marché de Redbubble implique la création de produits et de vêtements Redbubble qui n'auraient pas existé sans l'entreprise Redbubble, nous estimons que le tribunal de district a commis une erreur en rendant un jugement sommaire en faveur de Redbubble sur la base d'une interprétation trop restrictive du Lanham Act. »^[3]

Ces décisions marquent un changement d'état d'esprit des tribunaux américains quant à la manière dont la responsabilité contributive au titre du Lanham Act devrait s'appliquer aux plates-formes modernes de commerce électronique.

Il convient notamment de noter qu’au cours des quelque onze (11) années qui se sont écoulées depuis que la Cour d’appel du deuxième circuit a rendu son arrêt dans l’affaire Tiffany II, les types de services proposés par les plateformes en ligne se sont considérablement diversifiés, tout comme la propension des consommateurs à les utiliser, en particulier dans le contexte de la pandémie mondiale qui, depuis un an et demi, a rendu l’idée de faire ses achats en toute sécurité depuis chez soi infiniment plus attrayante, voire nécessaire dans de nombreux cas. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses en commerce électronique ont augmenté de plus de 32 % en 2020 par rapport à 2019, atteignant 791,7 milliards de dollars, et certains rapports estiment qu'environ un quart des consommateurs américains ont, à leur insu, acheté des contrefaçons en ligne.

Le Shop Safe Act

Le 3 mars 2020, un groupe bipartisan de quatre (4) législateurs fédéraux a présenté le projet de loi intitulé "Stopping Harmful Offers on Platforms by Screening Against Fakes in E-commerce" (SHOP SAFE), qui modifie l'article 32 de la loi sur les marques de 1946 (15 U.S.C. § 1114) en y ajoutant un nouveau paragraphe (§ 1114(4)). Ce projet de loi établit expressément la responsabilité des plateformes de commerce électronique en matière de contrefaçon de marque pour les ventes de produits contrefaits qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, à moins que la plateforme ne mette en œuvre certaines bonnes pratiques.

La loi SHOP SAFE exigerait que les plateformes de commerce électronique adoptent les "meilleures pratiques" suivantes pour éviter la responsabilité contributive en vertu de la loi Lanham :

• Vérifier (à l'aide d'une pièce d'identité gouvernementale ou d'un autre document fiable) l'identité, l'établissement principal et les coordonnées du vendeur tiers ;
• Exiger des vendeurs qu'ils vérifient et attestent de l'authenticité de leurs produits sur lesquels ou en relation avec lesquels une marque enregistrée est utilisée ;
• Exiger des vendeurs qu'ils s'engagent contractuellement à ne pas vendre ou promouvoir des produits de contrefaçon ;
• exiger des vendeurs qu'ils acceptent contractuellement la compétence des tribunaux des États-Unis pour les réclamations liées à la participation du vendeur à la plateforme ;
• Afficher de manière visible le lieu d'activité vérifié, les coordonnées et l'identité du vendeur tiers, ainsi que le pays d'origine et de fabrication des marchandises, et le lieu à partir duquel les marchandises seront expédiées ;
• Exiger de chaque vendeur tiers qu'il n'utilise que des images dont il est propriétaire ou qu'il a l'autorisation d'utiliser et qui représentent fidèlement les biens mis en vente sur la plateforme ;
• Examiner de manière proactive les marchandises pour détecter les marques contrefaites ;
• Désactiver ou supprimer rapidement toute inscription qui semble utiliser des marques contrefaites ;
• Clôturer les comptes des vendeurs tiers qui ont proposé ou annoncé des produits de contrefaçon à plus de trois reprises ;
• mettre en œuvre des mesures visant à garantir que les vendeurs qui ont été exclus de la plateforme ne se réinscrivent pas ou ne restent pas sous une autre identité ou un autre pseudonyme ; et
• Sur demande, fournir des informations sur les vendeurs de contrefaçons aux autorités chargées de l'application de la loi.

Le 20 mai 2021, la loi SHOP SAFE a été réintroduite à la Chambre des représentants par le député Jerrold Nadler, D-N.Y., qui préside la commission judiciaire de la Chambre, ainsi que par les députés Hank Johnson Jr, D-Ga, Darrell Issa, R-Calif, et Ben Cline, R-Va. La sous-commission judiciaire de la Chambre des représentants sur les tribunaux, la propriété intellectuelle et l'Internet a tenu une audition sur la loi SHOP SAFE ACT le jeudi 27 mai 2021.

Deux des principales critiques formulées à l'encontre du SHOP SAFE Act portent sur la portée des exemptions créées par les définitions de la section 1114(4)(B).

• Tout d'abord, la définition de "plate-forme de commerce électronique" est la suivante : "toute plate-forme accessible par voie électronique qui comprend des fonctions interactives publiques permettant d'organiser la vente, l'achat, le paiement ou l'expédition de biens, ou qui permet à une personne autre qu'un opérateur d'une telle plate-forme de vendre ou d'offrir de vendre des biens matériels à des consommateurs situés aux États-Unis". En outre, la section 1114(4)(C) décrit les deux types de plateformes de commerce électronique auxquels le cadre établi par la loi s'appliquera : (1) une plateforme dont les ventes annuelles sont supérieures ou égales à 500 000 dollars ; ou (2) une plateforme dont les ventes annuelles sont inférieures à 500 000 dollars, mais qui a reçu dix avis identifiant des produits contrefaits mettant en cause la santé et la sécurité. Dans ce dernier cas, les notifications applicables doivent faire référence à cette disposition et la responsabilité ne s'appliquera que six mois après que la plateforme a reçu la dixième notification. La définition de la plateforme de commerce électronique est suffisamment vague pour que l'on ne sache pas si la loi s'applique ou non aux plateformes de médias sociaux, où les ventes de produits contrefaits sont prolifiques mais ne sont pas mesurées ou signalées de la même manière que sur les plateformes de commerce électronique "traditionnelles".
• Deuxièmement, les « produits ayant une incidence sur la santé et la sécurité » sont définis comme « [l]es produits dont l’utilisation peut entraîner une maladie, une affection, une blessure, un événement indésirable grave, une réaction allergique ou le décès s’ils sont fabriqués sans respecter l’ensemble des réglementations fédérales, étatiques et locales applicables en matière de santé et de sécurité, ainsi que les normes industrielles en matière d’essais, de sécurité, de qualité, de certification, de fabrication, d’emballage et d’étiquetage ». Cette formulation suggère que les plateformes de commerce électronique peuvent échapper à toute responsabilité si les produits ne concernent pas la santé et la sécurité ; elle crée également une confusion (et un risque d’application incohérente) pour les plateformes elles-mêmes, qui seraient alors chargées de déterminer quels produits relèvent ou non de cette définition.
• Une troisième critique majeure à l'encontre de la loi est que, bien qu'elle impose aux plateformes de commerce électronique de mettre en place un programme de retrait rapide des annonces de contrefaçons, elle ne prévoit pas de cadre réglementaire et ne précise pas explicitement ce qui constitue un délai raisonnable. De nombreuses plateformes de commerce électronique disposent déjà de procédures de retrait, qui se sont révélées totalement inefficaces pour aider les titulaires de droits à lutter contre la contrefaçon. La disposition de la loi relative au retrait est totalement dépourvue d'efficacité pour alléger le lourd fardeau qui pèse actuellement sur les marques.

La loi sur l'information des consommateurs

Après deux tentatives précédentes, l'une au Sénat le 10 mars 2020 et l'autre à la Chambre le 23 juillet 2020, le 23 mars 2021, le "Integrity, Notification, and Fairness in Online Retail Marketplaces for Consumers Act" ou "INFORM Consumers Act" a été réintroduit au Sénat en tant qu'amendement à S. 1260, la loi américaine sur l'innovation et la concurrence (anciennement appelée "Endless Frontier Act"). L'objectif déclaré de la loi INFORM Consumers Act est d'exiger des places de marché en ligne qu'elles collectent, vérifient et divulguent certaines informations concernant les vendeurs tiers de produits de consommation à fort volume afin d'informer les consommateurs.

Le projet de loi initial imposait aux places de marché en ligne de collecter, de vérifier et de divulguer certaines informations concernant les vendeurs tiers à fort volume. Dans cette version, les vendeurs tiers à fort volume comprenaient les participants aux places de marché en ligne qui effectuent au moins 200 transactions générant un chiffre d'affaires total d'au moins 5 000 dollars au cours d'une période continue de 12 mois. Les places de marché en ligne étaient tenues d'obtenir de ces vendeurs (1) leurs numéros de compte bancaire, (2) une pièce d'identité délivrée par les autorités publiques, (3) leurs numéros d'identification fiscale et (4) leurs coordonnées. Les places de marché en ligne étaient tenues de vérifier ces informations et de certifier chaque année toute modification apportée à celles-ci. En outre, les places de marché en ligne étaient tenues de mettre certaines informations (par exemple, les noms et coordonnées des vendeurs) à la disposition des consommateurs via les fiches produits des vendeurs et de fournir aux consommateurs des moyens de signaler par voie électronique et par téléphone toute activité suspecte sur la place de marché.

La législation prévoit toutefois une exception pour les vendeurs tiers à fort volume, qui leur permet de ne pas divulguer leur adresse postale ou leur numéro de téléphone personnel, à condition qu'ils répondent dans un délai raisonnable aux demandes de renseignements des consommateurs envoyées par courrier électronique.

À la suite des préoccupations soulevées par certaines plateformes de commerce électronique, les législateurs ont apporté deux (2) modifications importantes à la loi sur l'information des consommateurs. Premièrement, dans sa version actuelle, plutôt que d'afficher le nom réel et les coordonnées du vendeur sur la page de présentation du produit, la mesure amendée exige que ces informations ne soient fournies qu'après la vente. Deuxièmement, le projet de loi révisé a également relevé le seuil à partir duquel les vendeurs sont tenus de divulguer ces informations aux places de marché en ligne. Pour être soumis à cette obligation, les vendeurs doivent enregistrer 200 transactions représentant un montant total de 7 000 dollars de ventes sur la place de marché, contre 5 000 dollars dans la proposition initiale.

Les partisans du projet de loi ont fait pression pour que la version amendée soit incluse dans la loi historique sur l'innovation et la concurrence aux États-Unis (la "loi sur la Chine"), qui a été adoptée par le Sénat au début du mois de juin de cette année, mais le lobbying agressif de certaines plateformes de commerce électronique a entraîné son exclusion du projet de loi qui a finalement été adopté par le Sénat.

Étant donné que la loi sur l'innovation et la concurrence doit encore être adoptée par la Chambre, il reste possible que la loi sur l'information des consommateurs soit ajoutée à cette occasion ou dans le cadre de la commission de conférence qui devrait concilier les différences entre les projets de loi adoptés au Sénat et à la Chambre.

Les principales critiques formulées par les détenteurs de droits à l'encontre de la loi sur l'information des consommateurs sont les suivantes :

• Tout d'abord, il n'existe aucun cadre pour l'authentification des informations fournies par les vendeurs et aucune sanction pour la fourniture de fausses informations au-delà de l'obligation pour la place de marché de suspendre le vendeur, ce qui peut être facilement contourné par le vendeur en créant plusieurs comptes supplémentaires ou en restant en dessous du seuil de vente. Il n'existe pas non plus de cause d'action civile privée en cas de violation de la loi.
• Deuxièmement, les mauvais acteurs pourraient éviter la portée de la loi en concluant 199 transactions et en ouvrant ensuite (ou simultanément) une autre (ou plusieurs) vitrine(s).
• Enfin, la loi n'a pas de mordant car elle n'aide pas les consommateurs à déterminer si un produit est contrefait, mais exige simplement l'identification (après la vente) du vendeur, qui, dans la plupart des cas, n'est même pas nécessairement la source du produit contrefait.

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Références

[1] Voir Y. Y. G.M. SA c. Redbubble, Inc, affaire n° 2:19-cv-04618-RGK-JPR.

[2] Voir Ohio State Univ. v. Redbubble, Inc, 989 F.3d 435 (6th Cir. 2021).

[3] Id. à 440.