Recourir aux procédures judiciaires prévues à l'annexe A pour dissuader les activités de contrefaçon

Pour les marques confrontées à un volume écrasant de contrefaçons sur les plateformes de commerce électronique américaines, les procédures judiciaires au titre de l'annexe A se sont imposées comme l'un des outils les plus efficaces pour exercer un effet dissuasif et récupérer les pertes de revenus liées aux ventes illicites.

Découvrez ce qu'ont exposé Mike Sweeney (vice-président chargé de la protection des marques) et Karl Florida (vice-président senior chargé du recouvrement des revenus) d' lors d'un récent webinaire Corsearch consacré aux contrefaçons sur les places de marché américaines:

Qu'est-ce qu'un litige relevant de l'annexe A ?

« Une procédure de type Schedule A est une action collective contre un grand nombre de défendeurs », explique Karl Florida, vice-président directeur chargé du recouvrement des recettes chez Corsearch. Elle permet à une marque de regrouper des dizaines, voire des centaines de vendeurs étrangers en infraction au sein d'une seule et même action en justice fédérale aux États-Unis. 

En obtenant des ordonnances de référé, les marques peuvent immédiatement bloquer les comptes de paiement des contrefacteurs sur les places de marché.

Le recours aux procédures judiciaires relevant de l'annexe A n'a cessé de se développer : depuis 2018, plus de 5 000 affaires relevant de l'annexe A ont été introduites devant les tribunaux de district américains, dont environ 86 % dans un seul district, à savoir le district nord de l'Illinois.

Dans quels cas la procédure prévue à l'annexe A s'applique-t-elle ?

Toutes les infractions ne justifient pas nécessairement une action en justice. 

Selon le cadre présenté par Mike Sweeney, vice-président chargé de la protection des marques chez Corsearch, une marque dispose d'arguments solides pour engager une procédure judiciaire au titre de l'annexe A lorsqu'elle répond à cinq critères spécifiques :

1. Enregistrements de droits de propriété intellectuelle solides

Le titulaire de la marque doit détenir des marques, des droits d'auteur, des habillages commerciaux ou des brevets de dessin ou modèle enregistrés aux États-Unis.

2. Les principales plateformes de commerce électronique aux États-Unis

Cette infraction est commise sur des plateformes présentes aux États-Unis (telles qu'Amazon, eBay, Temu ou Walmart).

3. Contrefaçon à grande échelle : 

Le titulaire de la marque est confronté à des dizaines, voire des centaines de vendeurs contrefacteurs qui réalisent un chiffre d'affaires considérable.

4. Contrevenants étrangers : 

Les vendeurs contrefacteurs sont établis en dehors des États-Unis (souvent dans des pays comme la Chine), ce qui complique les procédures judiciaires traditionnelles et la signification des actes de procédure.

5. Violation manifeste : 

Pour être recevable devant un tribunal, l'infraction doit être incontestable.

Sweeney a évoqué le cas de Viking Arm, un outil à main révolutionnaire. Les contrefacteurs ont tenté de contourner la détection textuelle en scindant le mot-symbole déposé de la marque en plusieurs termes distincts (c'est-à-dire en insérant d'autres mots entre « Viking » et « Arm » dans le nom du produit). 

Bien qu'astucieuse, ce type d'infraction manifeste et délibérée est précisément ce contre quoi l'annexe A vise à lutter.

Des résultats concrets : l'histoire du succès de Funwares

Au cours du webinaire, Corsearch a mis en avant le succès de Funwares, une entreprise axée sur l'innovation. 

Après avoir lancé des produits qui ont remporté un franc succès, Funwares a été constamment confrontée à un afflux de contrefaçons mises en vente.

« Malheureusement, nos produits sont copiés quelques mois seulement après leur lancement. Avant d'utiliser Corsearch... nos avocats envoyaient des lettres aux termes très fermes, qui ne nous menaient pratiquement nulle part. » 

^{Rob Kushner - Président et fondateur de Funwares}

Intenter des poursuites à titre individuel contre des entreprises étrangères coûtait tout simplement trop cher, sans aucune garantie d'obtenir réparation.

En s'associant à Corsearch, Funwares a pu identifier à grande échelle des contrefacteurs étrangers et les regrouper dans le cadre de poursuites judiciaires relevant de l'annexe A, dans des juridictions privilégiées. L'impact a été immédiat.

« La première chose qui se passe, c’est que toutes les annonces de contrefaçons sont bloquées », a expliqué Rob Kushner. « L’avantage immédiat, c’est donc une augmentation de nos ventes globales, car le nombre de contrefaçons diminue. »

À ce jour, Funwares a intenté six actions en justice distinctes au titre de l'annexe A et a récupéré des centaines de milliers de dollars de recettes qu'elle pensait avoir perdues au profit des contrefacteurs.

En intégrant les actions en justice à leur stratégie de protection de la marque, elles ont réussi à récupérer des revenus de manière constante et quantifiable. Cela démontre qu'avec les bons outils, les marques peuvent récupérer les revenus perdus tout en se protégeant contre de futures contrefaçons. 

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