Décision de la Cour d'appel concernant Cartier - un succès pour les propriétaires de marques

Aujourd'hui (6 juillet 2016), la Cour d'appel a rendu son arrêt très attendu dans l'affaire Cartier c. BSkyB. La Cour d'appel a donné raison aux plaignants de Richemont (propriétaires des marques Cartier, Montblanc et IWC) en rejetant l'appel.

Le pourvoi, formé par les cinq plus grands fournisseurs d'accès à Internet (FAI) du Royaume-Uni, contestait deux ordonnances de blocage de sites web rendues par le juge Arnold en 2014. Ces ordonnances obligeaient les FAI à bloquer l'accès à certains sites web vendant des produits contrefaits.

En confirmant la décision du juge Arnold en première instance, la Cour d'appel a confirmé que le tribunal est compétent pour prononcer des injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés pour porter atteinte à des marques, malgré l'absence, dans la législation britannique sur les marques, de toute disposition équivalente à l'article 97A de la loi de 1988 sur les droits d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

Ce jugement est le premier rendu par une juridiction supérieure au Royaume-Uni et en Europe continentale à se pencher sur cette question importante. Il s'agit d'une grande victoire pour les propriétaires de marques dans la lutte contre les sites web vendant des produits de contrefaçon et il démontre l'étendue du pouvoir du tribunal d'accorder une injonction dans des circonstances où il est juste et opportun de le faire.

À la lumière des conclusions de la Cour d'appel sur la compétence, il existe un potentiel important pour que les injonctions de blocage soient étendues à d'autres domaines où les sites web et les emplacements web enfreignent la loi. Par exemple, ce recours pourrait être utilisé à l'avenir dans le cadre de plaintes pour atteinte à la vie privée et pour diffamation, voire dans le cadre de plaintes contractuelles.

L'un des éléments clés qui justifie la décision du tribunal d'accorder ce type de mesure de blocage réside dans le fait que le requérant est en mesure de suivre les déplacements des sites web et d'en informer les FAI lorsque cela se produit. Ce même suivi permet également d'éviter tout blocage excessif. Dans l'affaire Cartier et dans des affaires antérieures relatives au droit d'auteur, le suivi des sites web a été assuré par Corsearch Limited. Nous sommes très fiers d'avoir apporté notre aide aux requérants dans cette affaire.

Les systèmes de Corsearch permettent d'identifier les sites web de contrefaçon les plus visibles, c'est-à-dire ceux que les consommateurs sont le plus susceptibles de trouver lorsqu'ils recherchent vos marques (qu'ils soient à la recherche de contrefaçons ou de produits authentiques). En se concentrant sur les menaces les plus visibles, Corsearch donne la priorité aux sites qui se prêtent à ce type d'action.

Corsearch soutient également des mesures de blocage similaires dans d'autres juridictions (à la fois en Europe continentale et plus loin).

Analyse complémentaire

Contexte

Le pourvoi porte sur deux requêtes introduites par Richemont visant à obtenir des ordonnances obligeant les principaux fournisseurs d'accès à Internet britanniques à bloquer (ou du moins à entraver) l'accès à huit sites web proposant à la vente des produits contrefaits au Royaume-Uni. Les ordonnances demandées étaient essentiellement de la même nature que les ordonnances injonctives qui ont été accordées en vertu de l'article 97A de la DPA concernant les sites web de piratage portant atteinte au droit d'auteur. La procédure d'obtention des ordonnances au titre de l'article 97A est désormais bien établie à la suite de l'affaire Newzbin2.

En l'absence de dispositions équivalentes à l'article 97A de la CDPA dans la législation britannique sur les marques, Richemont s'est appuyé à la fois sur le pouvoir général du tribunal d'accorder une injonction lorsqu'il est « juste et opportun de le faire » en vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la loi de 1981 sur les hautes juridictions (Senior Courts Act 1981) et sur l'article 11 de la directive relative au respect des droits. Ce dernier dispose que «les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits soient en mesure de demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle…».

Le jugement de référence rendu en première instance (concernant la première requête) a été prononcé le 17 octobre 2014 (Cartier International AG c. British Sky Broadcasting Ltd [2014] EWHC 3354 (Ch)). Une analyse de ce jugement est disponible ici. La deuxième demande a été tranchée peu après. Dans les deux affaires, le juge Arnold a estimé que le tribunal était compétent pour rendre les ordonnances demandées, que les conditions préalables prévues par l'article 97A s'appliquaient, que ces conditions étaient remplies au vu des faits et qu'il était approprié et proportionné de rendre les ordonnances demandées.

Appel

En gros, l'appel des fournisseurs de services Internet était fondé sur les arguments suivants : ils sont des parties totalement innocentes ; le tribunal n'était pas compétent pour rendre les ordonnances ; même si le tribunal était compétent, les conditions minimales n'étaient pas remplies ; le juge n'a pas identifié les principes corrects pour déterminer s'il était approprié de rendre une telle ordonnance ; les ordonnances étaient disproportionnées ; et le juge a eu tort de conclure que les fournisseurs de services Internet devaient supporter le coût de la mise en œuvre des ordonnances.

La Cour d'appel a confirmé intégralement le jugement de première instance. Les principales conclusions de l'arrêt de Lord Justice Kitchin sont les suivantes :

Compétence

Le juge Arnold a eu raison de conclure que le tribunal était compétent pour rendre des ordonnances de blocage de sites. Le pouvoir d'équité dont dispose le tribunal pour accorder des injonctions est étendu et ne se limite pas aux catégories d'injonctions déjà établies par la jurisprudence – conclure le contraire « reviendrait à imposer au tribunal une camisole de force qui entraverait sa capacité à exercer ses pouvoirs d'équité, ce qui n'est pas justifié par le principe ». Le juge Kitchin a estimé que l’article 11 fournit une base de principe pour développer la pratique du tribunal en matière d’octroi d’injonctions afin d’y inclure les injonctions de blocage de sites web à l’encontre des FAI, et que cela « constitue l’une de ces nouvelles catégories d’affaires dans lesquelles le tribunal peut accorder une injonction lorsqu’il est convaincu qu’il est juste et opportun de le faire ».

Conditions de seuil

La Cour d'appel a entériné l'application des quatre conditions préalables suivantes :

• les FAI doivent être des intermédiaires ;
• les utilisateurs/exploitants des sites web cibles doivent porter atteinte aux marques du demandeur ;
• les utilisateurs/exploitants des sites web ciblés doivent utiliser les services des FAI pour ce faire ;
• les fournisseurs d'accès doivent en avoir réellement connaissance.

La cour d'appel a estimé que le juge avait eu raison de conclure que chacune des conditions susmentionnées était remplie. Elle a constaté que les FAI permettaient aux consommateurs britanniques d'accéder aux sites web visés ; que les services des FAI étaient utilisés par les exploitants pour communiquer aux consommateurs britanniques des offres de vente de produits contrefaits et pour conclure les contrats de vente et de fourniture de ces produits ; et que les FAI étaient « des acteurs incontournables et essentiels dans ces activités contrefaisantes ». Le fait qu’il n’y ait pas de relation contractuelle entre les FAI et les exploitants des sites web visés, que les FAI n’exercent aucun contrôle sur les services en question, que les produits ne soient pas physiquement transmis par les FAI et qu’il n’y ait aucune preuve spécifique d’une utilisation effective des services des FAI à des fins de contrefaçon n’était pas pertinent.

Principes à appliquer et proportionnalité

La cour d'appel a confirmé les principes pertinents à appliquer pour déterminer s'il est approprié de prononcer une ordonnance de blocage d'un site web, à savoir que la mesure doit (i) être nécessaire ; (ii) être efficace ; (iii) avoir un effet dissuasif ; (iv) ne pas être inutilement complexe ou coûteuse ; (v) éviter de créer des obstacles au commerce légitime ; (vi) être juste et équitable et assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux applicables ; et (vii) être proportionnée. Elle a également convenu qu'il fallait tenir compte de la substituabilité d'autres sites web aux sites visés, ainsi que de l'exigence prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'application selon laquelle les mesures doivent être appliquées de manière à prévoir des garanties contre leur utilisation abusive.

En ce qui concerne la proportionnalité, la Cour d’appel a reconnu que cela exigeait de trouver un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle du demandeur, la liberté des FAI d’exercer leurs activités et la liberté d’information des internautes. La Cour a estimé que le juge, sur la base des éléments de preuve dont il disposait, avait correctement mis en balance la charge financière probable pour les FAI, l’efficacité et l’effet dissuasif probables des ordonnances demandées, l’existence de mesures alternatives et l’impact sur les tiers. Le juge était en droit de conclure que les ordonnances étaient proportionnées aux circonstances. En ce qui concerne l’efficacité, le juge Kitchin a déclaré qu’il serait « absurde » de s’attendre à ce que le blocage de l’accès à un site web ciblé réduise le niveau global de contrefaçon.

Il convient également de noter que la cour a rejeté l'argument selon lequel les ordonnances n'auraient aucun effet concret en raison du manque de popularité du site web visé. Le juge Kitchin a estimé que le classement d'un site en termes de popularité, « bien qu'il soit sans aucun doute important, est loin de refléter la réalité dans son ensemble ». La réputation de la marque du titulaire des droits, le préjudice causé à cette marque par le site web visé et la nature des activités contrefaisantes menées par ce dernier constituent également des facteurs importants.

Coûts

Le régime des coûts adopté en vertu de la section 97A prévoit que le titulaire du droit supporte les coûts d'une demande non contestée, de la surveillance de l'emplacement des sites web cibles une fois bloqués et de la notification aux fournisseurs de services Internet de toute mise à jour ; les fournisseurs de services Internet supportent les coûts de la mise en œuvre de l'ordonnance de blocage. Lord Justice Kitchin a noté qu'aucun fournisseur de services Internet n'a cherché à faire appel de cette décision en ce qui concerne les ordonnances prises en vertu de la section 97A.

Dans le présent pourvoi, les FAI ont fait valoir que le titulaire des droits devait prendre en charge les frais de mise en œuvre, en partie parce qu'ils sont des parties innocentes et par analogie avec les ordonnances Norwich Pharmacal.

La Cour d'appel n'est pas de cet avis. Ce faisant, la Cour a estimé (entre autres) que l'article 11 (et l'article 8, paragraphe 3) doit être considéré à la lumière d'un régime législatif plus large et comme une contrepartie des immunités conférées aux intermédiaires en vertu de la directive sur le commerce électronique ; et que les coûts de mise en œuvre doivent être considérés comme un coût de l'activité des FSI puisqu'ils tirent un bénéfice de l'utilisation de leurs services par les exploitants de sites web pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des titulaires de droits.

Si le juge Briggs (en opinion dissidente) a estimé que le titulaire du droit devait supporter les coûts de mise en œuvre « modestes » (par analogie avec les affaires Norwich Pharmacal et Bankers Trust), il a toutefois considéré (à l'instar du reste de la chambre d'appel et du juge de première instance) que les coûts d'investissement engagés par les FAI pour la conception et l'installation des systèmes de blocage devaient être supportés par ces derniers.

Commentaire

Cet arrêt constitue une victoire retentissante pour la protection des marques et la défense des droits de marque à l'ère numérique. Internet a permis aux contrefacteurs d'accéder à un marché mondial tout en conservant leur anonymat. La Cour d'appel vient de confirmer que les injonctions de blocage de sites constituent un recours à la disposition des marques subissant un préjudice tant financier que réputationnel du fait de ceux qui vendent des contrefaçons et des répliques de mauvaise qualité. Cela ouvre la voie aux titulaires de marques pour lutter contre les sites vendant des contrefaçons d'une manière qui soit rentable et capable de s'adapter aux manœuvres d'évasion des contrefacteurs.