Marcas de cáñamo/cannabis/CBD: Entrevista con Mary Shapiro y Nicole Syzdek, de Evoke Law

La creación de marcas de cáñamo/cannabis/CBD comienza con la investigación y la autorización adecuadas de las marcas.

A medida que la industria del cannabis sigue creciendo a nivel nacional, los operadores del sector, ya sean fabricantes, cultivadores, minoristas, distribuidores, etc., tienen cada vez más posibilidades de obtener protección de marca. Para poder acogerse a dicha protección, las empresas tendrán que asegurarse de que su marca está: disponible, es registrable y puede hacerse valer.

Además, la Ley Agrícola de 2018 legalizó el cultivo nacional de cáñamo, así como la producción de productos de CBD derivados del cáñamo (con algunas excepciones), lo que, según coinciden en señalar los expertos del sector, dará lugar a una proliferación de nuevas marcas en el mercado.

En los últimos dos años, Corsearch ha desarrollado un nuevo motor de búsqueda específico para el sector del cannabis, diseñado teniendo en cuenta los matices y las particularidades propias de este sector.

Alyssa Christensen, gestora de cuentas de Corsearch, invitó recientemente a las expertas del sector Mary Shapiro y Nicole Syzdek, de Evoke Law, a analizar el mercado actual de productos de cannabis, así como la importancia y los retos que conlleva la autorización adecuada de las marcas.

Aunque las marcas de cannabis y CBD no pueden registrarse a nivel federal, ¿podría explicarnos por qué cree que es importante registrar la posible marca de su cliente?

En realidad, se pueden registrar marcas de cannabis a nivel federal.

Aunque no se pueden registrar marcas de marihuana o productos derivados de la marihuana (es decir, con un contenido de THC superior al 0,3%), sí se pueden registrar marcas de servicios auxiliares, como el suministro de información en línea sobre el cannabis, la oferta de servicios educativos y la prestación de servicios de defensa de la legalización del cannabis.

Sin embargo, en el caso del cannabis y los productos derivados del cáñamo (es decir, aquellos cuyo contenido en THC es inferior al 0,3 %), se pueden registrar marcas para productos de cannabis propiamente dichos, entre los que se incluyen: flores, concentrados, productos tópicos y otros (pero no productos para ingestión, como comestibles, tinturas, productos sublinguales y suplementos, ya que estos infringen la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos). La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha publicado recientemente unas directrices de examen para estas marcas.

Con la aprobación de la Ley Agrícola de 2018, habrá una explosión virtual de nuevos productos y marcas de CBD en el mercado.

- Mary Shapiro

¿Qué hay que tener en cuenta en la autorización?

Es importante y necesario llevar a cabo la autorización para las marcas de cannabis por las mismas razones que para las marcas que no son de cannabis. Sin embargo, en el caso de las marcas de cannabis, existen varios retos y consideraciones adicionales.

1. Los registros de marcas estatales importan. La mayoría de las empresas de cannabis siguen operando en un único estado y sólo pueden optar al registro federal de marcas si ofrecen servicios auxiliares o que no tocan la planta fuera de su estado de origen. Las empresas de cannabis que operan dentro de un estado pueden obtener protección de marca estatal para productos y servicios que tocan la planta (venta al por menor, entrega, distribución, fabricación, etc.), y en el contexto de la búsqueda, la presencia de un registro estatal puede ser una señal de alarma en cuanto a la disponibilidad de una marca para uso nacional.
2. Las marcas del derecho consuetudinario (no registradas) son importantes. Muchos operadores de cannabis no entienden que pueden registrar una marca a nivel estatal (para productos que tocan la planta) o federal (para servicios auxiliares y productos derivados del cáñamo), por lo que no solicitan ningún tipo de registro. Algunos operadores de cannabis llevan tanto tiempo operando bajo el radar que siguen prefiriendo no figurar en ninguna base de datos gubernamental. Esto no significa que la operación no tenga derechos de marca, ya que los derechos del common law se adquieren por el mero uso de una marca en el comercio. Por lo tanto, el conocimiento de las referencias del common law a través de la búsqueda puede ser extremadamente importante; porque aunque las referencias del common law no pueden citarse durante la tramitación de una solicitud federal o estatal, los titulares de marcas del common law pueden impugnar el uso y/o el registro de una marca.

Además, cada vez son más los operadores del sector del cannabis, sofisticados y con una sólida financiación, que están creando marcas de ámbito nacional —los denominados «operadores multiestatales». Independientemente de si operan legalmente en varios estados, solo pueden obtener registros federales para servicios no relacionados con la planta (auxiliares) y no para productos derivados de la marihuana, lo que hace que sea fundamental realizar un análisis exhaustivo para evaluar los posibles riesgos en las regiones en las que se planea expandirse. Identificar marcas de derecho consuetudinario que puedan dar lugar a confusión es fundamental y podría indicar que entrar en un determinado estado o región podría no ser viable.

3. Es fundamental tener en cuenta todos los tipos de productos del cannabis. Dado que los productos del cannabis están tan regulados, en la actualidad se venden exclusivamente en dispensarios especializados y servicios de entrega a domicilio. Por lo tanto, a diferencia de las tiendas minoristas tradicionales, en las que los distintos tipos de productos no se exponen uno al lado del otro, todos los tipos de productos de cannabis se exponen muy cerca unos de otros. Por ejemplo, un minorista de cannabis puede tener un espacio de exposición de 1,5 metros de ancho con muchos tipos de productos de marihuana presentados uno al lado del otro. Esto aumenta la probabilidad de que los consumidores piensen que la misma marca o una marca similar de tópicos, comestibles, sublinguales, bolígrafos para vapear, etc. proceden de la misma fuente.

Al realizar una búsqueda de marcas, tenga en cuenta al menos los siguientes productos y servicios: flores, concentrados, productos comestibles, productos tópicos, productos sublinguales, bebidas y suplementos; y consulte las Clases Internacionales 3 (cosméticos y productos de belleza no medicinales), 5 (productos medicinales, p. ej., tinturas, cápsulas, productos tópicos, lociones, bálsamos, pomadas, sales, etc.), 9 (baterías para vaporizadores), 11 (vaporizadores), 29, 30, 32 y 33 (productos alimenticios y bebidas), 31 (semillas y clones), 34 (flores de cannabis, concentrados, cartuchos de vaporizador precargados y accesorios para fumadores), 35 (servicios de venta al por menor, entrega y distribución), 41 (servicios educativos), 42 (suministro de información científica sobre el cannabis) y 44 (suministro de información sobre salud, bienestar y medicina relacionada con el cannabis).

4. Es necesario examinar los productos y servicios no relacionados con el cannabis que son similares en términos de forma o función. Si una empresa tiene la ambición de expandirse a escala nacional o internacional, es importante saber si existe alguna marca no relacionada con el cannabis que pueda expandirse en el ámbito del cannabis o que pueda tener problemas con el uso de una marca idéntica o similar para una versión del mismo producto con cannabis. Los fabricantes de e-líquidos y cigarrillos electrónicos, alimentos y bebidas, y cosméticos y preparaciones medicinales no mediadas son candidatos probables a ampliar sus líneas de productos una vez que el cannabis sea legal a nivel federal.

¿Qué importancia cree que tiene vigilar estas marcas?

La vigilancia es muy importante en este mercado emergente. Con los programas de concesión de licencias estatales y la prevalencia de operadores con licencia y ubicados en un solo estado, la mayoría de las empresas de cannabis todavía no están solicitando con prontitud el registro de sus marcas a nivel federal. Recomendamos suscribirse a la vigilancia de nombres de dominio porque, aunque una nueva empresa no intente registrar una marca, sí registra regularmente nombres de dominio, lo que permite al propietario de una marca recibir una notificación en una fase temprana del desarrollo de la empresa y cortar de raíz una posible infracción.

¿Cree que las marcas desempeñan un papel fundamental en la protección de los consumidores?

Los consumidores, ya sean pacientes que buscan marihuana medicinal o cannabis medicinal a base de cáñamo o consumidores adultos que buscan cannabis recreativo, todos los consumidores confían en las marcas registradas para distinguir los productos fabricados por diferentes fuentes. Los consumidores de cannabis no son diferentes de los consumidores que no consumen cannabis, pueden confundirse en cuanto al origen de los productos y merecen la misma capacidad de confiar en el valor del reconocimiento de marca.

A la hora de encargar una búsqueda de marcas, ¿tiene algún consejo o sugerencia, como productos y servicios específicos o clasificación de diferentes clases internacionales, que le haya resultado útil a la hora de revisar para sus clientes?

Los bienes y servicios relacionados con el cannabis se clasifican en múltiples clases internacionales y están potencialmente relacionados en función de la forma en que los productos de cannabis se comercializan, venden y dirigen a los mismos consumidores o a consumidores similares a través de los mismos canales. A diferencia de otras herramientas de búsqueda de autorizaciones que cobran por buscar por clase de productos/servicios, la Búsqueda en la Industria del Cannabis de Corsearch reconoce los desafíos y consideraciones únicos con respecto a la relación de los productos y servicios del cannabis y le permite la flexibilidad de buscar en muchas Clases Internacionales por el mismo precio.

Además de identificar múltiples Clases potencialmente relevantes, es útil identificar una amplia variedad de productos de cannabis en la barra de búsqueda general de bienes/servicios. Dicho esto, recomendamos utilizar la función de bienes y servicios "específicos" para llamar la atención del investigador sobre los tipos concretos de bienes y servicios relacionados con el cannabis que el cliente ofrece o pretende ofrecer, con el fin de garantizar que se presta más atención a dichos productos. Por ejemplo, si el cliente fabrica bolígrafos para vapear cannabis, en los bienes específicos especifique "bolígrafos para vapear", "cigarrillos electrónicos" y otros productos relacionados con el consumo de tabaco.

¿Por qué recomiendas Corsearch y Cannabis Industry Search a tus compañeros?

Corsearch ha elaborado minuciosamente sofisticadas consultas de búsqueda en una amplia variedad de fuentes que abordan los retos que plantea la verificación de nombres de marcas de cannabis, identificando referencias relevantes mediante: (1) el enfoque en el derecho consuetudinario y en fuentes específicas sobre el cannabis; (2) el reconocimiento de que los productos y servicios idénticos, tanto de cannabis como ajenos al cannabis, presentan un riesgo de conflicto; (3) reconocer que productos aparentemente no relacionados, por ejemplo, productos tópicos, vaporizadores, comestibles y cigarrillos preliados, pueden estar en realidad relacionados debido a los canales de comercialización altamente regulados y especializados; y (4) proporcionar un acceso exhaustivo a las bases de datos de marcas registradas de los 50 estados.

¿Qué es lo primero que obtiene al trabajar con nosotros en Corsearch?

Durante los últimos años, Corsearch se ha centrado en abordar los retos específicos de la compensación de marcas destinadas al mercado del cannabis. Corsearch respondió pronto a la aparición de un incipiente mercado del cannabis, y es sensible a los cambios normativos y al crecimiento de la esfera mundial del cannabis. Corsearch también escucha con interés los comentarios de sus clientes; a medida que se entera de nuevos retos para las marcas relacionados con el cannabis, adaptará la herramienta Cannabis Industry Search en consecuencia. Corsearch tiene el firme compromiso de crear productos que aporten valor añadido a sus clientes.

Acerca de Mary y Nicole

Mary Shapiro es la directora general y Nicole Syzdek es la abogada asociada de Evoke Law, PC, un bufete especializado en propiedad intelectual con sede en San Francisco, que ofrece asesoramiento, tramitación de registros, concesión de licencias, protección de derechos, mantenimiento y resolución de conflictos en materia de marcas registradas, derechos de autor, Internet, tecnología y cannabis. Desde 2009, Evoke Law sigue prestando servicio a una amplia gama de clientes del sector del cannabis, entre los que se incluyen operadores minoristas, cultivadores, fabricantes de productos, distribuidores, así como proveedores de productos y servicios auxiliares. Evoke Law ha elaborado recientemente una Guía de estrategia de marcas para responder a una resolución de la oficina de marcas sobre una marca relacionada con el cannabis, cuya publicación está prevista para mediados de 2019. Puede obtener más información sobre Mary y Nicole en www.evoke.law o ponerse en contacto con ellas en [email protected].

Descargo de responsabilidad

La búsqueda de Corsearch en la industria del cannabis se ofrece actualmente sólo para el mercado estadounidense. El consumo, la posesión, la venta y la distribución de cannabis siguen siendo ilegales según la legislación federal. Nada de lo contenido en los productos y servicios de Corsearch pretende ayudar en modo alguno a la violación de la legislación aplicable. El registro federal de marcas comerciales no está disponible actualmente para ningún producto o servicio que viole la Ley de Sustancias Controladas (CSA) 21 U.S.C. § 801 et seq. Para las marcas comerciales utilizadas en relación con productos o servicios que infrinjan la CSA, el registro estatal de marcas comerciales puede o no estar disponible en función de la legislación estatal. Los productos y servicios de Corsearch no deben utilizarse como sustitutos de un asesoramiento jurídico competente por parte de un abogado autorizado en su jurisdicción. Los abogados que deseen representar a particulares y empresas que operan en la industria del cannabis deben consultar las normas aplicables del colegio de abogados. Corsearch no tiene ningún punto de vista ni opinión sobre la legalidad del cannabis.

* La búsqueda de Corsearch en la industria del cannabis incluye marcas registradas a nivel estatal, allí donde el estado considera que el cannabis es legal para uso médico y/o recreativo.