Las cinco principales novedades del derecho de marcas en 2019

Ahora que dejamos atrás el último mes de esta década tan agitada, resulta fascinante echar la vista atrás y repasar los acontecimientos más destacados. Imagina volver atrás en el tiempo hasta 2010 y decirle a alguien que, en los siguientes diez años, su teléfono controlaría casi todos los aspectos de su vida (¡y acapararía la mayor parte de su atención!). Todos estaríamos obsesionados con los selfies y la cámara digital seguiría el camino del dodo. Gran Bretaña perdería la cabeza y votaría a favor de abandonar el mayor bloque comercial del mundo, y la estrella de The Apprentice, Donald Trump, sería presidente de los Estados Unidos.

Se habrían reído de ti o te habrían preguntado amablemente si necesitabas tumbarte.

En los últimos doce meses, la legislación en materia de marcas registradas ha experimentado seis cambios significativos.

1. Canadá se adhiere al Protocolo de Madrid

Canadá reformó una gran parte de su legislación en materia de marcas en 2019, y la mayor parte de estas modificaciones entraron en vigor el 17 de junio. El país se adhirió a tres tratados de la OMPI: el Protocolo de Madrid, el Arreglo de Niza y el Tratado de Singapur. Esto se produjo tras la firma de un acuerdo comercial histórico entre Canadá y la Unión Europea (UE) en 2017.

Al adherirse al sistema internacional de marcas y a otros tratados clave en materia de marcas, las empresas canadienses disponen de un medio más eficaz para proteger sus marcas en todo el mundo. Esta medida también reduce el coste de hacer negocios en Canadá. Es probable que aumenten las inversiones internacionales, ya que la adhesión al sistema de clasificación de Niza reduce el riesgo para los solicitantes extranjeros de marcas.

2. Los solicitantes con domicilio en el extranjero que presenten una solicitud ante la USPTO necesitan un abogado de marcas con licencia de EE.UU.

La novedad más importante de este año en la legislación estadounidense sobre marcas ha sido la obligación de que todos los solicitantes domiciliados en el extranjero designen a un abogado con licencia estadounidense si desean presentar una solicitud ante la USPTO.

Según la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), este requisito normativo, que entró en vigor en agosto, se hizo necesario debido al creciente número de solicitudes presentadas de forma incorrecta e incluso fraudulentas que recibía la oficina.

La nueva política persigue tres objetivos. Para:

1. mejorar la precisión de las solicitudes de marcas,
2. aumentar el cumplimiento de la legislación federal sobre marcas, y
3. proteger la integridad del registro de marcas estadounidense

Nota: aunque se reconocerá que los abogados canadienses representan a sus clientes, la USPTO solo mantendrá correspondencia con un abogado colegiado en Estados Unidos.

3. Entra en vigor la nueva Ley de Marcas china (la Cuarta Enmienda)

En la última década, China ha sufrido una avalancha de marcas registradas de mala fe y de usurpadores de marcas. Con el fin de restablecer el orden en su registro, la Ley de Marcas (cuarta enmienda) entró en vigor en abril de 2019.

Una novedad importante es la nueva disposición añadida al artículo 4 de la Ley de Marcas: «Se rechazará el registro malicioso de una marca sin intención de uso». Esto permite a los examinadores de marcas chinos rechazar, ya en la fase de solicitud, las marcas que se presenten de forma manifiestamente de mala fe.

Además, la Oficina de Marcas y Patentes puede invalidar una marca registrada de forma maliciosa. Y se ha incrementado considerablemente el importe máximo de la indemnización por daños y perjuicios punitivos en caso de infracciones «maliciosas y graves» de marcas registradas.

El tiempo dirá hasta qué punto serán efectivos estos cambios; por ejemplo, "sin intención de uso" no está definido en la ley. Sin embargo, la medida del gobierno chino de poner en orden lo que hasta ahora ha sido el salvaje oeste del mundo de las marcas demuestra su compromiso de aumentar su posición como lugar estable para la innovación y la inversión.

4. Malasia presenta el proyecto de ley de marcas 2019

Malasia es otro país que se adhirió al Protocolo de Madrid en 2019. Aprobó el Proyecto de Ley de Marcas de 2019, que sustituye a la Ley anterior, de 43 años de antigüedad.

Los solicitantes en territorio malasio podrán, por primera vez, elegir varias clases al presentar una solicitud de marca.

El proyecto de ley prevé (siempre que se cumplan determinadas condiciones) el reconocimiento de marcas no tradicionales, como la forma de los productos o de su embalaje, los sonidos, los aromas, los colores, los hologramas, la disposición y la secuencia de movimientos.

5. La Unión Europea armoniza los sistemas de marcas

Todos los Estados miembros debían aplicar la Directiva 2015/2436 de la UE sobre marcas antes de enero de 2019. Los países tienen ahora hasta enero de 2023 para aplicar los procedimientos administrativos de cancelación.

En la práctica, la aplicación de la Directiva significa que los solicitantes no tendrán que producir una representación gráfica (visual) de su marca. En su lugar, podrán utilizarse formatos electrónicos, como MP3 o MP4. Esto facilita una representación más precisa de las marcas que incorporen, por ejemplo, movimiento o sonidos.

La prohibición de registro que tradicionalmente se ha aplicado a las formas que desempeñan una función puramente técnica, aportan valor añadido a los productos o se derivan de la naturaleza de los mismos, se extiende ahora a cualquier característica aplicable al producto en cuestión.

Otro cambio es que, una vez aceptada la marca por el organismo de registro de marcas, se publicará antes de registrarla para dar a otros la oportunidad de oponerse. Sin embargo, si la marca del objetor ha estado registrada durante cinco o más años sin ser utilizada, cualquier oposición puede fracasar.

Resumen

Esto es solo una pequeña muestra de los cambios que se produjeron a lo largo de 2019. Sin duda, la década de 2020 traerá consigo cambios aún mayores gracias al rápido avance de la tecnología digital. Desde el Internet de las cosas (IoT) hasta la inteligencia artificial, se prevé que las solicitudes de marcas se vuelvan más complejas y tengan un enfoque aún más internacional.

Como dijo sabiamente Confucio (551-479 a. C.): «Estudia el pasado si quieres adivinar el futuro». ¡Estamos deseando descubrir lo que nos depara el 2020 a la comunidad internacional de marcas registradas!