Siete factores para identificar el riesgo de confusión de marcas

Hay una razón de peso por la que las empresas tratan de proteger sus marcas con registros de marca: los ingresos. Construir una marca de éxito requiere una inversión significativa en términos de recursos. Es fundamental rentabilizar esa inversión.

El registro protege el derecho de quienes han dado vida a la marca a ver los frutos de su trabajo, en lugar de las partes potencialmente infractoras. Siempre hay margen de error, sobre todo entre las empresas más jóvenes que pueden no estar al corriente de la legislación sobre marcas o de los procesos de autorización adecuados, así como entre las que tienen intenciones más nefastas. Intencionadamente o no, todos los días aparecen en el mercado marcas similares.

Entonces, ¿cómo puede evitar infringir involuntariamente una marca que pertenece a otra persona? Puede empezar por comprender mejor cómo funciona la infracción.

Tabla de contenidos:

• Por qué es importante identificar la confusión entre marcas registradas

• Proteger los beneficios y la integridad de la marca

• Los siete factores para identificar el riesgo de confusión entre marcas registradas

• Reflexiones finales

Por qué es importante identificar la confusión de marcas

Aquí es donde entran en juego las normas sobre el riesgo de confusión entre marcas. El artículo 2(d) de la Ley de Marcas, 15 U.S.C. §1052(d), establece lo siguiente:

"No se denegará el registro en el registro principal de ninguna marca por la que los productos del solicitante puedan distinguirse de los productos de otros, a causa de su naturaleza, a menos que. . . (d) Consista o comprenda una marca que se asemeje de tal manera a una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, o a una marca o nombre comercial previamente utilizado en los Estados Unidos por otro y no abandonado, que pueda, cuando se utilice sobre o en relación con los productos del solicitante, causar confusión, o inducir a error, o engañar."

El "riesgo de confusión" es la regla de oro con la que se mide la infracción en casi todas las regiones, aunque, por supuesto, la fraseología específica puede variar. Muchas regiones, entre ellas Estados Unidos, aplican diferentes "pruebas" para evaluar el riesgo de confusión con una serie de factores.

Estos factores pueden variar en función del conjunto de hechos aplicables al caso en cuestión, por lo que se recomienda asesorarse sobre los factores aplicables a su región y circunstancias. No obstante, se aplican algunos principios generales.

Asegurarse de que conoce perfectamente en qué consiste el riesgo de confusión es tan importante para el proceso inicial de elección del nombre como para cualquier servicio de vigilancia de marcas que tenga contratado. Obviamente, no le interesa presentar una solicitud de marca que vaya a ser rechazada. Al mismo tiempo, es importante asegurarse de que nadie esté infringiendo sus valiosos activos.

Proteger los beneficios y la integridad de la marca

Es importante entender que la protección de las marcas no tiene tanto que ver con las marcas en sí mismas como con lo que representan y retratan. Si usted recibe una hamburguesa en una caja muy parecida a las que vienen en un Big Mac®️, esperará ciertos sabores y texturas. Pero si la hamburguesa no es auténtica, su percepción de Big Mac®️, y de McDonald's®️, puede verse muy mermada.

Existen casi innumerables formas de perder dinero cuando se infringen sus marcas, pero éstas son las dos más comunes y graves:

• Perder ventas directas
• La reputación de la marca se ve dañada

Pero vayamos al grano y echemos un vistazo a los siete factores que influyen en el riesgo de confusión entre marcas, tal y como los describe la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) en su Manual de Procedimientos de Examen de Marcas:

Los siete factores para identificar el riesgo de confusión de una marca:

1. Relación de bienes o servicios

¿Es probable que un consumidor corriente que preste una atención media (que varía según los grupos de productos y los precios) compre un producto o servicio creyendo que en realidad es otro diferente?

La relación entre la similitud de las dos marcas y la proximidad relativa de los productos o servicios es importante. Cuanto más alejados estén los productos y servicios, menos probable será que se produzca un solapamiento entre los dos mercados. Por ejemplo, es probable que los programas informáticos y los periféricos atraigan a clientes similares, por lo que el riesgo de confusión es mayor. En este caso, se exigiría que las marcas fueran más distintas entre sí.

En el caso de que los dos productos competidores sean piezas de tractores y bikinis, es posible que incluso una marca idéntica pueda ser aceptable, ya que parece poco probable que sus mercados estén sustancialmente formados por consumidores similares. En caso de que exista algún solapamiento entre estos grupos de consumidores, es menos probable que un consumidor individual piense de forma natural que un fabricante de piezas para tractores se ha ramificado hacia los trajes de baño y viceversa.

2. Similitud de marcas

El juicio en cuanto a la similitud de dos marcas es totalmente subjetivo. Los factores que deben tenerse en cuenta, entre otros, son la similitud visual y fonética (se parece, suena como), el significado de las palabras, las traducciones y las consideraciones de mercado.

Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Hasta qué punto es demasiado parecido?

Sólo los tribunales pueden responder a esta pregunta. Al parecer, no siempre basta con añadir un prefijo, cambiar algunas letras o añadir más información para evitar el riesgo de confusión. He aquí algunas marcas que se han considerado demasiado similares:

• Magnavox contra Multivox
• Simoniz frente a Permanize
• Platinum Puff frente a Platinum Plus
• Zirco contra Cozirc
• Maternally Yours frente a Your Maternity Shop

Como puede ver, los ejemplos anteriores no son en absoluto idénticos. Sin embargo, se consideró que eran demasiado confusos para un consumidor medio. Seguro que usted también podría confundir algunas marcas con las que sólo está ligeramente familiarizado, ¿verdad?

3. Apariencia similar

Las marcas también pueden ser demasiado similares y confusas en cuanto a su aspecto y diseño.

Ejemplos:

• En 2006, se descubrió que Audio BSS USA era demasiado similar en apariencia a Boss Audio Systems.
• En In re Lamson Oil Co., 6 USPQ2d 1041 (TTAB 1987), TRUCOOL y TURCOOL se consideraron confusamente similares en apariencia.
• In re Pix of Am., Inc., 225 USPQ 691 (TTAB 1985) ( se consideró que NEWPORTS y NEWPORT eran esencialmente idénticos en apariencia).
• In re Pellerin Milnor Corp., 221 USPQ 558 (TTAB 1983) [se consideró que MILTRON y MILLTRONICS (estilizado) eran muy similares en apariencia].
• In re BASF A.G., 189 USPQ 424 (TTAB 1975) (diferencia entre LUTEX y LUTEXAL insuficiente para evitar la confusión de origen).

4. Similitud en el sonido

La similitud de sonidos se refiere a la coincidencia fonética entre las marcas. Pero, ¿cómo se pronuncia correctamente una marca determinada? No hay forma de saberlo con seguridad, pero he aquí una buena regla empírica: si existe alguna posibilidad de que dos o más marcas sean fonéticamente similares, puede existir riesgo de confusión. Los tribunales consideraron que las siguientes marcas tenían un sonido demasiado similar:

• SEYCOS frente a SEIKO
• CRESCO contra KRESSCO
• ENTELEC frente a INTELECT

Naturalmente, la similitud fonética no fue el único factor decisivo en los ejemplos anteriores. Sus respectivas descripciones de productos y servicios, así como otros factores, también desempeñaron un papel importante.

5. Similitud de significado

Entre los factores importantes que influyen en el riesgo de confusión se encuentra el significado de las marcas en relación con la descripción de los productos y servicios. Siendo idénticas en sonido y apariencia pueden ser completamente diferentes en su impresión comercial.

Por ejemplo: CROSS-OVER vs. CROSSOVER

CROSS-OVER está relacionado con la construcción material de un sujetador. Mientras que el segundo, CROSSOVER, se percibe más como un cruce entre ropa deportiva formal y activa.

Por el contrario, a continuación se enumeran algunas marcas que los tribunales consideraron demasiado similares en cuanto a su significado:

• MR. CLEAN contra MR. RUST
• 30-40-50 contra 60-40-20
• COMPROMISO frente a PROMESA

6. Marcas de diseño

El riesgo de confusión entre marcas de diseño se determina en función de la similitud de su presentación visual. Nadie suele ver las marcas una al lado de la otra y el recuerdo de las marcas es muy general. Por lo tanto, las marcas visualmente similares pueden inducir a confusión aunque constituyan productos y servicios completamente diferentes.

Por ejemplo, en el caso Ocean Spray Cranberries, INC. contra Ocean Garden Prods, se dictaminó que las marcas registradas no daban lugar a confusión. Las marcas consistían, respectivamente, en un círculo con tres líneas curvas de extremos redondeados y una ola rompiendo estilizada dentro de un óvalo.

7. Probabilidad de engaño

No hay nada más fácil que esto: el engaño es obviamente algo malo. Sin embargo, el engaño implicaría una intencionalidad que puede ser extremadamente difícil de demostrar en la práctica.

Reflexiones finales

En conclusión, incluso la publicidad y los canales de distribución se tienen en cuenta en la decisión del tribunal. El motivo es bastante sencillo: averiguar si los consumidores están expuestos a la confusión potencial. Así de sencillo.

Corsearch mantiene los más altos estándares de calidad a la hora de satisfacer sus necesidades de investigación de marcas. Nuestro compromiso con la precisión y la exhaustividad de los datos le permite tomar decisiones con confianza y contar con el apoyo total de una empresa que no es solo un proveedor, sino su socio.

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