Cómo encontrar al mejor abogado de marcas: Siete preguntas que debe hacerse

Aunque quizá no haya tantos abogados especializados en marcas registradas como dentistas, hay suficientes como para que te preguntes: ¿Estoy trabajando con los mejores? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cómo podría saberlo? A la hora deevaluar a los posibles candidatos, hay que tener en cuenta muchos factores. Al fin y al cabo, a esta persona se le está confiando una gran responsabilidad.

Elegir al abogado especializado en marcas registradas adecuado no es fácil, pero tener en cuenta estos siete aspectos puede ayudarte a tomar la decisión correcta… Tu abogado especializado en marcas registradas debería:

• Evaluar con precisión las similitudes de las marcas y los riesgos de infracción.
• Reducir proactivamente la probabilidad de oposición durante el proceso de solicitud.
• Que actúen con la debida diligencia para ayudarte a evitar recibir una «notificación de cese y desistimiento» más adelante.

Aunque este tipo de reclamaciones suelen resolverse antes del juicio, una posible demanda por infracción de marca registrada no es algo con lo que se pueda jugar.

En este artículo, repasaremos siete preguntas que conviene plantear al entrevistar a abogados especializados en marcas registradas. Ten en cuenta que esta lista no es en absoluto exhaustiva. Siempre es importante contar con un abogado que conozca tu sector.

Siete preguntas a un abogado de marcas

1. ¿Cuál es su nivel de experiencia en Derecho de marcas?

Como ocurre con otras profesiones, los abogados suelen especializarse. Aunque no es necesario encontrar uno que se dedique exclusivamente al derecho de marcas, sí es importante encontrar uno con el nivel de experiencia que usted necesita.

Aunque la mayoría de los abogados saben cómo registrar una marca, son pocos los que están familiarizados con los aspectos técnicos que conlleva el proceso de búsqueda y verificación de disponibilidad. Busque a alguien que:

• Puede buscar marcas nuevas y disponibles en su nombre.

• Conoce todos los factores que hacen que una marca sea «de alto riesgo».
• Comprende los requisitos específicos de los registros en el mercado mundial.
• Comprende cómo gestionar adecuadamente las oposiciones, revocaciones e invalidaciones.

2. ¿Qué bases de datos utiliza para evaluar los riesgos?

Ningún abogado especializado en marcas de prestigio se basará únicamente en bases de datos gratuitas, ya que estas carecen de la funcionalidad necesaria para realizar evaluaciones exhaustivas. Aunquelas bases de datos gubernamentales pueden determinar si el nombre concreto que usted propone ya está en uso, no pueden evaluar similitudes fonéticas o visuales. Tampoco ofrecen advertencias sobre posibles malentendidos culturales o lingüísticos (algo muy importante a la hora de comercializar a nivel internacional).

Muchos bufetes de abogados confían en Corsearch, ya sea externalizando el proceso por completo a nuestros proveedores especializados en selección y búsqueda, o pagando por el uso de nuestras bases de datos y herramientas.

3. ¿Cuáles son sus tarifas?

Los honorarios de un abogado variarán en función de la rapidez con la que desee obtener resultados. Tenga en cuenta que deberá pagar bastante más por lo que se considera un plazo de entrega rápido (1-2 días). En caso contrario, el plazo de entrega habitual es de aproximadamente una semana.

Las tarifas también dependerán del tamaño y la complejidad de tu empresa. Mientras que una pequeña empresa familiar puede encargar un análisis exhaustivo de un nombre por unos pocos cientos de dólares, una agencia de branding suele gastar miles de dólares en dos o tres propuestas de nombres.

Deberá formular preguntas más concretas.

• ¿Cuáles son sus honorarios por presentar la solicitud de marca si mi candidato es bueno?
• ¿Cuáles son sus honorarios por realizar una búsqueda adicional si mi candidato es malo?
• ¿Cuáles son sus tarifas por hora para gestionar posibles actuaciones administrativas (por ejemplo, oposiciones)?
• ¿Cuáles son sus honorarios por vigilar una marca una vez registrada definitivamente?

Y, dado que estás pagando todos esos honorarios, sin duda querrás asegurarte de que tu abogado esté llevando a cabo una búsqueda lo más exhaustiva posible. Por eso, haz las siguientes preguntas:

4. ¿Busca en bases de datos de derecho consuetudinario?

En Estados Unidos, las marcas comerciales que se utilizan sin registro federal gozan automáticamente de derechos consuetudinarios. Estos derechos se otorgan a quien pueda demostrar que fue el primero en hacer un uso efectivo de la marca en el comercio.

Se considera que Estados Unidos es un país que aplica el principio de «el primero en llegar tiene prioridad». Siempre que se haya realizado un intercambio de dinero por un producto o servicio (y se pueda demostrar el primer uso), la marca está protegida legalmente por los tribunales del estado. Esto significa que una empresa no tiene que registrar su marca para obtener la prioridad de uso en su zona geográfica.

Por lo tanto, aunque su empresa sea más grande y rentable, podría recibir un "cese y desista" de una empresa local si no ha cubierto sus necesidades.

5. ¿Buscarán proactivamente en regiones fuera de donde me estoy registrando?

La mayoría de los abogados ampliarán el alcance de su búsqueda por una tarifa adicional. Si su empresa tiene el más mínimo interés en el comercio internacional o simplemente quiere mantener una presencia en Internet en Estados Unidos, querrá cubrir sus bases.

6. ¿Buscará en las bases de datos de las tiendas de aplicaciones?

Ninguna búsqueda de disponibilidad de marcas moderna está completa sin comprobar si hay marcas similares en las tiendas de aplicaciones. Según el proyecto «Internet & American Life» del Pew Research Center, la mitad de los adultos que poseen un teléfono móvil en Estados Unidos tienen aplicaciones en sus dispositivos.

Se calcula que en 2017 se realizarán 268.000 millones de descargas y se ingresarán 77.000 millones de dólares en aplicaciones.

7. ¿Cómo funciona su proceso de vigilancia de marcas?

Una vez que hayas completado todo el proceso de registro de tu marca, es importante vigilar si se producen posibles infracciones. Los honorarios de los abogados por la vigilancia de marcas registradas pueden variar considerablemente.

No dude en insistirle a su abogado para que le explique en qué consiste el servicio de supervisión que puede ofrecerle.

Reflexiones finales

Los procesos de búsqueda, verificación y registro de marcas implican tareas muy especializadas que requieren mucho tiempo. Por eso es necesario externalizar este trabajo a profesionales de la propiedad intelectual con experiencia y cualificados, que puedan asesorarle adecuadamente y ahorrarle tiempo y dinero durante la búsqueda de un nuevo nombre de marca.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

*Este es un artículo de opinión informativo del autor. Las opiniones y puntos de vista expresados en este artículo son los del autor y no representan necesariamente la política ni las posturas oficiales de Corsearch ni de sus clientes.