Cómo determinar las clases de Niza para las marcas registradas

Determinar las clases de Niza adecuadas (a veces también denominadas «clases internacionales») en las que presentar la solicitud de marca puede resultar un proceso bastante complicado. Registrar la marca en la clase o clases correctas es un elemento clave de su estrategia global de protección de la marca.

¿Qué son las Nice Classes?

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define la Clasificación de Niza en su sitio web de la siguiente manera: «La Clasificación de Niza (CN), establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La versión de 2019 de la undécima edición de la CN entró en vigor el 1 de enero de 2019».

Hay un total de 45 clases de Niza para las marcas. Las clases 1 a 34 se refieren a productos, mientras que las clases 35 a 45 se refieren a servicios. La OMPI ofrece orientación completa y la lista de clases en línea. Cada clase de Niza cuenta con un título y notas explicativas. El título de cada clase describe a grandes rasgos la naturaleza de los productos o servicios incluidos en dicha clase. Las notas explicativas de cada clase proporcionan más detalles sobre los tipos de productos o servicios que abarca una clase concreta.

Si necesita saber a qué clase o clases pertenecen sus productos, TMClass ofrece una herramienta de búsqueda en línea que le ayudará a clasificar sus productos y servicios. Corsearch pone a disposición de los visitantes de nuestra página web una descripción general completa y fácil de usar, así como una lista de clases.

¿Por qué se utilizan las clases Nice?

Al presentar una solicitud, es responsabilidad del solicitante averiguar si la marca es totalmente nueva o si ya ha sido registrada por otra persona. Para determinar si una marca está disponible, es necesario consultar una gran cantidad de información. La Clasificación de Niza facilita esta búsqueda al organizar la información relativa a las marcas en clases indexadas, lo que simplifica la realización de una búsqueda exhaustiva. En otras palabras, la clasificación de los productos y servicios permite una adquisición fluida de los derechos de marca.

¿Quién utiliza Nice Classes?

En la actualidad, unas 150 oficinas de marcas de todo el mundo aplican la Clasificación de Niza. Esta cifra incluye algunas oficinas que, aunque no han firmado el Arreglo de Niza, utilizan la Clasificación de Niza como referencia. Además, cuatro organizaciones regionales —la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)— utilizan la Clasificación de Niza. La Oficina Internacional de la OMPI también aplica la Clasificación de Niza en el marco del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

¿Cuándo se aplican las clases de Nice?

Antes de iniciar la solicitud de registro de su marca y decidir en qué clases de Niza desea inscribirla, es imprescindible que determine primero el territorio en el que tiene previsto ofrecer los productos o servicios amparados por su marca. Esto es fundamental, ya que cada territorio puede aplicar una versión diferente de la clasificación de Niza a la descripción de sus productos y servicios que figure en la solicitud.

Por ejemplo, Colombia, Portugal, Corea del Sur y Estados Unidos forman parte de una minoría de jurisdicciones que no permiten el uso de títulos de clases como parte de la identificación aceptable de productos o servicios a la hora de solicitar el registro de marcas.

Muchos otros países, entre ellos Dinamarca, Hong Kong, la India, Noruega, Suecia y el Reino Unido, suelen permitir el uso de denominaciones de clase. Y algunas jurisdicciones, como Argentina, Camboya y Laos, permiten el uso de denominaciones de clase en su sentido más amplio, de modo que abarcan una reivindicación sobre todos los productos o servicios de la clase.

Debe tomar esta decisión y, a continuación, indicar los territorios seleccionados en la fase de verificación de la marca de su búsqueda personalizada.

¿Qué clases?

Una vez que haya determinado qué versión (si la hay) de la Clasificación de Niza se aplica en sus territorios, deberá decidir en qué clases y en cuántas clases desea registrar su marca (siempre que el territorio lo permita).

Para ello, deberá examinar detenidamente la lista completa de clases de Niza. A continuación, deberá determinar en qué clase o clases se incluyen sus productos o servicios y, tal y como se ha indicado anteriormente, realizar una búsqueda exhaustiva de disponibilidad de la marca, comprobando la similitud y el riesgo de confusión en todas las clases en las que tenga previsto presentar la solicitud antes de formalizarla.

Amplia protección

Debe tener en cuenta que algunas marcas registradas famosas gozan de «protección amplia». Esto significa, en la práctica, que los titulares de estas marcas pueden impedir que otros obtengan derechos sobre diversas clases sin necesidad de alegar «dilución».

Aunque puede realizar una búsqueda de disponibilidad por su cuenta, le recomendamos encarecidamente que recurra a los servicios de su equipo jurídico o de un abogado especializado en marcas para que le ayude en este proceso con un dictamen jurídico, especialmente si su búsqueda inicial de disponibilidad le alerta de posibles amenazas o riesgo de confusión en torno a sus marcas.

Si se le permite, puede abarcar dos o más clases, dependiendo de los productos o servicios que venda. Algunos territorios no permiten la solicitud de clases múltiples. Si se permiten las solicitudes de clases múltiples, cada clase tendrá una tasa de presentación adicional, lo que repercutirá en su presupuesto, por lo que debe planificarlo con cuidado. En este caso, puede presentar una solicitud para todas las clases que desee que abarquen sus productos o servicios.

Cartera de marcas

También debes considerar tu cartera de marcas en su conjunto a la hora de determinar en qué clases de Niza debes presentar tu solicitud. Por ejemplo, es posible que ya estés vendiendo ropa infantil en la clase 25 bajo tu marca. Pero si dentro de un año quieres lanzar al mercado portabebés, que están incluidos en la clase 18, deberías considerar incluir ambas clases en tu solicitud para dar cabida al crecimiento previsto de tu cartera de marcas.

Una vez que elijas las clases, se definirá el alcance de la protección de tu cartera, por lo que es importante elegir con cuidado en la fase de tramitación. Las clases (y las descripciones de los productos y servicios) que incluyas en tu solicitud determinarán tus derechos para impedir que terceros utilicen marcas registradas iguales o similares. Te interesará obtener la mayor cobertura posible para proteger plenamente toda tu marca y tus signos distintivos.

Úsalo o piérdelo

La elección de las clases de Niza en las que registrar la marca debe formar parte de tu estrategia global de marcas. Como se ha mencionado anteriormente, muchas grandes empresas registran sus marcas en varias clases (en algunas de las cuales quizá nunca lleguen a utilizarla) con el fin de obtener una protección más amplia.

No obstante, cabe señalar también que una estrategia amplia de protección de marcas conlleva el riesgo de que terceros la impugnen por «falta de uso». Las marcas registradas deben utilizarse para proteger los derechos que confieren y mantener su validez y aplicabilidad frente a terceros.

Búsqueda y autorización de marcas

En resumen, no se puede subestimar la importancia de determinar primero en qué territorio y en qué clase o clases de Niza se debe presentar la solicitud de marca. Una búsqueda exhaustiva de los territorios propuestos y una sólida búsqueda de disponibilidad de marcas, que le permita cotejar su marca propuesta entre clases y en territorios clave, es un factor determinante en su solicitud de marca. Le ahorrará tiempo y dinero y le ayudará a evitar el riesgo de confusión y, en el peor de los casos, el rechazo de su marca por parte del registro de marcas.

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