Cuatro consideraciones antes de comprar una marca muerta

Encontrar las marcas ideales para su empresa puede ser agotador.

En un entorno en rápida evolución y altamente competitivo, las oportunidades de hacerse con las marcas que desea sin crear un riesgo de confusión con una marca existente son cada vez menores.

Cuando uno encuentra una marca que le gusta, puede parecer una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Los problemas empiezan cuando esas marcas que encajan a la perfección mueren o se abandonan.

Dar vida a una marca muerta

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) define una marca caducada como:

"Un estado muerto o abandonado para una solicitud de marca significa que la solicitud específica ya no está en trámite en la USPTO, y no se utilizaría como impedimento para su presentación."

Aunque puede registrar una marca muerta, hay otros problemas potenciales que pueden hacer que no merezca la pena correr el riesgo. Entre ellos pueden figurar el riesgo de confusión y/o la penalización en virtud de los derechos del common law. Para sopesar su valor, debe considerar las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuánto tiempo lleva abandonado?

Si la marca ha estado abandonada entre tres y cinco años, lo más probable es que no haya problemas. Ese es el tiempo que la USPTO exige que se mantengan las marcas, lo que significa que si no se ha presentado la documentación adecuada, la marca está potencialmente en juego.

El riesgo se deriva de la Ley Lanham.

En virtud de esta ley, una marca no se abandona hasta que se interrumpe su uso sin intención de reanudarlo. Aunque la USPTO no inscribirá la marca en su registro como activa porque no se ha presentado la documentación, esto no significa que la marca no siga siendo utilizada por una empresa que tenga una razón aceptable para no mantenerla en el registro.

Si una marca no se utiliza durante tres años, se acepta como abandonada en su valor nominal, a menos que el propietario pueda demostrar lo contrario. Ahí es donde surge el riesgo.

Si puedes demostrar ante un tribunal que el propietario original no tenía intención de seguir utilizándolo, adelante. Ten en cuenta, sin embargo, que el carácter subjetivo del proceso te planteará problemas si el propietario anterior se opone.

Si está decidido a utilizar la marca, póngase en contacto con el solicitante anterior y obtenga su permiso antes de seguir adelante. Puede resultar difícil localizarlo y obtener una respuesta, pero es mejor que evitar futuros problemas legales a su empresa.

2. ¿Cómo murió?

Muchas marcas mueren por no ser mantenidas después de que un negocio se hunda o pivote. Es importante tener en cuenta cómo murió, porque puede haber una razón oculta que le perjudique a largo plazo.

Si la marca muere debido a un registro incompleto, podría seguir utilizándose en el comercio en virtud de los derechos del common law. Por ejemplo, digamos que Star Wars no se mantuvo adecuadamente. Sus productos siguen en el mercado y se entiende que forman parte de una marca. Si una empresa intentara registrar "Star Wars", aún podría ser demandada por riesgo de confusión, aunque la marca esté muerta.

Otro problema potencial es el denominado "genericidad". Esto ocurre cuando una marca comercial pasa a ser conocida popularmente por el público para sustituir al verdadero nombre del producto.

Por ejemplo, "trampolín" fue en su momento un producto de marca. Hoy en día, se refiere a todos los productos similares, no a un producto individual de una empresa específica. Si este es el caso, no podrá registrar la marca sin problemas legales.

Una vez más, si la marca muere por falta de mantenimiento, el solicitante de registro podría seguir teniendo la intención de utilizarla, por lo que es mejor pecar de precavido.

3. ¿Se sigue utilizando?

Una tarea a menudo descuidada es comprobar si una marca se está utilizando o no.

Además de la búsqueda habitual en Internet, comprueba en qué otros países se ha utilizado la marca. Es posible que una empresa haya dejado que su marca caducara en Estados Unidos al trasladarse a Canadá, pero que aún tenga la intención de volver a registrarla.

Para ello, comprueba los derechos. Busca sitios web, nombres comerciales, marcas y productos. Hay que verificar todo aquello que pueda llevar la marca.

Si se está utilizando pero en una clase diferente a la que pretende registrarla, aún puede encontrarse con un riesgo de confusión y perder la marca.

Realice una búsqueda exhaustiva en el Sistema Electrónico de Búsqueda de Marcas (TESS) de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) antes de utilizar cualquier marca caducada. Muchos otros sistemas de búsqueda no incluyen las marcas caducadas en sus listados, lo que puede suponer un riesgo para su negocio.

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4. ¿Cuánto vale realmente para ti?

Por último, debe determinar el valor real de la marca para usted.

¿Es esencial que utilice esa marca concreta, o hay alguna alternativa en la que pueda basar su plan de marketing? El beneficio tiene que ser mayor que la pérdida potencial, a menos que esté buscando una apuesta arriesgada.

En caso de que se le haya pasado algo por alto en su búsqueda, ¿está preparado para que le lleven a juicio? Al utilizar una marca muerta, corre el riesgo de infringir la marca, perder dinero y, potencialmente, su negocio.

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