Cinco factores a tener en cuenta antes de comprar una marca

Ya tienes tu nombre.

Todo el mundo está entusiasmado.

Todo lo que tienes que hacer ahora es registrarte, ¿verdad?

INCORRECTO...

Antes de presentar esa solicitud, te recomendamos que te tomes un momento para volver a evaluar tu elección de nombre teniendo en cuenta algunos criterios que suelen pasarse por alto.

Por desgracia, es habitual pasar demasiado rápido de la búsqueda de marcas registradas a la solicitud de registro. Al fin y al cabo, el plazo habitual en Estados Unidos desde la presentación hasta la aprobación es de seis a ocho meses. Aunque todos comprendemos el deseo de concretar nuestras ideas, pasar por alto las señales de alerta puede acabar provocando más retrasos a largo plazo.

En este artículo, repasaremos cinco factores que a menudo se pasan por alto al comprar marcas.

Ten en cuenta los siguientes factores antes de dar el paso definitivo y la alta dirección te lo agradecerá. Aunque, por otra parte, puede que no digan nada… ¡Nosotros tampoco solemos hacerlo cuando todo sale bien!

5 factores a tener en cuenta al comprar una marca

1. ¿Es esta marca de bajo riesgo (suficiente)?

La evaluación del riesgo de marca NO es blanco o negro. Ni siquiera el mejor abogado del mundo puede garantizar con absoluta certeza que su selección de nombre permanecerá sin oposición.

Como ocurre con muchos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico, muchas cosas quedan abiertas a la interpretación. Más allá de las coincidencias exactas, las demandas por infracción de marca se basan en el elemento de confusión:

¿Qué probabilidad hay de que los clientes de la empresa X confundan su marca con la empresa X y viceversa?

Por supuesto, cuando se lleva un caso ante los tribunales, ya se han reunido las pruebas de confusión propuestas. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay pruebas porque ni siquiera se ha introducido la marca en el mercado?

La mejor manera de proceder es determinar el factor de riesgo de su candidato. Un factor de riesgo es simplemente un número designado que es representativo de la probabilidad de que una marca se enfrente a una oposición.

Naturalmente, su marca no puede seguir adelante si otra persona ya la ha registrado dentro de la Clase de Niza deseada.

Pero el candidato de su marca también debería NO hacerlo:

• Ser demasiado similar fonéticamente a cualquier otra marca.
• Ser demasiado similar visualmente a cualquier otra marca.
• Coincidir con cualquier precedente legal que sugiera motivos de oposición.
• Ser similares a las marcas propiedad de empresas conocidas por presentar oposiciones.

Si el candidato cumple todos estos requisitos, se podrá considerar que el riesgo es lo suficientemente bajo como para seguir adelante.

2. ¿Apoya esta marca nuestros objetivos a largo plazo?

¿Se va a utilizar esta marca para comercializar un producto, servicio o negocio? ¿Es lo suficientemente amplia como para dar cabida a posibles cambios futuros?

Por ejemplo, supongamos que usted vive en Nashville y tiene una empresa de camisetas personalizadas. Lleva dos años dirigiendo con éxito su empresa con el nombre de marca "Nashville Fabrics". El negocio va viento en popa y quiere expandirse.

Por desgracia, ahora se siente "encasillado" por su nombre y quiere cambiarlo.

Además de pagar por el cambio de marca y la publicidad, ahora tendrá que volver a pasar por el proceso de búsqueda y solicitud de marcas.

Por supuesto, si se trata de una gran empresa, el coste de realizar otra búsqueda de marcas palidecerá en comparación con el coste de volver a presentar la nueva marca a los consumidores. En resumen: Tómese su tiempo y elija un nombre de producto o de empresa que pueda crecer con usted.

3. ¿Hemos comprobado las bases de datos del Derecho consuetudinario?

El gobierno de EE.UU. concede derechos de marca a particulares y empresas que pueden:

• Demostrar que fueron los primeros en utilizar la marca en su región, y
• Demostrar que se ha producido un intercambio comercial.

Dado que las empresas regionales no están obligadas a registrar sus marcas, puede resultar difícil localizar las que sean pertinentes. En lugar de una base de datos "oficial" del Derecho consuetudinario, tanto los proveedores de servicios heredados como los asesores jurídicos suelen recurrir a diversas fuentes para realizar su trabajo.

4. ¿Hemos comprobado las bases de datos de las tiendas de aplicaciones?

Las aplicaciones móviles han conquistado el mundo y constituyen un sector que mueve 269 000 millones de dólares. Se calcula que cada mes se crean unas 60 000 aplicaciones nuevas.

No solemos pensar en las aplicaciones como propiedad intelectual, pero lo son.

Los nombres de aplicaciones no registrados gozan de la misma protección que cualquier otra marca no registrada. Es decir, las aplicaciones no registradas están protegidas por el derecho consuetudinario en Estados Unidos y en la mitad de la UE.

Si su organización NO está comprobando si existen aplicaciones, está aumentando sus probabilidades de oposición durante el proceso de solicitud de marca. Curiosamente, la mayoría de las aplicaciones pertenecen a la clase 9. Sin embargo, hay algunas excepciones.

El aspecto más difícil de una búsqueda en una tienda de aplicaciones es identificar usos similares. Es posible que su búsqueda dentro de una tienda de aplicaciones no genere ninguna coincidencia directa para el candidato "Scorebored". Sin embargo, podría haber varias variaciones de "Marcador". ¿Generará el algoritmo de la tienda de aplicaciones estas coincidencias cercanas?

Quizás sí, quizás no. Lo mejor es utilizar una base de datos de una tienda de aplicaciones (como la de NameCheck™) que haya sido diseñada específicamente para la búsqueda de marcas registradas.

5. ¿Hemos comprobado las regiones globales apropiadas?

¿Tienes pensado expandirte a nivel internacional algún día?

Suponiendo que esté dentro de su presupuesto, debería plantearse realizar una búsqueda internacional ahora porque las ventajas de buscar pronto superan con creces los posibles contratiempos de seguir adelante con un nombre que algún día podría costarle millones.

Los distintos países tienen normas, procesos y plazos de solicitud diferentes. Por ejemplo, China es un país "primero en registrar". A diferencia de EE.UU., a China no le importa que hace años alguien le pagara a cambio de bienes y servicios bajo un nombre específico si usted no lo registra.

Es comprensible que muchas empresas renuncien a comprobar todas las posibles regiones globales debido a los elevados costes que suele conllevar la externalización. ¿La buena noticia?

Ahora es posible realizar búsquedas regionales ilimitadas.

No compres sin NameCheck™

Con NameCheck™, los equipos jurídicos pueden evaluar de forma eficaz y asequible todos los aspectos del proceso de búsqueda de marcas que a menudo se pasan por alto o se descuidan.

NameCheck™combina la precisión de los proveedores tradicionales con el carácter «hazlo tú mismo» de las bases de datos en línea habituales en una plataforma fácil de usar. Gracias a un algoritmo exclusivo, el programa evalúa la lingüística de las palabras, los tipos de productos, el uso de las tiendas de aplicaciones y las jurisdicciones internacionales.

¿Y lo mejor? Las evaluaciones se realizan en tan solo 15 segundos.

Más información