La Guida definitiva ai marchi: Liquidazione, violazione, ricerca e acquisto

What you'll learn

Che siate consulenti legali, avvocati specializzati in marchi o neofiti del settore, questa guida vi fornirà utili indicazioni per aiutarvi nel vostro ruolo. La guida fornisce un'introduzione sui marchi, sul processo di autorizzazione e su come i vostri marchi possono essere violati, prima di illustrare nel dettaglio come cercare e acquistare i marchi desiderati.

Indice dei contenuti

• Cosa sono i marchi?
• Come si ottiene un marchio?
• Qual è la differenza tra il simbolo "TM" e il simbolo "R"?
• Perché la mia domanda di marchio potrebbe essere rifiutata?
• Dove è richiesta la rappresentazione grafica?
• Come posso sapere se il mio marchio è distintivo?
• Che cos'è il rischio di confusione nei marchi?
• Perché devo fare una ricerca sui marchi?
• Come cercare i marchi?
• Le fasi principali di una ricerca sui marchi
• Come posso ridurre i risultati di una ricerca?
• Che cos'è una ricerca sui marchi figurativi?
• Perché devo tenere sotto controllo il mio marchio?
• Che cos'è la violazione del marchio?
• Quali sono alcuni esempi di violazione del marchio?
• Che cos'è la violazione di diritto comune?
• Devo preoccuparmi di altre lingue?
• Posso acquistare un marchio esistente?
• Posso acquistare un marchio "morto"?
• Che ne dite di acquistare un marchio come parte di un contratto di franchising?

Cosa sono i marchi?

Il marchio è una forma specifica di proprietà intellettuale. È utile pensare alla proprietà intellettuale come a una creazione della mente: i diritti sulla proprietà appartengono alla persona (o all'entità commerciale) che l'ha creata. La proprietà intellettuale si presenta in diverse forme. I tipi più comuni sono i marchi, i brevetti e i diritti d'autore.

I marchi hanno lo scopo di proteggere i nomi, i disegni e le confezioni con cui un'azienda commercializza o vende i propri beni e servizi. I brevetti proteggono le nuove invenzioni e i diritti d'autore tutelano le opere letterarie e artistiche.

Per creare o proteggere un marchio sono necessari diversi requisiti in diverse regioni. È necessario essere specifici sui prodotti o servizi che il marchio scelto rappresenterà. I prodotti e i servizi forniti dalle aziende rientrano in una serie di categorie designate dal sistema di classificazione NICE. Il vostro marchio deve essere in grado di rendere il vostro prodotto o servizio chiaramente identificabile da altri della stessa categoria o classe.

In molte regioni è necessario essere in grado di fornire una "rappresentazione grafica" del marchio scelto. Ciò significa che dovete essere in grado di creare un'immagine del marchio su carta da presentare con la domanda di registrazione. Tuttavia, questo non ha limitato i tipi di marchi che possono essere registrati: persino i colori e i suoni riescono a essere registrati.

Il nostro articolo fornisce maggiori dettagli sui requisiti necessari affinché il marchio scelto possa essere registrato con successo come marchio.

Come si ottiene un marchio?

La prima cosa da capire sui diritti di marchio è che sono di natura territoriale e i diversi modi in cui è possibile creare o acquisire un marchio saranno sempre dettati dalla regione in cui si utilizzerà il marchio e dalla relativa legislazione e regolamentazione.

Il vostro marchio deve essere unico, qualcosa che distingua la vostra attività o la vostra azienda da altre, quindi, indipendentemente dal metodo che desiderate utilizzare per stabilire i vostri diritti sul marchio, dovete assicurarvi che sia disponibile per l'uso. A tal fine, è necessario effettuare un processo noto come "autorizzazione del marchio" o "ricerca del marchio". Nella sua forma più semplice, la ricerca del marchio consiste nel verificare che il marchio proposto sia sufficientemente diverso da distinguere la vostra attività da altre della stessa categoria.

A seconda della regione, potrebbe non essere necessario (anche se è sempre consigliato!) registrare il marchio per ottenerne i diritti. L'ottenimento dei diritti attraverso il semplice utilizzo del marchio è noto come diritto di "common law" ed è necessario cercare anche queste fonti di marchi potenzialmente in conflitto nella vostra ricerca di autorizzazione.

In alcune regioni, i diritti concessi per l'uso di un marchio possono andare oltre i diritti di common law. Esistono due sistemi principali di acquisizione dei diritti nei vari territori, che si dividono in "primo a depositare" e "primo a usare".

Sebbene i diritti sul marchio dipendano sempre dall'uso che se ne fa, nelle regioni "first to use", la prima persona che utilizza un marchio ne detiene i diritti a prescindere da altre circostanze (anche se queste protezioni non sono mai così forti come i diritti registrati) e nelle regioni "first to file", la prima persona che registra un marchio ne ottiene i diritti a prescindere da chi lo ha utilizzato o creato, anche se c'è un'ampia varietà nel modo in cui questo si applica rigorosamente nelle diverse regioni.

I requisiti regionali del vostro Paese dovrebbero costituire una componente fondamentale della strategia che utilizzate per ottenere i diritti del marchio che avete scelto. Il nostro articolo approfondito sui Paesi "first to file" e "first to use" vi aiuterà!

Perché la mia domanda di marchio potrebbe essere rifiutata?

Le ragioni per cui una domanda di registrazione di un marchio può essere rifiutata sono molteplici - da problemi con la domanda stessa fino all'incapacità di fornire prove adeguate dell'uso del marchio in commercio - e non è sempre chiaro in anticipo se la domanda avrà successo.

La preparazione di una domanda di registrazione richiede molto tempo e molte risorse, quindi è opportuno fare il possibile per assicurarsi di aver soddisfatto gli standard per la registrazione.

Anche se molte cose sono al di fuori del vostro controllo, un solido processo di autorizzazione che garantisca che nessuna violazione del marchio o confusione con un marchio registrato esistente possa compromettere la vostra domanda.

Si veda il nostro approfondimento sui motivi di un rifiuto presso l'USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Come posso sapere se il mio marchio è distintivo?

Un requisito fondamentale per il successo di una domanda di registrazione di un marchio (o anche per il suo utilizzo in commercio senza contestazioni) è che il marchio sia distintivo piuttosto che descrittivo.

Descrittivo significa che il marchio si limita a descrivere un elemento o una caratteristica del prodotto o del servizio, ad esempio chiamando un servizio "veloce" o un prodotto "anti-aging". Questi esempi potrebbero rientrare anche in un'altra categoria insufficiente per la registrazione: la genericità.

Tuttavia, non è sempre la fine del percorso. Un marchio considerato troppo descrittivo o generico per la registrazione può acquisire carattere distintivo nel corso del tempo, ma si tratta di un percorso lungo e lento per arrivare alla registrazione o all'acquisizione di un ambito di protezione per il vostro marchio.

Ottenere indicazioni sulla "forza" del marchio proposto (ossia sulla sua capacità distintiva) prima di decidere una strategia può farvi risparmiare molte risorse e tempo. Per saperne di più sulla forza distintiva rispetto alla forza descrittiva, potete leggere qui.

Che cos'è il rischio di confusione nei marchi?

Le modalità di autorizzazione di un marchio per l'uso o la registrazione sono forse uno degli aspetti più complessi dei marchi, ma il concetto di "rischio di confusione" è molto vicino.

Il "rischio di confusione" è una valutazione della probabilità che il marchio proposto possa essere confuso dal pubblico in generale con un altro marchio esistente, o almeno con la parte di esso che potrebbe trovarsi sul mercato dei vostri prodotti o servizi.

Questa valutazione va ben oltre il semplice confronto tra i due marchi e tiene conto di elementi quali la somiglianza fonetica (suono simile) e la somiglianza visiva (aspetto simile).

Per capire se il vostro marchio presenta un elevato rischio di confusione, potete iniziare a conoscere i sette fattori chiave per identificare il rischio di confusione.

Come cercare i marchi?

Il processo di ricerca di un marchio si articola in diverse fasi. Il numero di fasi necessarie dipende dal marchio proposto, dall'attività, dalle intenzioni e dall'esperienza. Le fasi principali consistono in una ricerca preliminare, una ricerca per somiglianza, una ricerca completa e un parere legale. Esistono ulteriori considerazioni in relazione ai marchi figurativi.

Come posso ridurre i risultati di una ricerca?

L'insieme di dati che emerge da una ricerca completa (o anche da una ricerca preliminare) può essere sottovalutato, ma c'è una differenza tra informazioni e informazioni rilevanti che hanno un impatto sul marchio. Un numero elevato di risultati non costituisce necessariamente un ostacolo alla registrazione.

Gli esperti di marchi adottano una serie di misure strategiche per concentrare la ricerca su aree più rilevanti. Di conseguenza, i risultati restituiti per la revisione non sono solo ridotti, ma anche più rilevanti. Per saperne di più su alcuni dei modi in cui vengono eseguite queste operazioni, consultate il sito.

Perché devo tenere sotto controllo il mio marchio?

Il vostro viaggio non termina con l'ottenimento della registrazione. L'ambito di protezione acquisito deve essere mantenuto. Esistono diversi modi per ridurre o perdere tale ambito di protezione, ma si distinguono in due grandi categorie: non mantenere o utilizzare adeguatamente il marchio e le azioni degli altri.

Nella prima categoria, i problemi più comuni sono il mancato rinnovo della protezione del marchio in modo tempestivo o il mancato utilizzo del marchio in modo adeguato, che consente ad altri di intentare un'azione per far dichiarare la nullità del marchio.

Il monitoraggio dei marchi è un processo progettato per proteggervi dalle azioni di altri.

Che cos'è la violazione del marchio?

La violazione del marchio (uso non autorizzato del vostro marchio) può portare alla perdita di distintività o alla generalizzazione del marchio e, nel tempo, alla perdita dei vostri diritti. La diluizione del marchio (pur essendo una forma di violazione del marchio) si differenzia dalla violazione del marchio in quanto non è necessario dimostrare il rischio di confusione per provare la diluizione. Esistono delle difese contro un'azione per diluizione del marchio, principalmente il fatto che l'uso non autorizzato consiste in un uso corretto o in una parodia del marchio.

È importante capire che la responsabilità di mantenere e proteggere i marchi e le altre proprietà intellettuali spetta al titolare del marchio. Gli Uffici per la proprietà intellettuale mantengono i registri dei marchi, ma non monitorano i mercati online e offline per proteggere i vostri marchi.

Che cos'è la violazione di diritto comune?

Molti tipi di imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni, utilizzano marchi e brand in base al sistema di common law o come marchi non registrati. Questo può essere un problema per le grandi aziende nella ricerca di marchi, poiché i marchi non registrati sono più difficili da trovare. Ci sono molte considerazioni che dipendono dalla regione in cui opera l'azienda.

Conoscere il sistema in vigore nella regione in cui si opera è fondamentale per il successo. Nei Paesi "first to use", le protezioni per l'uso di diritto comune dei marchi saranno più forti che nei Paesi "first to file".

Indipendentemente dal fatto che il Paese in cui si opera sia "primo a depositare" o "primo a usare", le protezioni che si applicano ai marchi non registrati saranno sempre più deboli di quelle che si applicano ai marchi registrati, per cui è sempre necessaria una certa cautela.

I nomi a dominio (il nome della vostra azienda su Internet) sono protetti in molti Paesi e devono essere verificati separatamente. I Nomi a dominio sono soggetti a problemi in quanto sono regolamentati in modo diverso rispetto ai marchi e, sebbene sia assolutamente possibile acquistare un nome di dominio simile a un marchio esistente, potrebbe non essere consentito utilizzarlo nel commercio.

Le applicazioni e gli app store possono essere una fonte di grattacapi analoghi: anche in questo caso la loro regolamentazione esula dall'ambito delle registrazioni dei marchi, ma è comunque necessario avere il diritto di utilizzare i nomi, i marchi e i design che si scelgono dal punto di vista dei marchi.

Molte insidie attendono gli incauti nell'uso non registrato o di diritto comune della proprietà intellettuale, potete aggiornarvi con un'indagine più approfondita dei potenziali problemi.

Devo preoccuparmi di altre lingue?

Sebbene la risposta a quasi tutte le domande legali sia: dipende, due marchi sono considerati uguali se il significato è lo stesso. Questo vale in particolare per i marchi famosi, che in ogni caso godono di una maggiore protezione. Di conseguenza, la possibilità di monitorare i propri marchi in altre lingue è un aspetto importante che merita di essere preso in considerazione. Gli elementi della contraffazione di un marchio in altre lingue sono complessi; per saperne di più, consultate il sito.

Posso acquistare un marchio esistente?

La creazione, l'autorizzazione e la protezione di un nuovo marchio è un processo lungo e talvolta costoso che può far sorgere la domanda "posso acquistare un marchio e, in caso affermativo, come lo acquisto ed è più facile che crearne e registrarne uno nuovo?".

Purtroppo, molti scoprono che gli elementi dell'acquisto di un marchio sono gli stessi della sua creazione. È comunque necessario valutare il livello di rischio del marchio in questione e la sua sicurezza d'uso, proprio come si farebbe con un marchio nuovo.

Dovete inoltre avere ben chiaro come utilizzerete il marchio, il valore che esso potrà avere sul vostro mercato, le difficoltà che l'uso preesistente del marchio potrebbe presentare nel trasferirlo alla vostra azienda e se esso rappresenta un supporto a lungo termine per gli obiettivi della vostra azienda o una soluzione temporanea. Questi fattori determineranno non solo l'opportunità di procedere all'acquisto, ma anche il prezzo che sarete disposti a pagare.

Le questioni di diritto comune possono influire sull'acquisto di un marchio allo stesso modo di un marchio nuovo, quindi dovrete comunque verificare l'acquisto proposto rispetto alle fonti di diritto comune, ai domini e agli app store. A seconda dell'uso che si intende fare del marchio, possono esserci anche considerazioni di carattere internazionale e linguistico da tenere in considerazione. Sono molti i fattori che entrano in gioco nel valutare l'acquisto di un marchio; per saperne di più sul Trademark Screening, leggete qui.

Che ne dite di acquistare un marchio come parte di un contratto di franchising?

Il settore del franchising in relazione ai marchi è affascinante. Anche se nell'ambito di un contratto di franchising si acquisiscono i diritti di utilizzo di un marchio o di una marca, raramente si tratta di acquistare il marchio in questione o di avere i diritti esclusivi di utilizzo del marchio.

Si tratta invece di una licenza per l'utilizzo di un marchio esistente di proprietà della società madre, anche se in situazioni internazionali questo può comportare anche traduzioni e traslitterazioni in altre lingue e alfabeti. Ci sono molte cose da considerare e il nostro articolo approfondito sul ruolo dei marchi nel franchising può aiutarvi a capire come procedere.