Marchi di Canapa/Cannabis/CBD: Intervista con Mary Shapiro e Nicole Syzdek di Evoke Law

La creazione di marchi di Canapa/Cannabis/CBD inizia con un'adeguata ricerca e autorizzazione dei marchi.

Con la continua crescita dell'industria della cannabis a livello nazionale, gli operatori del settore, siano essi produttori, coltivatori, rivenditori, distributori, ecc. hanno sempre più la possibilità di ottenere la protezione del marchio. Per poter usufruire di tale protezione, le aziende dovranno assicurarsi che il loro marchio sia: disponibile, registrabile e opponibile.

Inoltre, la legge agricola del 2018 ha legalizzato la coltivazione nazionale della canapa, nonché la produzione di prodotti a base di CBD derivati dalla canapa (con alcune eccezioni), il che, secondo gli esperti del settore, porterà a un'esplosione di nuovi marchi sul mercato.

Negli ultimi due anni, Corsearch ha sviluppato un nuovo motore di ricerca dedicato al settore della cannabis, progettato per tenere conto delle specificità e delle peculiarità di questo settore.

Alyssa Christensen, Account Manager di Corsearch, ha recentemente invitato le esperte del settore Mary Shapiro e Nicole Syzdek dello studio legale Evoke Law a discutere dell'attuale mercato dei prodotti a base di cannabis, nonché dell'importanza e delle sfide legate alla corretta verifica della disponibilità dei marchi.

Anche se i marchi di Cannabis e CBD non possono essere registrati a livello federale, può illustrare perché ritiene importante cancellare l'eventuale marchio del suo cliente?

In realtà, è possibile registrare i marchi di cannabis a livello federale.

Mentre non è possibile registrare marchi per la marijuana o per i prodotti derivati dalla marijuana (cioè con un contenuto di THC superiore allo 0,3%), è possibile registrare marchi per servizi accessori, come fornire informazioni sulla cannabis online, offrire servizi educativi e fornire servizi di patrocinio per la legalizzazione della cannabis.

Tuttavia, per la cannabis e i prodotti derivati dalla canapa (ovvero quelli con un contenuto di THC inferiore allo 0,3%), è possibile registrare marchi relativi a prodotti a base di cannabis veri e propri, tra cui: fiori, concentrati, prodotti per uso topico e altro ancora (ma non prodotti destinati all’ingestione come prodotti commestibili, tinture, prodotti sublinguali e integratori, poiché questi violano la legge sugli alimenti, i farmaci e i cosmetici). L’USPTO ha recentemente pubblicato delle linee guida di esame relative a tali marchi.

Con l'approvazione del Farm Bill 2018, ci sarà un'esplosione virtuale di nuovi prodotti e marchi di CBD sul mercato.

- Mary Shapiro

Che cosa è fondamentale considerare per l'autorizzazione?

È importante e necessario effettuare la clearance per i marchi di cannabis per tutti gli stessi motivi per i marchi non di cannabis. Tuttavia, per i marchi di cannabis, ci sono diverse sfide e considerazioni aggiuntive.

1. Le registrazioni dei marchi statali sono importanti. La maggior parte delle aziende produttrici di cannabis opera ancora in un solo stato e si qualifica per la registrazione di un marchio federale solo se offre servizi accessori o che non toccano la pianta al di fuori del proprio stato. Le aziende produttrici di cannabis che operano all'interno di uno Stato possono ottenere la protezione di un marchio statale per i prodotti e i servizi che toccano la pianta (vendita al dettaglio, consegna, distribuzione, produzione, ecc.) e, nel contesto della ricerca, la presenza di una registrazione statale può essere una spia della disponibilità di un marchio per l'uso nazionale.
2. I marchi di diritto comune (non registrati) sono significativi. Molti operatori della cannabis non sanno che possono registrare un marchio a livello statale (per i prodotti che toccano le piante) o a livello federale (per i servizi accessori e i prodotti derivati dalla canapa), quindi non cercano alcuna forma di registrazione. Alcuni operatori della cannabis operano sottotraccia da così tanto tempo che preferiscono ancora non essere elencati in nessun database governativo. Ciò non significa che l'operazione non abbia diritti sul marchio, poiché i diritti di common law si ottengono dal semplice utilizzo di un marchio nel commercio. Pertanto, la conoscenza dei riferimenti di common law attraverso la ricerca può essere estremamente importante; infatti, sebbene i riferimenti di common law non possano essere citati durante il procedimento di una domanda federale o statale, i titolari di marchi di common law possono contestare l'uso e/o la registrazione di un marchio.

Inoltre, si registra un numero crescente di operatori del settore della cannabis, sofisticati e dotati di ingenti risorse finanziarie, che stanno creando marchi nazionali – i cosiddetti «operatori multistatali». Indipendentemente dal fatto che operino legalmente in più stati, essi possono ottenere registrazioni federali solo per servizi non legati direttamente alla pianta (servizi accessori) e non per prodotti a base di marijuana; ciò rende fondamentale un’analisi completa per valutare i potenziali rischi nelle regioni in espansione. Identificare marchi di common law simili al punto da creare confusione è fondamentale e potrebbe indicare che entrare in un determinato stato o regione potrebbe non essere fattibile.

3. È fondamentale considerare tutti i tipi di prodotti a base di cannabis. Poiché i prodotti a base di cannabis sono altamente regolamentati, attualmente i prodotti a base di marijuana sono venduti esclusivamente in dispensari e servizi di consegna dedicati. Pertanto, a differenza dei tradizionali negozi al dettaglio, dove i diversi tipi di prodotti non sono esposti in modo adiacente, tutti i tipi di prodotti di cannabis sono esposti in stretta prossimità l'uno dell'altro. Per esempio, un rivenditore di cannabis può avere uno spazio espositivo di 5 piedi di larghezza con molti tipi di prodotti di marijuana presentati uno accanto all'altro. Questo aumenta la probabilità che i consumatori pensino che lo stesso marchio o marchi simili per topici, edibili, sublinguali, penne da svapo, ecc. provengano dalla stessa fonte.

Quando si effettua la ricerca di anteriorità, prendere in considerazione almeno i seguenti prodotti e servizi: fiori, concentrati, prodotti commestibili, prodotti per uso topico, prodotti sublinguali, bevande, integratori e consultare: le classi internazionali 3 (cosmetici e prodotti di bellezza non medicati), 5 (prodotti medicinali, ad es. tinture, capsule, prodotti per uso topico, lozioni, balsami, unguenti, sali, ecc.), 9 (batterie per vaporizzatori), 11 (vaporizzatori), 29, 30, 32 e 33 (prodotti alimentari e bevande), 31 (semi e cloni), 34 (fiori di cannabis, concentrati, cartucce per vaporizzatori preriempite e accessori per fumatori), 35 (servizi di vendita al dettaglio, consegna e distribuzione), 41 (servizi educativi), 42 (fornitura di informazioni scientifiche sulla cannabis) e 44 (fornitura di informazioni su salute, benessere e aspetti medici della cannabis).

4. È necessario esaminare i prodotti e i servizi non legati alla cannabis che sono simili in termini di forma o funzione. Se un'azienda ha l'ambizione di espandersi a livello nazionale o internazionale, è importante sapere se esiste un marchio non legato alla cannabis che probabilmente si espanderà nel campo della cannabis o che potrebbe avere da ridire sull'uso di un marchio identico o simile per una versione infusa di cannabis dello stesso prodotto. I produttori di e-liquid e sigarette elettroniche, di alimenti e bevande, di cosmetici non mediati e di preparati medicati sono probabilmente candidati a espandere le loro linee di prodotti una volta che la cannabis sarà legalizzata a livello federale.

Quanto ritiene importante osservare questi marchi?

La vigilanza è molto importante in questo mercato emergente. Con i programmi di licenza basati sugli stati e la prevalenza di operatori autorizzati e localizzati in un solo stato, la maggior parte delle imprese del settore della cannabis non sta ancora facendo richiesta di registrazione dei propri marchi a livello federale. Consigliamo di abbonarsi a domain name watch perché, anche se una nuova azienda non cerca di registrare un marchio, registra regolarmente i nomi di dominio, consentendo al proprietario del marchio di ricevere una notifica in una fase iniziale dello sviluppo dell'azienda e di bloccare sul nascere potenziali violazioni.

Ritiene che i marchi siano parte integrante della tutela dei consumatori?

I consumatori, sia che si tratti di pazienti alla ricerca di cannabis terapeutica o a base di canapa, sia che si tratti di consumatori adulti alla ricerca di cannabis a scopo ricreativo, tutti i consumatori si affidano ai marchi per distinguere i prodotti fabbricati da fonti diverse. I consumatori di cannabis non sono diversi da quelli che non lo sono, possono essere confusi sulla fonte dei prodotti e meritano la stessa possibilità di affidarsi al valore del riconoscimento del marchio.

Quando ordinate una ricerca su TM, ci sono suggerimenti o consigli che avete, come ad esempio prodotti e servizi mirati o classificazioni di diverse classi internazionali, che avete trovato utili durante le revisioni per i vostri clienti?

I beni e i servizi legati alla cannabis rientrano in più classi internazionali e sono potenzialmente correlati in base al modo in cui i prodotti a base di cannabis sono commercializzati, venduti e destinati agli stessi consumatori o a consumatori simili attraverso gli stessi canali. A differenza di altri strumenti di ricerca delle autorizzazioni che prevedono un costo per la ricerca per classe di prodotti/servizi, la ricerca nel settore della cannabis di Corsearch riconosce le sfide e le considerazioni uniche relative alla correlazione di prodotti e servizi della cannabis e vi consente la flessibilità di effettuare ricerche in molte classi internazionali allo stesso prezzo.

Oltre a identificare più Classi potenzialmente rilevanti, è utile identificare un'ampia varietà di prodotti a base di cannabis nella barra di ricerca generale di beni/servizi. Tuttavia, si consiglia di utilizzare la funzione "beni e servizi mirati" per attirare l'attenzione del ricercatore sui tipi specifici di beni/servizi alla cannabis che il cliente fornisce o intende fornire, per garantire una maggiore attenzione a tali prodotti. Ad esempio, se il cliente produce penne da svapo alla cannabis, nei beni mirati specificare "penne da svapo", "sigarette elettroniche" e altri prodotti legati al fumo.

Perché consigli Corsearch e il servizio di ricerca nel settore della cannabis ai tuoi colleghi?

Corsearch ha sviluppato con cura sofisticate query di ricerca in un’ampia gamma di fonti volte ad affrontare le sfide legate alla verifica della disponibilità dei nomi dei marchi nel settore della cannabis, individuando i riferimenti rilevanti: (1) concentrandosi sul diritto comune e su fonti specifiche relative alla cannabis; (2) tenendo conto del fatto che prodotti e servizi identici, sia nel settore della cannabis che in altri settori, presentano un rischio di conflitto; (3) riconoscendo che prodotti apparentemente non correlati, ad esempio prodotti topici, vaporizzatori, prodotti commestibili e pre-roll, possono in realtà essere correlati a causa dei canali commerciali altamente regolamentati e dedicati; e (4) fornendo un accesso completo alle banche dati dei marchi registrati in tutti i 50 stati.

Qual è l'aspetto più importante che vi ha permesso di lavorare con noi di Corsearch?

Negli ultimi anni, Corsearch si è concentrata sull'affrontare le sfide uniche del clearing dei marchi destinati al mercato della cannabis. Corsearch ha risposto tempestivamente all'emergere di un mercato nascente come quello della cannabis ed è in grado di reagire ai cambiamenti normativi e alla crescita della sfera globale della cannabis. Corsearch ascolta inoltre con interesse il feedback dei clienti e, non appena viene a conoscenza di nuove sfide per i marchi legati alla cannabis, adatta di conseguenza lo strumento Cannabis Industry Search. Corsearch è fortemente impegnata nella creazione di prodotti che aggiungono valore ai propri clienti.

Informazioni su Mary e Nicole

Mary Shapiro è amministratrice delegata e Nicole Syzdek è avvocato associato presso Evoke Law, PC, uno studio legale specializzato in proprietà intellettuale con sede a San Francisco, che offre consulenza, deposito di domande di registrazione, gestione delle licenze, tutela dei diritti, mantenimento e risoluzione delle controversie in materia di marchi, diritti d’autore, Internet, tecnologia e cannabis. Dal 2009, Evoke Law continua a servire una vasta gamma di clienti nel settore della cannabis, tra cui operatori al dettaglio, coltivatori, produttori, distributori, nonché fornitori di prodotti e servizi ausiliari. Evoke Law ha recentemente redatto una Guida strategica sui marchi per rispondere a un'azione d'ufficio relativa a un marchio legato alla cannabis, la cui pubblicazione è prevista per la metà del 2019. Per saperne di più su Mary e Nicole, visitate il sito www.evoke.law o contattatele all'indirizzo [email protected].

Esclusione di responsabilità

La ricerca del settore della cannabis di Corsearch è attualmente offerta solo per il mercato statunitense. L'uso, il possesso, la vendita e la distribuzione di cannabis rimangono illegali secondo la legge federale. Nulla di quanto contenuto nei prodotti e nei servizi Corsearch è destinato a contribuire in alcun modo alla violazione delle leggi vigenti. La registrazione federale dei marchi non è attualmente disponibile per prodotti o servizi che violano il Controlled Substances Act (CSA) 21 U.S.C. § 801 e seguenti. Per i marchi utilizzati in relazione a prodotti o servizi che violano il CSA, la registrazione statale dei marchi può essere disponibile o meno a seconda della legge statale. I prodotti e i servizi Corsearch non devono essere utilizzati in sostituzione di una consulenza legale competente da parte di un avvocato abilitato nella vostra giurisdizione. Gli avvocati che desiderano rappresentare persone e aziende operanti nel settore della cannabis devono consultare le norme vigenti in materia. Corsearch non ha opinioni o pareri sulla legalità della cannabis.

* La ricerca di Corsearch sull'industria della cannabis include i marchi registrati a livello statale, dove la cannabis è considerata legale per uso medico e/o ricreativo.