Jack Daniel's cita in giudizio il produttore di whisky Lonehand per violazione del marchio e del trade dress

Il mondo delle bevande alcoliche è un settore estremamente competitivo e il valore e l'importanza dei marchi e del trade dress sono sempre messi alla prova sul mercato, dal momento che i produttori spendono centinaia di milioni di dollari per il branding e per la progettazione e lo sviluppo dei prodotti. La pubblicità e il marketing dei prodotti alcolici si concentrano quindi sul riconoscimento da parte dei consumatori dei nomi dei marchi, del design e della confezione dei prodotti, altrimenti noti come "trade dress".

La tutela del trade dress non richiede la registrazione federale presso l’USPTO. Il trade dress è costituito dalle caratteristiche dell’aspetto visivo di un prodotto o della sua confezione (configurazione, design e/o forma del prodotto) in grado di indicare ai consumatori la provenienza del prodotto. I titolari di marchi che denunciano una violazione senza una registrazione federale potrebbero dover affrontare l'ulteriore ostacolo legale di dover dimostrare che i consumatori hanno imparato a riconoscere l'aspetto o la confezione di un prodotto come indicatore della provenienza commerciale — ovvero come marchio — l'esempio più famoso è la forma della bottiglia della Coca-Cola.

La violazione del trade dress è una forma di violazione del marchio che deriva dal diritto della concorrenza sleale. Consente alle parti che possono dimostrare che l'aspetto di un prodotto o della sua confezione (o di entrambi) è degno di protezione legale di proibire ai concorrenti di vendere prodotti dall'aspetto confusamente simile, tanto da poter causare confusione nei consumatori che incontrano sul mercato il prodotto oggetto della presunta violazione.

Un recente e interessante caso riguardante il marchio e l’immagine commerciale è quello intentato dalla Brown-Forman Corporation contro i produttori di whisky Dynasty Spirits e Gulf Coast Distillers per violazione del marchio e dell’immagine commerciale del proprio marchio Jack Daniel’s. Brown-Forman sostiene che il marchio Lonehand Whiskey stia causando un “danno irreparabile” al marchio e all’immagine commerciale di Jack Daniel’s, costituiti dal marchio ben noto e dall’immagine commerciale, che, secondo l’azienda, hanno acquisito un significativo significato secondario, avviamento commerciale e associazione da parte dei consumatori.

Jack Daniel's possiede il trade dress per la configurazione tridimensionale di un contenitore di bottiglia quadrata per "distillati" nella categoria degli alcolici distillati, compreso il whisky. L'etichetta di Jack Daniel's include le frasi "Old No. 7", "Jack Daniel's", "Tennessee" e "sour mash whiskey". Jack Daniel's descrive il suo trade dress "iconico" come composto da: una bottiglia quadrata con spalle angolate, un collo a coste, un tappo nero e una chiusura nera a strappo. Brown-Forman sostiene che la bottiglia di Lonehand Whiskey presenta caratteristiche simili, tra cui la forma quadrata, la scritta ad arco utilizzata per il marchio Lonehand e l'uso delle parole "Whiskey" e "Tennessee Sour Mash". La bottiglia quadrata tridimensionale di Jack's Daniel's è stata registrata come marchio dal 28 febbraio 2012. Date un'occhiata alle immagini incluse nella registrazione del marchio Jack Daniel's:

Oltre ad affermare che Dynasty Spirits e Gulf Coast Distillers abbiano deliberatamente copiato la bottiglia di Jack Daniel’s, secondo The Spirits Business, Brown-Forman sostiene che l'azienda abbia chiesto ai rivenditori di collocare Lonehand accanto a Jack Daniel’s nei negozi e di utilizzare elementi dell'immagine commerciale del marchio del Tennessee nelle promozioni. La causa prosegue sostenendo che il whisky Lonehand sia un prodotto di qualità inferiore e che la strategia commerciale complessiva di Dynasty Spirits fosse “progettata per fuorviare e ingannare i clienti”.

Guardate il prodotto Lonehand:

In definitiva, la legge stabilisce che:

«[L]’immagine commerciale può essere tutelata se è non funzionale e ha acquisito un significato secondario e se la sua imitazione crea un rischio di confusione nei consumatori.» Fuddruckers, Inc. contro Doc’s B.R. Others, Inc., 826 F.2d 837, 842. (9th Cir.1987), citato con approvazione in Two Pesos, Inc. contro Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 769-70, 773-74, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).

«Spetta all’attore l’onere di provare i tre elementi della sua azione per violazione del trade dress: (1) la non funzionalità; (2) il significato secondario; e (3) il rischio di confusione». Glob. Mfg. Grp., LLC contro Gadget Universe.Com, 417 F. Supp. 2d 1161, 1165 (S.D. Cal. 2006) (citando Disc Golf Ass’n, Inc. contro Champion Discs, Inc., 158 F.3d 1002, 1005 (9th Cir. 1998).

Un caso interessante che potrebbe aiutare Brown-Forman come precedente favorevole recente è quello di Dan Aykroyd, in cui la società di Aykroyd, la Globefill, Inc., produttrice della tequila CRYSTAL HEAD, nota per la bottiglia a forma di teschio del marchio, scoprì che una nuova azienda produttrice di tequila — Elements Spirits Inc. e la sua fondatrice Kim Brandi — avesse iniziato a confezionare alcolici in bottiglie a forma di teschio. La società di Aykroyd ha avviato una causa per violazione del trade dress e ha vinto con un verdetto unanime. In quel caso, la giuria ha ritenuto che la tequila a marchio KAH di Elements, contenuta in una “bottiglia a forma di teschio ispirata al Giorno dei Morti”, potesse indurre i consumatori comuni a credere erroneamente che fosse prodotta da, o affiliata a, CRYSTAL HEAD, e che fosse stata appositamente progettata in quel modo. Un aspetto interessante del processo è stato che Globefill ha chiamato a testimoniare un tatuatore e scultore locale, il quale è stato in grado di confutare direttamente la testimonianza di Brandi secondo cui la creazione della bottiglia a forma di teschio era originale.

L'azienda Brown-Forman è giustamente aggressiva nella protezione del suo marchio e del suo trade dress e sarà interessante vedere se avrà successo in questo caso come in altri recenti che riguardano il design della sua bottiglia visibilmente identificabile. Sebbene si possa sostenere che alcuni elementi del suo trade dress non siano distintivi e non tutelabili, la questione è se l'impressione commerciale complessiva degli elementi non funzionali abbia un significato secondario e un'importanza sufficiente per indicare ai consumatori che il prodotto Lonehand è in grado di creare confusione sul mercato con il suo marchio "iconico". Anche la questione delle recensioni negative non danneggia il caso dal punto di vista del danno.