Cinque motivi per cui la domanda di marchio statunitense può essere rifiutata

Le domande di marchio vengono mai rifiutate?

Assolutamente sì.

Secondo l'USPTO, nel 2016 circa il 18% delle domande è stato respinto in sede di primo esame.

A pensarci bene, questo numero è davvero scioccante. Significa che quasi una domanda di marchio su cinque è stata rifiutata.

Considerando quanto tempo richieda l'intero processo di registrazione di un marchio — dalla verifica preliminare alla ricerca di non opposibilità, fino alle pratiche burocratiche — è logico che i richiedenti facciano tutto il possibile per presentare marchi che abbiano le maggiori probabilità di successo.

La registrazione federale dei marchi è disciplinata dalla legge sui marchi del 1946 (Trademark Act of 1946), 15 U.S.C. §1051 e seguenti, e dal regolamento di procedura in materia di marchi (Trademark Rules of Practice), 37 C.F.R.

I marchi vengono rifiutati per diversi motivi. Come spesso accade, il verdetto finale non è sempre chiaro.

In questo articolo vi sveleremo alcuni dei motivi di rifiuto più comuni, prima di vedere come aumentare le vostre possibilità di successo. Cominciamo:

1. Probabilità di confusione

Il tuo marchio è unico nel suo genere? Oppure potrebbe essere confuso con qualcos’altro?

Il «rischio di confusione» è forse l’aspetto più complesso della procedura di registrazione di un marchio. Se si ritiene che vi sia un’elevata probabilità che il pubblico confonda il vostro marchio con un altro già esistente, si deve ricominciare da capo.

Chi stabilisce quanto è "troppo vicino"?

Si tratterebbe dell'USPTO che esamina avvocati.

Il loro compito è quello di confrontare il vostro marchio sia con quelli già registrati sia con quelli in fase di registrazione. Ovviamente, non è necessario che i marchi siano identici per creare confusione. La somiglianza nel suono, nell'aspetto o nel significato può costituire un elemento a sostegno del rischio di confusione.

Ad esempio, se aprite un ristorante e lo chiamate "Subwayz" o "Subways", ovviamente verrà scambiato per la famosa paninoteca Subway®.

Anche se cambi la combinazione di colori e aggiungi dei binari ferroviari al logo, rimane comunque troppo simile. Purtroppo non esistono criteri assoluti per determinare il rischio di confusione. Tenendo presente questo, potresti decidere di procedere pur sapendo che il tuo marchio è simile a un altro, preparandoti a presentare ricorso contro la decisione qualora la domanda venisse respinta.

Sebbene sia possibile vincere un ricorso e ottenere l'approvazione del marchio, se questo è anche solo lontanamente suscettibile di causare confusione, preparatevi a difenderlo in tribunale.

2. Conflitti nelle relazioni commerciali

Questi marchi si concentrano sugli stessi canali di distribuzione o sulla stessa categoria di acquirenti? Per configurare un conflitto, non è necessario che i marchi siano identici, né che i prodotti o servizi siano gli stessi. Si può ritenere che sussista un conflitto se i marchi sono simili e i prodotti o servizi sono correlati.

A ciò si aggiunge il fatto che non è necessario che il vostro servizio/prodotto appartenga alla stessa "classe" del servizio/prodotto dell'altra persona perché si possa riscontrare un "rischio di confusione".

Se una società che gestisce una stazione sciistica possiede un rifugio chiamato«SnowDrift King», tale marchio verrebbe registrato nella classe 41, relativa ai servizi di stazioni sciistiche. Se una seconda società volesse produrre una linea di abbigliamento da sci da donna chiamata«Snowdrift Queen»,tale marchio rientrerebbe nella classe 25.

Sebbene il nome non sia identico e i prodotti siano molto diversi, sussiste comunque un rischio di confusione. Chi si reca nelle località sciistiche acquisterà probabilmente abbigliamento da sci. Se conoscono già la località sciistica preesistente, potrebbero supporre che le località «SnowDrift King» producano la linea di abbigliamento «SnowDrift Queen».

3. Termini geografici

La scelta di un marchio geografico ha i suoi pro e i suoi contro. Il lato positivo è che vi dichiarate ufficiosamente la scelta de-facto per qualsiasi cosa stiate vendendo.

Con un nome come "Austin Smoothie", gli abitanti del luogo non avranno difficoltà a ricordarsi di voi quando avranno voglia di una bevanda fruttata. D'altra parte, vi limiterete a un'espansione futura in altri mercati senza dover cambiare marchio.

Le domande di registrazione di marchi costituiti da termini geografici possono essere respinte se ritenute «ingannevolmente descrittive». Naturalmente, esistono delle eccezioni. Un marchio «descrittivo» (non geografico) può eludere tale obiezione dimostrando l’esistenza di un significato secondario. Lo stesso vale per un marchio «geograficamente descrittivo».

Ecco un esempio di come funziona: nel 2009, l’USPTO ha respinto una domanda di registrazione del marchio “Moskovskaya” per una vodka. Il termine significa “di Mosca” in russo. Spirits International, la società che aveva presentato la domanda, non aveva sede a Mosca. Per questo motivo, l’USPTO ha ritenuto che il marchio fosse geograficamente ingannevole e fuorviante.

Alla fine, il caso è stato deferito alla Corte d’Appello Federale prima di essere rinviato per stabilire se i russofoni costituissero una parte consistente del pubblico di riferimento dell’azienda.

4. Cognomi

L'USPTO applica una politica interessante in materia di registrazione dei cognomi come marchi. Se il "significato principale" attribuito al marchio è il cognome — e non il prodotto — la domanda verrà respinta. E questo ha senso.

Riuscite a immaginare di vivere in un mondo in cui il vostro cognome, insieme a quello di tutti i vostri amici, fosse marchiato? Al contrario, se il cognome è già diventato un marchio affermato, il marchio sarà probabilmente accettato.

Questa politica consente a marchi popolari, come McDonalds®, di godere legalmente dei loro marchi registrati. Il vostro cognome deve essere associato al prodotto (cioè affermato come marchio) prima di poter essere registrato.

In conclusione: Se non è possibile dimostrare il significato secondario, è necessario che sia così:

• Scegliere un nuovo nome.
• Accrescere il riconoscimento del marchio intorno al cognome.

5. Ornamentale applicato ai beni

Presentare una domanda per un marchio che viene utilizzato solo come decorazione? Verrà rifiutata.

La confusione si verifica più spesso nel caso degli stilisti. Supponiamo che Armani® abbia disegnato una maglietta con un «21» decorativo. Dato che la maglietta ha avuto un discreto successo, l'azienda ha deciso di registrare il disegno come marchio.

In questo caso, la richiesta di Armani verrebbe respinta. Non è altro che un elemento decorativo, che non può essere oggetto di marchio.

Tuttavia, se il numero 21 fosse stato «il nome della maglia» o «il tipo di maglia», la domanda sarebbe stata molto probabilmente accolta.

Cos'altro c'è da sapere?

La domanda viene assegnata a un avvocato esaminatore dopo circa tre mesi dalla data di presentazione. Quest'ultimo confronterà il vostro marchio con i criteri sopra menzionati, con le domande pendenti e con altri criteri, prima di emettere un parere.

Se il tuo marchio viene respinto, avrai sei mesi di tempo per rispondere alla comunicazione dell'Ufficio.

Come aumentare il successo della domanda di marchio

In ultima analisi, l'obiettivo di ogni azienda è quello di cancellare e registrare i propri marchi nel più breve tempo possibile. Niente rallenta la produttività più velocemente di una domanda di marchio rifiutata. La buona notizia?

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