El primero en presentar la solicitud frente al primero en utilizarla

El debate entre qué países son "los primeros en presentar la solicitud" y "los primeros en usarla" es, en parte, erróneo desde el principio, en el sentido de que los derechos de todas las marcas dependen del uso: "úselo o piérdalo" es una expresión pertinente en este contexto.

El sistema de "primer uso" reconoce que una marca no registrada se utiliza como marca (es decir, como identificador de la procedencia de los productos o servicios) y confiere derechos a su titular, aunque suelen ser más débiles que los derechos registrados equivalentes.

Los sistemas de "first to file" varían en su aplicación. China destaca como país que adopta una postura de línea dura. La primera persona que registra una marca obtiene los derechos, independientemente de que la haya creado o utilizado otro empresario. En la mayoría de las demás regiones que practican el "first to file", existen diversos grados de reconocimiento del fondo de comercio acumulado por un creador y usuario anterior de la marca. Ser el primero en presentar la solicitud no siempre significa que el primer solicitante adquiera derechos exclusivos indiscutibles.

Archivar o usar primero no es tan sencillo como parece

La mayoría de los países en los que el primero en presentar la solicitud la admite sobre la base del fondo de comercio adquirido por el usuario anterior de una marca, pero existen otros términos y condiciones que merece la pena tener en cuenta. EE.UU. es un país de "primer uso", pero el "uso" debe cumplir ciertos criterios para poder optar a la protección. El uso local de una marca no suele considerarse primer uso en el comercio, sino que exige que el uso tenga lugar en un entorno comercial interestatal.

Países pioneros

Entre los primeros países en utilizar la marca se encuentran Aruba, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos, Fiji, Hong Kong, India, Irlanda, Islandia, Israel, Jersey, Kenia, Líbano, Malasia, Malawi, Malta, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Puerto Rico, Samoa, Singapur, Sudáfrica, Suazilandia, Trinidad y Tobago, Uruguay y Zimbabue. Muchos de estos registros tendrán limitaciones y condiciones específicas en relación con los derechos de "primer uso" y prácticamente siempre se da el caso de que el registro de una marca como marca conferirá derechos más fuertes y menos discutibles que basarse en el uso en cualquier caso.

Los primeros en presentar su solicitud

Una mayor proporción de países son los primeros en presentar la solicitud e incluyen Alemania, Argelia, Anguila, Argentina, Austria, Bielorrusia, Belice, Benelux, Bolivia, Botsuana, Brasil, Chile, China, Colombia, Croacia, Curaçao, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irán, Japón, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Lituania, México, Moldavia, Montenegro, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, República Checa, República Dominicana, Rumanía y Rusia, Guatemala, Hungría, Irán, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Kirguistán, Lituania, México, Moldavia, Montenegro, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rumanía, Federación Rusa, Eslovenia, Corea del Sur, España, Siria, Taiwán, Uganda, Ucrania, Reino Unido, Venezuela, Vietnam y Zambia.

Al igual que en el caso de los países "pioneros en el uso", existen variaciones en cuanto a las impugnaciones permitidas en relación con el fondo de comercio anterior obtenido mediante el uso en el comercio, que van desde la no impugnación en absoluto hasta las más liberales. La definición de "uso en el comercio" adecuado incorporará factores como el uso en publicidad frente a las ventas de los productos, los requisitos de zona geográfica y las diferentes cargas probatorias de los factores complementarios.

El cambio es inevitable en todas las facetas de la vida, y el registro de marcas no es una excepción. En todas las regiones, la legislación, la jurisprudencia y los procesos de la Oficina de Propiedad Intelectual están en constante cambio. Siempre es mejor no basarse en información general que pueda estar desfasada y, en su lugar, acudir a la fuente primaria pertinente para obtener información actualizada antes de formar cualquier estrategia concreta en materia de marcas internacionales.

Junto con los requisitos de presentación, el tiempo que puede esperar una solicitud para registrar una marca en una región concreta puede variar drásticamente de un país a otro y debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar su estrategia de presentación.

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