La Shop Safe Act, la Inform Consumers Act y la posible responsabilidad de las plataformas en EE.UU.

En la sentencia del Segundo Circuito en el asunto Tiffany (NJ) Inc. contra eBay Inc., 600 F.3d 93, 106 (2d Cir. 2010) ("Tiffany II"), el Tribunal consideró que una plataforma sólo es responsable de las actividades de un tercero si induce intencionadamente a ese tercero a infringir o si sigue prestando sus servicios a un tercero del que tenía motivos para saber que estaba infringiendo la marca.

Para llegar a esta decisión, el Segundo Circuito aplicó el marco Inwood del Tribunal Supremo en el contexto de un "mercado en línea", y más concretamente un sitio de subastas en líneaen el contexto de un "mercado en línea", y más concretamente de un sitio de subastas en línea, al considerar que las alegaciones generales de Tiffany sobre la falsificación(es decir, miles de anuncios de terceros de productos falsificados) que se producía en la plataforma de eBay no proporcionaban a eBay el conocimiento necesario para que se le impusiera responsabilidad por infracción indirecta de marca en virtud de Inwood. Véase Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 106 (2d Cir. 2010) (citando Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 854 (1982) (que sostiene que, "[p]ara que exista responsabilidad por infracción indirecta de marca, un proveedor de servicios debe tener algo más que un conocimiento general o razones para saber que su servicio está siendo utilizado para vender productos falsificados. Es necesario algún conocimiento contemporáneo de qué listados concretos están infringiendo o infringirán en el futuro")).

El Segundo Circuito se basó en gran medida en el hecho de que, en el momento de presentar el caso:

eBay es el propietario de www.ebay.com, un mercado en línea que permite a quienes se registran en él comprar y vender productos entre sí. Este «pone en contacto a compradores y vendedores y [] facilita las transacciones, que se llevan a cabo directamente entre los miembros de eBay…En sus servicios de subasta y publicación de anuncios, «proporciona el espacio para la venta [de productos] y el apoyo a las transacciones, [pero] no vende ella misma los artículos» que se ponen a la venta en el sitio, ni toma nunca posesión física de ellos. Por lo tanto, «por lo general, eBay no sabe si un artículo se entrega al comprador ni cuándo se hace».»

Tiffany II, 600 F.3d en 96-97 (cita Tiffany I, 576 F. Supp. 2d en 475).

A raíz de esta decisión, plataformas en línea de todo tipo se han amparado, en gran medida con éxito, en Tiffany II para protegerse de la responsabilidad por la falsificación desenfrenada que se produce en sus plataformas, proporcionando a los titulares de derechos pocos recursos contra los fabricantes, mayoristas y otros comerciantes de terceros, que están utilizando tácticas evasivas como alias, direcciones falsas y otra información de identificación incompleta para ocultar sus identidades y evitar la detección y están anunciando, ofreciendo a la venta, vendiendo y distribuyendo productos falsificados a consumidores que no lo saben utilizando dichas plataformas. Como es comprensible, los titulares de derechos se han mostrado reacios a impugnar las plataformas a raíz de la decisión del Segundo Circuito.

A pesar de ello, recientemente se ha producido un cambio en la disposición de algunos tribunales federales a considerar a los mercados en línea responsables de infracción contributiva. Por ejemplo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California^[1] declaró al mercado de impresión bajo demanda Redbubble responsable de falsificación contributiva dolosa, y el Sexto Circuito^[2]anuló la sentencia sumaria del tribunal de distrito a favor de Redbubble y remitió el caso al tribunal de distrito al considerar que «dado que el mercado de Redbubble implica la creación de productos y prendas de Redbubble que no habrían existido de no ser por la empresa de Redbubble, consideramos que el tribunal de distrito cometió un error al dictar sentencia sumaria a favor de Redbubble basándose en una interpretación excesivamente restrictiva de la Ley Lanham»^[3] .

Estas decisiones marcan un cambio en la mentalidad de los tribunales estadounidenses sobre cómo debe aplicarse la responsabilidad indirecta de la Ley Lanham a las modernas plataformas de comercio electrónico.

Cabe destacar que, en los casi once (11) años transcurridos desde que el Segundo Circuito dictó su sentencia en el caso Tiffany II, los tipos de servicios prestados por las plataformas en línea se han ampliado enormemente, al igual que la propensión de los consumidores a utilizarlos, especialmente a la luz de la pandemia mundial, que, durante el último año y medio, ha hecho que la idea de comprar desde la seguridad del propio hogar resulte infinitamente más atractiva y, en muchos casos, necesaria. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el gasto en comercio electrónico en 2020 creció más de un 32 % con respecto a 2019, alcanzando los 791 700 millones de dólares, y algunos informes estiman que alrededor de una cuarta parte de los consumidores estadounidenses han comprado, sin saberlo, productos falsificados por Internet.

Ley de seguridad en las tiendas

El 3 de marzo de 2020, un grupo bipartidista de cuatro (4) legisladores federales presentó la Ley para detener las ofertas perjudiciales en las plataformas mediante el control de las falsificaciones en el comercio electrónico (SHOP SAFE), que modifica la Sección 32 de la Ley de Marcas de 1946 (15 U.S.C. § 1114) para añadir un nuevo párrafo (§ 1114(4)). Este proyecto de ley establece expresamente la responsabilidad por infracción indirecta de marca de las plataformas de comercio electrónico por la venta de productos falsificados que supongan un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores, a menos que la plataforma aplique determinadas buenas prácticas.

La Ley SHOP SAFE obligaría a las plataformas de comercio electrónico a adoptar las siguientes "buenas prácticas" para evitar la responsabilidad indirecta en virtud de la Ley Lanham:

• Verifique (mediante un documento de identidad oficial u otra documentación fiable) la identidad, la sede principal y los datos de contacto del vendedor tercero;
• Exigir a los vendedores que verifiquen y den fe de la autenticidad de sus productos en los que o en relación con los cuales se utilice una marca registrada;
• Exigir a los vendedores que se comprometan contractualmente a no vender ni promover productos falsificados;
• Exigir a los vendedores que acepten contractualmente la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos con respecto a las reclamaciones relacionadas con la participación del vendedor en la plataforma;
• Muestre de forma visible el domicilio social verificado, la información de contacto y la identidad del vendedor tercero, así como el país de origen y fabricación de los productos, y el lugar desde el que se enviarán los productos;
• Exigir a cada vendedor tercero que sólo utilice imágenes de su propiedad o que tenga permiso para utilizar y que describan con exactitud los bienes puestos a la venta en la plataforma;
• Examine de forma proactiva las mercancías para detectar marcas falsificadas;
• Inhabilite o elimine rápidamente cualquier anuncio que parezca utilizar marcas falsificadas;
• Cancele las cuentas de terceros vendedores que hayan ofrecido o anunciado productos falsificados en más de tres ocasiones;
• Aplicar medidas para garantizar que los vendedores que hayan sido dados de baja de la plataforma no se reincorporen o permanezcan bajo una identidad o alias diferentes; y
• Cuando se le solicite, facilite información sobre vendedores falsificados a las fuerzas de seguridad.

El 20 de mayo de 2021, la Ley SHOP SAFE fue reintroducida en la Cámara de Representantes por el representante Jerrold Nadler, demócrata de Nueva York, que preside el Comité Judicial de la Cámara, junto con el representante Hank Johnson, Jr, demócrata de Georgia, el representante Darrell Issa, republicano de California, y el representante Ben Cline, republicano de Virginia. El Subcomité Judicial de la Cámara sobre Tribunales, Propiedad Intelectual e Internet celebró una audiencia sobre la Ley SHOP SAFE el jueves 27 de mayo de 2021.

Dos de las principales críticas a la Ley SHOP SAFE se refieren al alcance de las exenciones creadas por las definiciones de la Sección 1114(4)(B).

• En primer lugar, la definición de "plataforma de comercio electrónico" es "[c]ualquier plataforma de acceso electrónico que incluya funciones interactivas públicas que permitan organizar la venta, la compra, el pago o el envío de bienes, o que permita a una persona distinta de un operador de dicha plataforma vender u ofrecer la venta de bienes físicos a consumidores situados en EE.UU.". Además, la Sección 1114(4)(C) describe los dos tipos de plataformas de comercio electrónico a las que se aplicará el marco establecido en la Ley: (1) una plataforma con ventas anuales iguales o superiores a 500.000 dólares; o (2) una plataforma que tenga menos de 500.000 dólares en ventas anuales pero que haya recibido diez notificaciones identificando productos falsificados que impliquen salud y seguridad. En este último caso, las notificaciones aplicables deben hacer referencia a esta disposición y la responsabilidad no se aplicará hasta seis meses después de que la plataforma reciba la décima notificación. La definición de plataforma de comercio electrónico es lo suficientemente vaga como para que no quede claro si la Ley se aplicaría o no a las plataformas de medios sociales, donde las ventas de productos falsificados son prolíficas pero no se miden ni notifican del mismo modo que en las plataformas de comercio electrónico "tradicionales".
• En segundo lugar, los «productos que afectan a la salud y la seguridad» se definen como «productos cuyo uso puede provocar enfermedades, lesiones, efectos adversos graves, reacciones alérgicas o la muerte si se fabrican sin cumplir todas las normativas federales, estatales y locales aplicables en materia de salud y seguridad, así como las normas establecidas por el sector en materia de ensayos, seguridad, calidad, certificación, fabricación, envasado y etiquetado». Esta formulación sugiere que las plataformas de comercio electrónico pueden eludir la responsabilidad si los productos no afectan a la salud y la seguridad, y además genera confusión (y la posibilidad de una aplicación inconsistente) para las propias plataformas, que serían las encargadas de determinar qué productos entran o no en esta definición.
• Una tercera crítica importante a la Ley es que, si bien exige a las plataformas de comercio electrónico que implementen un programa de retirada oportuna para eliminar los anuncios de productos falsificados, no establece un marco normativo ni define explícitamente qué se considera «oportuno». Muchas plataformas de comercio electrónico ya cuentan con procedimientos de retirada, que han resultado totalmente ineficaces a la hora de ayudar a los titulares de derechos a combatir la falsificación. La disposición de la Ley relativa a la retirada carece por completo de eficacia para aliviar la pesada carga que soportan actualmente las marcas.

Ley de Información al Consumidor

Tras dos intentos anteriores, uno en el Senado el 10 de marzo de 2020 y otro en la Cámara de Representantes el 23 de julio de 2020, el 23 de marzo de 2021 se volvió a presentar en el Senado la "Ley de integridad, notificación y equidad en los mercados minoristas en línea para los consumidores" o "Ley INFORM para los consumidores" como enmienda a la S. 1260, la Ley de innovación y competencia de EE.UU. (anteriormente denominada Ley de fronteras infinitas). El objetivo declarado de la Ley INFORM Consumers es exigir a los mercados en línea que recojan, verifiquen y divulguen determinada información relativa a terceros vendedores de gran volumen de productos de consumo para informar a los consumidores.

El proyecto de ley original exigía a los mercados en línea que recopilaran, verificaran y revelaran cierta información de los vendedores externos con un gran volumen de ventas. En esta versión, se consideraban vendedores externos con un gran volumen de ventas a los participantes en mercados en línea que realizaran 200 o más transacciones que generaran unos ingresos totales de 5 000 dólares o más durante un período ininterrumpido de 12 meses. Los mercados en línea estaban obligados a recabar de estos vendedores: (1) números de cuenta bancaria, (2) identificación emitida por el gobierno, (3) números de identificación fiscal y (4) información de contacto. Los mercados en línea estaban obligados a verificar esta información y a certificar anualmente cualquier cambio en la misma. Además, los mercados en línea estaban obligados a poner a disposición de los consumidores cierta información (por ejemplo, los nombres y la información de contacto de los vendedores) a través de los listados de productos de los vendedores y a proporcionar a los consumidores métodos para informar, tanto por vía electrónica como por teléfono, de cualquier actividad sospechosa en el mercado.

Sin embargo, la legislación presenta una excepción para los vendedores individuales de gran volumen a terceros que les permite no revelar su dirección postal personal ni su número de teléfono personal siempre que los vendedores respondan a las consultas de los consumidores enviadas por correo electrónico en un plazo razonable.

Tras las inquietudes planteadas por determinadas plataformas de comercio electrónico, los legisladores introdujeron dos (2) modificaciones importantes en la Ley de Información al Consumidor. En primer lugar, en su forma actual, en lugar de publicar el nombre real y los datos de contacto del vendedor en la página del producto, la medida modificada exige que esos datos se faciliten únicamente tras la venta. En segundo lugar, el proyecto de ley revisado también elevó el umbral a partir del cual los vendedores deben revelar esa información a los mercados de comercio electrónico. Para estar obligados a hacerlo, los vendedores deben registrar 200 transacciones que sumen un total de 7 000 dólares en ventas en el mercado, frente a los 5 000 dólares de la propuesta original.

Los partidarios del proyecto de ley presionaron para que la versión modificada se incluyera en la histórica Ley de Innovación y Competencia de Estados Unidos (la llamada "Ley China"), que fue aprobada por el Senado a principios de junio de este año, pero la agresiva presión de algunas plataformas de comercio electrónico hizo que se excluyera del proyecto de ley que finalmente aprobó el Senado.

Dado que la Ley de Innovación y Competencia aún debe ser aprobada por la Cámara, queda alguna posibilidad de que la Ley Informar al Consumidor pueda añadirse allí o en el comité de conferencia que tendría que conciliar las diferencias entre los proyectos aprobados en el Senado y en la Cámara.

Algunas de las principales críticas de los titulares de derechos a la Ley de Consumidores Informados son:

• En primer lugar, no existe ningún marco para autenticar la información facilitada por los vendedores ni ninguna sanción por el suministro de información falsa más allá del requisito de que el mercado suspenda al vendedor, que puede eludirse fácilmente si el vendedor crea varias cuentas adicionales o se mantiene por debajo del umbral de ventas. Tampoco existe una causa civil privada para las infracciones de la Ley.
• En segundo lugar, los delincuentes podrían eludir el ámbito de aplicación de la ley realizando 199 transacciones y abriendo a continuación (o simultáneamente) otro (o varios) escaparate(s).
• Por último, la Ley carece de fuerza en el sentido de que no ayuda a los consumidores a determinar si un producto es falso, sino que se limita a exigir la identificación (posterior a la venta) del vendedor, que, en la mayoría de los casos, ni siquiera es necesariamente la fuente del producto falso.

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Referencias

[1] Véase Y. Y. G.M. SA contra Redbubble, Inc., Caso nº 2:19-cv-04618-RGK-JPR.

[2] Véase Ohio State Univ. v. Redbubble, Inc., 989 F.3d 435 (6th Cir. 2021).

[3] Id. en 440.