Decisión del Tribunal de Apelación sobre Cartier - Éxito para los propietarios de marcas

Hoy (6 de julio de 2016), el Tribunal de Apelación ha dictado su tan esperada sentencia en el caso Cartier contra BSkyB. El Tribunal de Apelación ha dado la razón a los demandantes de Richemont (propietarios de las marcas Cartier, Montblanc e IWC) al desestimar el recurso de apelación.

El recurso, interpuesto por los cinco principales proveedores de servicios de Internet (ISP) del Reino Unido, impugnaba dos órdenes de bloqueo de sitios web dictadas por el juez Arnold en 2014. Dichas órdenes obligaban a los ISP a bloquear el acceso a determinados sitios web que vendían productos falsificados.

Al confirmar la sentencia dictada en primera instancia por Arnold J., el Tribunal de Apelación ha confirmado que el tribunal es competente para dictar medidas cautelares contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen para infringir marcas, a pesar de la inexistencia de una disposición en la legislación británica sobre marcas equivalente al artículo 97A de la Ley de 1988 sobre derechos de autor, diseños y patentes.El Tribunal de Apelación también ha confirmado que los costes de ejecución de las órdenes deben correr a cargo de los ISP.

La sentencia es la primera de un tribunal superior del Reino Unido y de Europa continental que examina esta importante cuestión. Es una gran victoria para los propietarios de marcas en la lucha contra los sitios web que venden productos falsificados y demuestra el alcance del poder del tribunal para conceder una orden judicial en circunstancias en las que sea justo y conveniente hacerlo.

A la luz de las conclusiones del Tribunal de Apelación sobre la jurisdicción, existe un gran potencial para que las órdenes de bloqueo se extiendan a otros ámbitos en los que los sitios y las ubicaciones web infringen la ley. Por ejemplo, es posible que en el futuro se recurra a este recurso en demandas por difamación y violación de la intimidad y, potencialmente, en demandas contractuales.

Un factor clave que influye en la disposición del tribunal a conceder este tipo de medidas cautelares de bloqueo es el hecho de que el demandante puede realizar un seguimiento de los sitios web a medida que cambian de ubicación y notificarlo a los proveedores de servicios de Internet cuando esto ocurre. Este mismo seguimiento también garantiza que no se produzca un bloqueo excesivo. En el caso Cartier y en otros casos anteriores relacionados con los derechos de autor, el seguimiento de los sitios web ha corrido a cargo de Corsearch Limited. Nos sentimos muy orgullosos de haber prestado nuestra ayuda a los demandantes en este caso.

Los sistemas de Corsearch se utilizan para identificar los sitios web de productos falsificados más visibles, es decir, aquellos que los consumidores tienen más probabilidades de encontrar cuando buscan sus marcas (ya sea para adquirir productos falsificados o el artículo auténtico). Al centrarse en las amenazas más visibles, Corsearch da prioridad a los sitios que son adecuados para este tipo de acción.

Corsearch también apoya soluciones de bloqueo similares en otras jurisdicciones (tanto en Europa continental como en otros lugares).

Más análisis

Fondo

El recurso se refiere a dos solicitudes presentadas por Richemont para que se dicten órdenes que obliguen a los principales proveedores de servicios de Internet del Reino Unido a bloquear (o, al menos, dificultar) el acceso a ocho sitios web que ofrecen productos falsificados a la venta en el Reino Unido. Las órdenes solicitadas eran, en esencia, del mismo tipo que las órdenes cautelares que se han dictado en virtud del artículo 97A de la DPA en relación con sitios web de piratería que infringen los derechos de autor. El procedimiento para obtener órdenes en virtud del artículo 97A está ahora bien establecido tras el caso Newzbin2.

Dada la ausencia de disposiciones equivalentes al artículo 97A de la CDPA en la legislación británica sobre marcas, Richemont se basó tanto en la facultad general del tribunal para dictar medidas cautelares cuando sea «justo y conveniente hacerlo», con arreglo al artículo 37, apartado 1, de la Ley de Tribunales Superiores de 1981, como en el artículo 11 de la Directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Este último establece que «los Estados miembros velarán asimismo por que los titulares de derechos puedan solicitar medidas cautelares contra los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual…».

La sentencia histórica en primera instancia (relativa a la primera solicitud) se dictó el 17 de octubre de 2014 (Cartier International AG contra British Sky Broadcasting Ltd [2014] EWHC 3354 (Ch)). El análisis de la sentencia puede consultarse aquí. La segunda solicitud se resolvió poco después. En ambos casos, el juez Arnold determinó que el tribunal era competente para dictar las órdenes; que se aplicaban las condiciones mínimas establecidas en los casos del artículo 97A; que dichas condiciones mínimas se cumplían a la luz de los hechos; y que era adecuado y proporcionado dictar las órdenes solicitadas.

Recurso

En términos generales, el recurso de los ISP se basó en que: son partes totalmente inocentes; el tribunal no tenía jurisdicción para dictar las órdenes; incluso si el tribunal tuviera jurisdicción, no se cumplían las condiciones de umbral; el juez no identificó los principios correctos al considerar si era apropiado dictar dicha orden; las órdenes eran desproporcionadas; y el juez se equivocó al considerar que los ISP debían asumir el coste de la ejecución de las órdenes.

El Tribunal de Apelación confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia. Las principales conclusiones de la sentencia principal de Lord Justice Kitchin son las siguientes:

Jurisdicción

El juez Arnold actuó correctamente al determinar que el tribunal era competente para dictar las órdenes de bloqueo de sitios web. La facultad equitativa del tribunal para conceder medidas cautelares es amplia y no se limita a las categorías de medidas ya establecidas por la jurisprudencia; sostener lo contrario «impondría una camisa de fuerza al tribunal y a su capacidad para ejercer sus facultades equitativas, lo cual no está justificado por los principios». El juez Kitchin sostuvo que el artículo 11 proporciona una base jurídica para desarrollar la práctica del tribunal en relación con la concesión de medidas cautelares, de modo que incluya las medidas de bloqueo de sitios web contra los proveedores de servicios de Internet, y que esta «es una de esas nuevas categorías de casos en los que el tribunal puede dictar una medida cautelar cuando considere que es justo y conveniente hacerlo».

Condiciones umbral

El Tribunal de Apelación avaló la aplicación de las cuatro condiciones umbral siguientes:

• los ISP deben ser intermediarios;
• los usuarios/operadores de los sitios web objetivo deben estar infringiendo las marcas del demandante;
• los usuarios/operadores de los sitios web objetivo deben estar utilizando los servicios de los ISP para hacerlo;
• los ISP deben tener conocimiento real de ello.

El tribunal de apelación consideró que el juez había actuado correctamente al concluir que se cumplían todas y cada una de las condiciones mencionadas. Consideró que los proveedores de servicios de Internet (ISP) permitían a los consumidores del Reino Unido acceder a los sitios web en cuestión; que los operadores utilizaban los servicios de los ISP para comunicar las ofertas de venta de productos falsificados a los consumidores del Reino Unido y para celebrar los acuerdos de venta y suministro de dichos productos; y que los ISP eran «actores inevitables y esenciales en esas actividades infractoras». Era irrelevante que no existiera relación contractual entre los ISP y los operadores de los sitios web en cuestión; que los ISP no ejercieran control sobre los servicios concretos; que los productos no fueran transmitidos físicamente por los ISP; y que no hubiera pruebas específicas del uso efectivo de los servicios de los ISP para cometer la infracción.

Principios que deben aplicarse y proporcionalidad

El tribunal de apelación ratificó los principios pertinentes que deben aplicarse a la hora de evaluar si procede dictar una orden de bloqueo de un sitio web, a saber, que la medida correctiva debe: (i) ser necesaria; (ii) ser eficaz; (iii) ser disuasoria; (iv) no ser innecesariamente complicada ni costosa; (v) evitar obstáculos al comercio legítimo; (vi) ser justa y equitativa y lograr un equilibrio justo entre los derechos fundamentales aplicables; y (vii) ser proporcionada. Asimismo, coincidió en que deben tenerse en cuenta la sustituibilidad de los sitios web objeto de la orden por otros sitios web, así como el requisito establecido en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva de aplicación, según el cual las medidas correctoras deben aplicarse de manera que se prevean salvaguardias contra su abuso.

En cuanto a la proporcionalidad, el Tribunal de Apelación coincidió en que esta exige encontrar un equilibrio justo entre los derechos de propiedad intelectual del demandante, la libertad de los proveedores de servicios de Internet (ISP) para desarrollar su actividad comercial y la libertad de información de los usuarios de Internet. El tribunal consideró que el juez, basándose en las pruebas que se le habían presentado, había sopesado adecuadamente la probable carga económica para los ISP; la probable eficacia y el efecto disuasorio de las órdenes solicitadas; la disponibilidad de medidas alternativas; y el impacto sobre terceros. El juez estaba facultado para concluir que las órdenes eran proporcionadas dadas las circunstancias. En cuanto a la eficacia, el juez Kitchin afirmó que sería «absurdo» esperar que el bloqueo del acceso a un sitio web concreto redujera el nivel general de infracción.

Cabe destacar asimismo que el tribunal rechazó el argumento de que las órdenes no reportarían ningún beneficio sustancial debido a la escasa popularidad del sitio web en cuestión. El juez Kitchin consideró que el índice de popularidad de un sitio web, «aunque sin duda es importante, puede estar lejos de ofrecer una visión completa». La reputación de la marca del titular de los derechos, el perjuicio causado a la marca por el sitio web en cuestión y la naturaleza de la actividad infractora de dicho sitio web son también factores importantes.

Costes

El régimen de costes adoptado en virtud del artículo 97A establece que el titular del derecho corre con los costes de una solicitud sin oposición, de la supervisión de las ubicaciones de los sitios web objetivo una vez bloqueados y de la notificación a los ISP de cualquier actualización; los ISP corren con los costes de ejecución de la orden de bloqueo. Lord Justice Kitchin señaló que ningún proveedor de servicios de Internet ha intentado recurrir esta decisión en relación con una orden del artículo 97A.

En el presente recurso, los proveedores de servicios de Internet alegaron que el titular de los derechos debía sufragar los gastos de ejecución, en parte porque los proveedores de servicios de Internet son partes inocentes y por analogía con las resoluciones del tipo Norwich Pharmacal.

El Tribunal de Apelación discrepó. Al hacerlo, el tribunal consideró (entre otras cosas) que el artículo 11 (y el artículo 8, apartado 3) debe considerarse a la luz de un sistema legislativo más amplio y como contrapartida de las inmunidades conferidas a los intermediarios en virtud de la Directiva sobre comercio electrónico; y que los costes de aplicación deben considerarse un coste de la actividad de los proveedores de servicios de Internet, ya que obtienen un beneficio de los servicios que utilizan los operadores de sitios web para infringir los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos.

Aunque el magistrado Briggs (en desacuerdo) consideró que el titular de los derechos debía asumir los «modestos» costes de implementación (por analogía con los casos Norwich Pharmacal y Bankers Trust), su opinión —en consonancia con el resto del tribunal de apelación y el juez de primera instancia— fue que los costes de capital en que incurren los proveedores de servicios de Internet (ISP) al diseñar e instalar sistemas de bloqueo deben ser sufragados por los propios ISP.

Comentario

La sentencia supone un éxito rotundo para la protección de las marcas y la defensa de los derechos de marca en la era digital. Internet ha permitido a los falsificadores acceder a un mercado global sin revelar su identidad. El Tribunal de Apelación ha confirmado ahora que las órdenes de bloqueo de sitios web son un recurso al que pueden recurrir las marcas que sufren daños tanto económicos como de reputación a manos de quienes venden productos falsificados o réplicas de baja calidad. Esto allana el camino para que los titulares de marcas comerciales puedan hacer frente a los sitios web que venden productos falsificados de una manera rentable y adaptable a las evasiones de los falsificadores.