Affaires récentes de contrefaçon de marque que vous avez peut-être manquées en 2018/19

D'importants litiges en matière de marques ont fait la une des journaux au cours des douze derniers mois. En avril 2019, les avocats d'Erik Brunetti, propriétaire de la marque populaire FUCT®, ont contesté les dispositions de la loi fédérale qui permettent de refuser la protection d'une marque aux "matières immorales ou scandaleuses". M. Brunetti estime que ses droits au premier amendement sont violés. Et compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Matel v Tam 582 U.S. ___ (2017), il pourrait avoir de fortes chances de succès. 

Bien qu'elles ne fassent pas la une des journaux, d'autres affaires de contrefaçon de marques constituent des précédents et des enseignements précieux en matière de droit des marques. Vous trouverez ci-dessous les résumés de deux affaires au Royaume-Uni et de deux affaires aux États-Unis, qui démontrent l'importance d'effectuer des recherches correctes sur les marques et de faire ses devoirs avant de déposer une demande d'enregistrement de marque. 

Royaume-Uni

Luen Fat Metal and Plastic Manufactory Limited c. Jacobs & Turner Limited t/a Trespass [2019] EWHC 118 

Luen Fat Metal était titulaire de marques britanniques pour FUNTIME™, FUN TIME™ et FUN-TIME™ et d'une marque européenne pour FUNTIME™, toutes enregistrées pour des jeux, des jouets et des jeux électroniques de la classe 28. Jacobs & Turner avait utilisé un logo contenant trois étoiles et les mots FUN TIME TOYS sur ses produits, ainsi que son propre signe TRESPASS®.

Leun Fat Metal, une entité basée à Hong Kong, soutenait que Jacobs Turner avait enfreint l'article 10(2)(b) du Trade Marks Act 1994 et l'article 9(2)(b) du Regulation 2017/1001 en utilisant FUN TIME en relation avec des produits identiques à ceux pour lesquels les marques étaient enregistrées, donnant ainsi lieu à un risque de confusion. Le demandeur a également déclaré que l'utilisation de FUN TIME par le défendeur, sans motif valable, a tiré profit de la réputation des marques ou leur a porté préjudice, en violation de l'article 10(3). Jacobs & Turner a nié la contrefaçon de marque, affirmant que la présence de son signe TRESPASS sur les mêmes produits empêchait tout risque de confusion. Elle a soutenu que les marques devaient être déclarées nulles parce qu'elles étaient dépourvues de caractère distinctif, en violation de l'article 3(1)(b), et/ou descriptives, en violation de l'article 3(1)(c). 

Le tribunal n'a pas été d'accord avec les affirmations de Jacob & Turner et a donné raison au demandeur. Le greffier, M. Douglas Campbell QC, a jugé que la marque "FUNTIME" de Luen Fat Metal avait un caractère distinctif inhérent et que l'utilisation de "FUNTIME" par Trespass serait considérée comme une marque par un client moyen. Il a noté que la marque figurant sur l'emballage du jouet de Trespass "est présentée au consommateur de la même manière que TRESPASS, c'est-à-dire comme étant autre chose que le nom du produit ... et comme étant une indication de l'identité du fournisseur". 

Commentaire 

Ce cas illustre le fait que l'ajout d'un mot ou d'un symbole supplémentaire n'est pas susceptible de réfuter une objection si une marque similaire est utilisée pour des produits identiques pour lesquels une marque a déjà été enregistrée.

Mariage Frères Sa / TWG Tea Company PTE Ltd 

Mariage Frères Sa a tenté d'enregistrer SAKURA SAKURA!™ en tant que marque britannique pour des produits de la classe 29 (conserves) et de la classe 30 (thés, infusions non médicinales, autres boissons et produits alimentaires). 

Le TWG s'y est opposé au motif que le terme "sakura" était compris comme désignant le thé à la fleur de cerisier. Le conseiller-auditeur de l'UKIPO a reconnu que "sakura" désignait la fleur de cerisier, mais a estimé que la duplication et l'exclamation présentes dans SAKURA SAKURA ! conféraient un caractère distinctif au-delà du simple fait qu'il s'agissait d'une phrase ou d'un mot qui désignait une caractéristique des produits. Par conséquent, la marque n'était pas exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous b), ou de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act). Il a constaté l'absence de preuve démontrant que la marque contestée SAKURA SAKURA ! était usuelle dans le langage courant ou dans les pratiques loyales et constantes du commerce pour désigner les produits demandés, de manière à l'exclure de l'enregistrement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la loi. 

Le conseiller-auditeur a estimé qu'il existait un risque suffisamment sérieux que le public, en raison d'une attente légitime que les produits soient aromatisés avec et/ou contiennent des fleurs de cerisier, soit trompé si SAKURA SAKURA ! était enregistrée et utilisée en relation avec du thé, des boissons à base de thé et des infusions non médicinales au sens de l'article 3(3)(b), mais que cette objection pouvait être surmontée en insérant dans la désignation de la classe 30 que les produits étaient "tous fabriqués ou aromatisés avec ou contenant des fleurs de cerisier". Mariage Frères Sa a été autorisée à procéder à cette modification. Le conseiller-auditeur, ayant constaté que la défenderesse avait largement réussi à défendre l'opposition de TWG, a condamné TWG à verser 2 000 livres sterling au titre des frais de Mariage Frères Sa. 

En appel, l'opposition à la marque SAKURA SAKURA ! a été confirmée. Il a été jugé inhabituel que le conseiller-auditeur, après avoir établi que le mot "sakura" était utilisé dans le commerce pour décrire une caractéristique particulière du thé et des infusions de thé, ait conclu que la répétition du mot suffisait à faire sortir la marque du champ d'application de l'article 3, paragraphe 1, point c). Une marque doit être évaluée globalement à la fois dans son usage visuel et sonore, et le point d'exclamation pourrait disparaître à l'avenir, ce qui ôterait à la marque une partie de son caractère distinctif. 

Commentaire 

En ce qui concerne la question de savoir si la marque SAKURA SAKURA ! était distinctive au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), il a été décidé que les demandeurs devaient examiner si la marque serait comprise par le public concerné comme étant neutre du point de vue de l'origine ou spécifique du point de vue de l'origine en ce qui concerne les produits concernés. Le conseiller-auditeur ne s'est pas posé cette question, rejetant plutôt l'objection fondée sur l'article 3(1)(b) sur ce qu'il a perçu comme une continuation des arguments de la requérante en vertu de l'article 3(1)(c). En fait, l'article 3(1)(b) devrait être évalué séparément car il constitue un motif plus large d'objection à une marque. 

Le conseiller-auditeur aurait également dû considérer que, puisque SAKURA SAKURA ! serait perçue par le consommateur moyen en relation avec le thé et les infusions de thé comme mettant l'accent sur le mot "sakura" d'une manière non spécifique à l'origine, elle ne fournissait qu'une information sur leur nature, et non une indication d'origine. La marque était contestable pour ces produits au titre de l'article 3, paragraphe 1, point b), s'il n'y avait pas de distinction par l'utilisation du produit. 

Lors d'une recherche de marque, ces facteurs doivent être pris en compte pour éviter les objections.

États-Unis

Viacom International Inc c. IJR Capital Investments, LLC, numéro de dossier 17-20334 

En mai 2018, le cinquième circuit a statué qu'un projet de restaurant "Krusty Krab" - le même nom qu'un restaurant de hamburgers fictif dans le dessin animé Nickelodeon "Bob l'éponge" - violerait les droits de marque de Viacom. 

La Cour a rejeté la proposition d'IJR Capital Investments selon laquelle le "Crabe Croustillant" n'était "qu'un restaurant de dessins animés". 

Le dossier montre clairement que le Crabe Croustillant est un élément central de la série télévisée et des films "Bob l'éponge", que le Crabe Croustillant a toujours été représenté dans la publicité et la promotion de la franchise au cours des 18 dernières années et qu'il est utilisé dans la vente de produits. 

Commentaire 

Il s'agit d'une affaire inhabituelle puisqu'elle traite de marques générées à partir d'un monde fictif. La Cour a fait référence à d'autres marques protégées de ce type, telles que "The Daily Planet" (Superman) et "General Lee" (Dukes of Hazard). Il a été jugé que la protection de ces marques était essentielle dans l'industrie du divertissement. Il est donc utile d'étendre les recherches sur les marques de ce type au domaine "fictif".

Real Foods Pty Ltd. c. Frito-Lay North Am, Inc, affaires n° 17-1959, -2009 (Fed. Cir. 4 oct. 2018) (Wallach). 

En octobre 2018, un tribunal a jugé que les termes "Corn Thins" et "Rice Thins" étaient trop descriptifs pour être enregistrés en tant que marques fédérales. 

Les termes "qui sont simplement descriptifs ne peuvent pas être enregistrés sur le registre principal à moins qu'ils n'acquièrent un caractère distinctif", c'est-à-dire une "signification secondaire" au sens de l'article 15 U.S.C. § 1052(f). 

Commentaire 

Comment éviter que votre demande de marque soit rejetée par l'USPTO parce qu'elle est trop descriptive ? Posez-vous la question suivante : "le ou les mots décrivent-ils le produit ou le service ? Si la réponse est oui, il est probablement descriptif. L'une des raisons pour lesquelles la Cour a confirmé le rejet dans cette affaire est que le mot "thins" "décrit des caractéristiques physiques des gâteaux de maïs et de riz".

Et au cas où vous l'auriez manqué : 

Guns N' Roses et Oskar Blues Brewery  

Il a été révélé ces derniers jours que le groupe superstar Guns N' Roses a intenté une action en justice en Californie contre la brasserie Oskar Blues, qui fait partie du Canarchy Craft Brewing Collective. La brasserie a donné à l'une de ses bières le nom de Guns 'N' Rosé. 

La plainte affirme que la marque du groupe a subi des "dommages irréparables" du fait de la bière artisanale et qu'elle a "souffert et continue de souffrir et/ou est susceptible de souffrir de dommages à ses marques, à sa réputation commerciale et à son fonds de commerce". 

Elle affirme que la brasserie "ne devrait pas avoir le droit de continuer à vendre des produits contrefaits et à exploiter intentionnellement le fonds de commerce, le prestige et la renommée de la GNR sans l'approbation, la licence ou le consentement de la GNR".  

La brasserie Oskar Blues n'a pas encore répondu à l'action en justice. La précédente tentative de l'entreprise de déposer une marque pour le nom Guns N' Rosé a été abandonnée en raison de l'opposition du groupe. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de cette affaire. 

Naviguer dans le paysage complexe des marques avec un minimum de conflits et un maximum de sécurité

Le paysage mondial des marques s'est tellement complexifié que le risque de contrefaçon lors de l'enregistrement de nouvelles marques n'a jamais été aussi élevé. Avec un tel enjeu, Corsearch comprend la nécessité de fournir des informations de recherche complètes qui permettent de gagner du temps, de limiter le bruit et d'assurer la sécurité. 

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