Jüngste Fälle von Markenrechtsverletzungen, die Sie 2018/19 vielleicht verpasst haben

In den letzten zwölf Monaten haben einige bedeutende Markenrechtsstreitigkeiten für Schlagzeilen gesorgt. Im April 2019 fochten die Anwälte von Erik Brunetti, dem Inhaber der beliebten Marke FUCT®, die Bestimmungen des Bundesgesetzes an, wonach "unmoralischen oder skandalösen Inhalten" der Markenschutz verweigert werden kann. Herr Brunetti ist der Ansicht, dass seine Rechte aus dem ersten Verfassungszusatz verletzt werden. Und angesichts der Entscheidung in Matel v Tam 582 U.S. ___ (2017) könnte er gute Chancen auf Erfolg haben. 

Andere Fälle von Markenrechtsverletzungen liefern wertvolle Präzedenzfälle und Lektionen im Markenrecht, auch wenn sie nicht für Schlagzeilen sorgen. Im Folgenden finden Sie Zusammenfassungen von zwei Fällen aus dem Vereinigten Königreich und zwei aus Amerika, die zeigen, wie wichtig es ist, eine korrekte Markenrecherche durchzuführen und seine Hausaufgaben zu machen, bevor man eine Marke anmeldet. 

Vereinigtes Königreich

Luen Fat Metal and Plastic Manufactory Limited gegen Jacobs & Turner Limited t/a Trespass [2019] EWHC 118 

Luen Fat Metal war Inhaberin der britischen Marken FUNTIME™, FUN TIME™ und FUN-TIME™ sowie einer EU-Marke für FUNTIME™, die alle für Spiele, Spielzeug und elektronische Spiele in Klasse 28 eingetragen sind. Jacobs & Turner hatte auf ihren Waren ein Logo mit drei Sternen und der Aufschrift FUN TIME TOYS sowie ihr eigenes Zeichen TRESPASS® verwendet.

Leun Fat Metal, ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, machte geltend, dass Jacobs Turner gegen den Trade Marks Act 1994 s.10(2)(b) und die Verordnung 2017/1001 art.9(2)(b) verstoßen habe, indem sie FUN TIME für Waren benutzt habe, die mit denen identisch seien, für die die Marken eingetragen seien, wodurch eine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Klägerin machte außerdem geltend, dass die Benutzung von FUN TIME durch die Beklagte ohne rechtfertigenden Grund die Wertschätzung der Marken unter Verstoß gegen § 10(3) ausnutze oder beeinträchtige. Jacobs & Turner bestritt die Markenverletzung und machte geltend, dass das Vorhandensein ihres TRESPASS-Zeichens auf denselben Waren jede Verwechslungsgefahr ausschließe. Sie machte geltend, dass die Marken für ungültig erklärt werden sollten, weil sie entgegen § 3 Absatz 1 Buchstabe b keine Unterscheidungskraft hätten und/oder entgegen § 3 Absatz 1 Buchstabe c beschreibend seien. 

Das Gericht stimmte den Behauptungen von Jacob & Turner nicht zu und gab dem Kläger Recht. Der Berichterstatter, Douglas Campbell QC, entschied, dass die Marke "FUNTIME" von Luen Fat Metal von Haus aus unterscheidungskräftig sei und dass die Verwendung von "FUNTIME" durch Trespass von einem durchschnittlichen Kunden als Marke angesehen werden würde. Er stellte fest, dass die Marke auf der Trespass-Spielzeugverpackung "dem Verbraucher in ähnlicher Weise präsentiert wird wie TRESPASS, d.h. als etwas anderes als der Name des Produkts ... und als Hinweis darauf, wer es liefert". 

Kommentar 

Dieser Fall veranschaulicht, dass die Hinzufügung eines zusätzlichen Wortes oder Symbols eine Beanstandung kaum entkräften kann, wenn eine ähnliche Marke für identische Waren verwendet wird, für die bereits eine Marke eingetragen ist.

Mariage Frères Sa gegen TWG Tea Company PTE Ltd 

Mariage Frères Sa versuchte, SAKURA SAKURA!™ als britische Marke für Waren der Klasse 29 (Konserven) und der Klasse 30 (Tees, nichtmedizinische Aufgüsse, andere Getränke und Lebensmittel) einzutragen. 

Die TWG lehnte dies mit der Begründung ab, dass sich "sakura" auf Kirschblütentee beziehe. Der Anhörungsbeauftragte des UKIPO räumte ein, dass "Sakura" Kirschblüten bedeute, vertrat jedoch die Auffassung, dass die in SAKURA SAKURA! enthaltene Doppelung und der Ausruf eine gewisse Unterscheidungskraft besäßen, die über die bloße Verwendung eines Satzes oder Wortes zur Bezeichnung eines Merkmals der Waren hinausgehe. Daher sei die Marke nicht nach § 3 Absatz 1 Buchstabe b oder § 3 Absatz 1 Buchstabe c des Markengesetzes von 1994 von der Eintragung ausgeschlossen. Er stellte fest, dass es an Beweisen dafür fehle, dass die angefochtene Marke SAKURA SAKURA! im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der angemeldeten Waren üblich sei, so dass sie nach § 3 Absatz 1 Buchstabe d des Gesetzes von der Eintragung auszuschließen sei. 

Der Anhörungsbeauftragte vertrat die Auffassung, dass eine hinreichend große Gefahr bestehe, dass das Publikum aufgrund der berechtigten Erwartung, dass die Waren mit Kirschblüten aromatisiert seien und/oder Kirschblüten enthielten, getäuscht würde, wenn SAKURA SAKURA! eingetragen und für Tee, Getränke auf Teebasis und Aufgüsse ohne medizinische Wirkung im Sinne von § 3 Absatz 3 Buchstabe b verwendet würde, dass dieser Einwand jedoch dadurch ausgeräumt werden könne, dass in die Bezeichnung der Klasse 30 aufgenommen werde, dass die Waren "alle mit Kirschblüten hergestellt oder aromatisiert sind oder Kirschblüten enthalten". Mariage Frères Sa wurde gestattet, diese Änderung vorzunehmen. Der Anhörungsbeauftragte stellte fest, dass die Beklagte bei der Verteidigung des Widerspruchs der TWG weitgehend erfolgreich gewesen sei, und verurteilte die TWG zur Zahlung von 2 000 GBP an die Mariage Frères Sa. 

In der Berufung wurde dem Widerspruch gegen die Marke SAKURA SAKURA! stattgegeben. Es wurde als ungewöhnlich erachtet, dass der Anhörungsbeauftragte, nachdem er festgestellt hatte, dass das Wort "Sakura" im Handel zur Beschreibung eines besonderen Merkmals von Tee und Teeaufgüssen verwendet wird, zu dem Schluss kam, dass die Wiederholung des Wortes ausreicht, um die Marke aus § 3 Absatz 1 Buchstabe c herauszunehmen. Eine Marke müsse sowohl bei der bildlichen als auch bei der klanglichen Verwendung insgesamt beurteilt werden, und das Ausrufezeichen könne in Zukunft verloren gehen, wodurch ein Teil der Unterscheidungskraft der Marke verloren gehe. 

Kommentar 

Hinsichtlich der Frage, ob die Marke SAKURA SAKURA! unterscheidungskräftig im Sinne von § 3 Absatz 1 Buchstabe b sei, sollten die Anmelder prüfen, ob die Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen als herkunftsneutral oder herkunftsspezifisch in Bezug auf die betreffenden Waren verstanden werden würde. Der Anhörungsbeauftragte hatte sich diese Frage nicht gestellt und stattdessen den Einwand nach § 3 Absatz 1 Buchstabe b zurückgewiesen, weil er die Argumente der Rechtsmittelführerin nach § 3 Absatz 1 Buchstabe c für weiterführend hielt. 3 Abs. 1 Buchst. b sei nämlich gesondert zu beurteilen, da er einen umfassenderen Grund für die Beanstandung einer Marke darstelle. 

Der Anhörungsbeauftragte hätte auch feststellen müssen, dass SAKURA SAKURA! vom Durchschnittsverbraucher in Bezug auf Tee und Teeaufgüsse als eine nicht herkunftsspezifische Betonung des Wortes "sakura" aufgefasst würde, da es nur eine Information über die Art dieser Produkte und nicht als Herkunftshinweis diene. Die Marke sei für diese Waren nach § 3 Absatz 1 Buchstabe b zu beanstanden, wenn keine Unterscheidung durch die Verwendung der Ware erfolge. 

Bei der Durchführung einer Markenrecherche müssen diese Faktoren berücksichtigt werden, um Einwände zu vermeiden.

Vereinigte Staaten

Viacom International Inc. gegen IJR Capital Investments, LLC, Aktenzeichen 17-20334 

Im Mai 2018 entschied der Fifth Circuit, dass ein geplantes "Krusty Krab"-Restaurant - derselbe Name wie ein fiktives Burger-Restaurant in der Nickelodeon-Zeichentrickserie "SpongeBob Squarepants" - die Markenrechte von Viacom verletzen würde. 

Das Gericht wies den Vorschlag von IJR Capital Investments zurück, dass "Krusty Krab" "nur ein Cartoon-Restaurant" sei. 

"Aus den Unterlagen geht eindeutig hervor, dass die Krosse Krabbe ein zentraler Punkt in der Fernsehserie und den Filmen von 'SpongeBob Schwammkopf' ist, dass die Krosse Krabbe in den letzten 18 Jahren immer wieder in der Werbung und der Verkaufsförderung für das Franchise abgebildet wurde und dass sie beim Verkauf von Produkten verwendet wird. 

Kommentar 

Dies ist ein ungewöhnlicher Fall, da es sich um Marken handelt, die in einer fiktiven Welt entstanden sind. Das Gericht verwies auf andere geschützte Marken dieser Art wie "The Daily Planet" (Superman) und "General Lee" (Dukes of Hazard). Es wurde entschieden, dass der Schutz solcher Marken in der Unterhaltungsindustrie von entscheidender Bedeutung ist. Daher lohnt es sich, Markenrecherchen dieser Art auf den "fiktionalen" Bereich auszudehnen.

Real Foods Pty Ltd. gegen Frito-Lay North Am., Inc., Rechtssachen 17-1959, -2009 (Fed. Cir. Oct. 4, 2018) (Wallach) 

Im Oktober 2018 entschied ein Gericht, dass die Begriffe "Corn Thins" und "Rice Thins" zu beschreibend sind, um als Bundesmarken eingetragen zu werden. 

Begriffe, die lediglich beschreibend sind, können nicht in das Hauptregister eingetragen werden, es sei denn, sie erlangen Unterscheidungskraft", was gemäß 15 U.S.C. § 1052(f) eine sekundäre Bedeutung" darstellt. 

Kommentar 

Wie können Sie vermeiden, dass Ihre Markenanmeldung vom USPTO zurückgewiesen wird, weil sie zu beschreibend ist? Fragen Sie sich: "Beschreibt das Wort/die Wörter das Produkt oder die Dienstleistung". Wenn die Antwort ja lautet, ist es wahrscheinlich beschreibend. Einer der Gründe, warum das Gericht die Ablehnung in diesem Fall bestätigte, war, dass das Wort "Thins" "physikalische Eigenschaften der Mais- und Reiskuchen beschreibt".

Und für den Fall, dass Sie es verpasst haben: 

Guns N' Roses und Oskar Blues-Brauerei  

In den letzten Tagen wurde bekannt, dass die Superstar-Band Guns N' Roses in Kalifornien eine Klage gegen die zum Canarchy Craft Brewing Collective gehörende Oskar Blues Brewery eingereicht hat. Die Brauerei hat eines ihrer Biere mit dem Namen "Guns 'N' Rosé" versehen. 

In der Beschwerde wird argumentiert, dass die Marke der Band durch das Craft-Bier "irreparabel geschädigt" worden sei und dass "ihre Marken, ihr geschäftlicher Ruf und ihr Firmenwert geschädigt worden sind und weiterhin geschädigt werden und/oder geschädigt werden könnten". 

Sie argumentiert, dass die Brauerei "nicht berechtigt sein sollte, weiterhin rechtsverletzende Produkte zu verkaufen und absichtlich mit dem guten Ruf, dem Prestige und der Berühmtheit der GNR zu handeln, ohne die Genehmigung, Lizenz oder Zustimmung der GNR zu haben".  

Die Oskar Blues Brewery hat noch nicht auf die Klage reagiert. Der frühere Versuch des Unternehmens, den Namen Guns N' Rosé als Marke zu schützen, wurde aufgrund des Widerstands der Gruppe aufgegeben. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wie sich dieser Fall entwickelt. 

Navigieren Sie durch die komplexe Markenlandschaft mit minimalen Konflikten und maximaler Sicherheit

Die globale Markenlandschaft ist so komplex geworden, dass das Risiko einer Markenverletzung bei der Freigabe neuer Marken so hoch ist wie nie zuvor. Da so viel auf dem Spiel steht, weiß Corsearch um die Notwendigkeit, umfassende Rechercheinformationen bereitzustellen, die Zeit sparen, das Rauschen begrenzen und Sicherheit bieten. 

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE:  

*Dies ist ein informativer Meinungsartikel des Autors. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und stellen nicht unbedingt die offizielle Politik oder die Positionen von Corsearch oder seinen Kunden dar.   

*Die oben genannten Marken und Logos sind nicht mit Corsearch verbunden oder im Besitz von Corsearch und werden nur zur Veranschaulichung als öffentliche Aufzeichnungen der jeweiligen Markenämter verwendet.   

*Die Auflistung der Marken impliziert keine Beziehung zu Corsearch oder seinen verbundenen Unternehmen.