Casos recientes de infracción de marcas que te puedes haber perdido en 2018/19

En los últimos doce meses han saltado a los titulares algunos litigios importantes en materia de marcas. En abril de 2019, los abogados de Erik Brunetti, propietario de la popular marca FUCT®, impugnaron las disposiciones de la ley federal que permiten denegar la protección de marcas a "asuntos inmorales o escandalosos". El Sr. Brunetti cree que se están infringiendo sus derechos de la Primera Enmienda. Y, dada la decisión en Matel v Tam 582 U.S. ___ (2017), puede tener muchas posibilidades de éxito. 

Otros casos de infracción de marcas proporcionan valiosos precedentes y lecciones de derecho de marcas a pesar de no acaparar los titulares. A continuación se presentan los resúmenes de dos casos del Reino Unido y dos de Estados Unidos, que demuestran tanto la importancia de realizar búsquedas correctas de marcas como de hacer los deberes antes de presentar una solicitud de marca. 

Reino Unido

Luen Fat Metal and Plastic Manufactory Limited contra Jacobs & Turner Limited t/a Trespass [2019] EWHC 118 

Luen Fat Metal era titular de las marcas británicas FUNTIME™, FUN TIME™ y FUN-TIME™ y de una marca comunitaria FUNTIME™, todas ellas registradas para juegos, juguetes y juegos electrónicos comprendidos en la clase 28. Jacobs & Turner había utilizado en sus productos un logotipo que contenía tres estrellas y las palabras FUN TIME TOYS, junto con su propio signo TRESPASS®.

Leun Fat Metal, una entidad con sede en Hong Kong, alegó que Jacobs Turner había infringido la Ley de Marcas de 1994 s.10(2)(b) y el Reglamento 2017/1001 art.9(2)(b) al utilizar FUN TIME en relación con productos idénticos a aquellos para los que las marcas estaban registradas, dando lugar así a un riesgo de confusión. El demandante también afirmó que el uso de FUN TIME por parte del demandado, sin causa justificada, se aprovechó de la reputación de las marcas o fue perjudicial para la misma, en contra de lo dispuesto en el artículo 10, apartado 3. Jacobs & Turner negó la infracción de marca, afirmando que la presencia de su signo TRESPASS en los mismos productos impedía cualquier riesgo de confusión. Alegó que las marcas debían declararse nulas por carecer de carácter distintivo, en contra de lo dispuesto en la sección 3, apartado 1, letra b), y/o descriptivo, en contra de lo dispuesto en la sección 3, apartado 1, letra c). 

El Tribunal no estuvo de acuerdo con las afirmaciones de Jacob & Turner y dio la razón al demandante. El Sr. Douglas Campbell, QC, dictaminó que la marca "FUNTIME" de Luen Fat Metal tenía un carácter distintivo inherente y que el uso de "FUNTIME" por Trespass sería considerado una marca por un cliente medio. Señaló que la marca en el embalaje de los juguetes de Trespass "se presenta al consumidor de forma muy similar a como se presenta TRESPASS, es decir, como algo distinto del nombre del producto [...] y como una indicación de quién lo suministra". 

Comentario 

Este caso ilustra que es improbable que la adición de una palabra o símbolo adicional pueda refutar una objeción si se utiliza una marca similar en productos idénticos para los que ya se ha registrado una marca.

Mariage Frères Sa contra TWG Tea Company PTE Ltd 

Mariage Frères Sa intentó registrar SAKURA SAKURA!™ como marca británica para productos de las clases 29 (conservas) y 30 (tés, infusiones no medicinales, otras bebidas y productos alimenticios). 

TWG se opuso alegando que se entendía que "sakura" se refería al té de cerezo en flor. El consejero auditor de la UKIPO reconoció que "sakura" significaba cerezo en flor, pero consideró que la duplicación y la exclamación presentes en SAKURA SAKURA! proporcionaban algún carácter distintivo más allá de ser simplemente una frase o palabra que designaba una característica de los productos. Por lo tanto, la marca no estaba excluida del registro en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), o del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Ley de Marcas de 1994 (la Ley). Consideró que no existían pruebas que demostraran que la marca impugnada SAKURA SAKURA! era habitual en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos solicitados, de modo que quedaba excluida del registro en virtud del artículo 3, apartado 1, letra d), de la Ley. 

El consejero auditor consideró que existía un riesgo suficientemente grave de que el público, debido a la expectativa legítima de que los productos estaban aromatizados con y/o contenían flor de cerezo, fuera engañado en el caso de que SAKURA SAKURA! se registrara y utilizara en relación con el té, las bebidas a base de té y las infusiones no medicinales en el sentido de la s.3(3)(b), pero que esta objeción podía superarse insertando en la designación de la clase 30 que los productos eran "todos elaborados o aromatizados con o que contienen flor de cerezo". Se autorizó a Mariage Frères Sa a realizar dicha modificación. El consejero auditor, tras considerar que la demandada había tenido un gran éxito en la defensa de la oposición de TWG, condenó a TWG a pagar 2.000 libras esterlinas en concepto de costas de Mariage Frères Sa. 

¡En apelación, se confirmó la oposición a la marca SAKURA SAKURA! Se consideró inusual que el consejero auditor, habiendo establecido que la palabra "sakura" se utilizaba en el comercio para describir una característica particular del té y de las infusiones de té, concluyera que la repetición de la palabra era suficiente para que la marca quedara fuera de la s.3(1)(c). Una marca debe evaluarse en su conjunto, tanto en su uso visual como fonético, y el signo de exclamación puede perderse en el futuro, eliminando parte del carácter distintivo de la marca. 

Comentario 

En cuanto a si la marca SAKURA SAKURA! era distintiva a efectos de la sección 3, apartado 1, letra b), se dictaminó que los solicitantes debían considerar si el público de referencia entendería la marca como de origen neutro o de origen específico en relación con los productos en cuestión. El consejero auditor no se planteó esta cuestión, sino que rechazó la objeción de la sección 3, apartado 1, letra b), basándose en lo que percibió como una continuación de los argumentos del recurrente en virtud de la sección 3, apartado 1, letra c). De hecho, la s.3(1)(b) debería evaluarse por separado, ya que constituía un motivo más amplio de objeción a una marca. 

El consejero auditor también debería haber considerado que, dado que SAKURA SAKURA! sería percibida por el consumidor medio en relación con el té y las infusiones de té como un énfasis en la palabra "sakura" de forma no específica sobre el origen, sólo proporcionaba información sobre su naturaleza, y no como una indicación de origen. La marca era objetable para esos productos en virtud de la s.3(1)(b) si no había distinción a través del uso del producto. 

Al realizar una búsqueda de marcas, deben tenerse en cuenta estos factores para evitar objeciones.

Estados Unidos

Viacom International Inc contra IJR Capital Investments, LLC, caso número 17-20334 

En mayo de 2018, el Quinto Circuito dictaminó que una propuesta de restaurante "Krusty Krab" -el mismo nombre que un restaurante de hamburguesas ficticio en los dibujos animados de Nickelodeon "SpongeBob Squarepants"- violaría los derechos de marca registrada de Viacom. 

El Tribunal desestimó la propuesta de IJR Capital Investments de que "Krusty Krab" era "sólo un restaurante de dibujos animados". 

"El expediente demuestra claramente que El Crustáceo Crujiente es un punto central en la serie de televisión y las películas de 'Bob Esponja SquarePants', El Crustáceo Crujiente ha sido continuamente representado en la publicidad y promoción de la franquicia durante los últimos 18 años, y se utiliza en la venta de productos." 

Comentario 

Se trata de un caso poco habitual, ya que trata de marcas generadas a partir de un mundo ficticio. El Tribunal se refirió a otras marcas protegidas de este tipo como "The Daily Planet" (Superman) y "General Lee" (Dukes of Hazard). Se dictaminó que la protección de este tipo de marcas es clave en la industria del entretenimiento. Por lo tanto, vale la pena ampliar las búsquedas de marcas de este tipo al ámbito "ficticio".

Real Foods Pty Ltd. v. Frito-Lay North Am., Inc., Case Nos. 17-1959, -2009 (Fed. Cir. Oct. 4, 2018) (Wallach) 

En octubre de 2018, un Tribunal dictaminó que los términos "Corn Thins" y "Rice Thins" eran demasiado descriptivos para ser registrados como marcas comerciales federales. 

Los términos "meramente descriptivos no pueden registrarse en el registro principal a menos que adquieran carácter distintivo", lo que constituye un "significado secundario" en virtud del artículo 15 U.S.C. § 1052(f). 

Comentario 

¿Cómo puede evitar que la USPTO rechace su solicitud de marca por ser demasiado descriptiva? Pregúntese: "¿describe la palabra o palabras el producto o servicio? Si la respuesta es afirmativa, probablemente sea descriptiva. Una de las razones por las que el Tribunal confirmó el rechazo en este caso fue porque la palabra "thins" "describe características físicas de las tortas de maíz y arroz".

Y en caso de que te lo hayas perdido: 

Guns N' Roses y Oskar Blues Brewery  

En los últimos días se ha sabido que la banda superestrella Guns N' Roses ha presentado una demanda en California contra Oskar Blues Brewery, parte del Canarchy Craft Brewing Collective. La cervecera ha llamado Guns 'N' Rosé a una de sus cervezas. 

La demanda argumenta que la marca de la banda ha sufrido así un "daño irreparable" a causa de la cerveza artesanal y ha "sufrido y sigue sufriendo y/o es probable que sufra daños a sus marcas, reputación comercial y fondo de comercio." 

Sostiene que la cervecera "no debería tener derecho a seguir vendiendo productos infractores y a comerciar intencionadamente con el fondo de comercio, el prestigio y la fama de la GNR sin la aprobación, la licencia o el consentimiento de la GNR".  

Oskar Blues Brewery aún no ha respondido a la demanda. El anterior intento de la empresa de registrar el nombre Guns N' Rosé fue abandonado debido a la oposición del grupo. Les mantendremos informados de la evolución del caso. 

Navegar por el complejo panorama de las marcas con el mínimo conflicto y la máxima seguridad

El panorama mundial de las marcas se ha vuelto tan complejo que el riesgo de infracción al registrar nuevas marcas es muy elevado. Con tanto en juego, Corsearch entiende la necesidad de proporcionar información de búsqueda exhaustiva que ahorre tiempo, limite el ruido y ofrezca seguridad. 

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