Casi recenti di violazione di marchio che potrebbero esservi sfuggiti nel 2018/19

Negli ultimi dodici mesi sono balzate agli onori della cronaca alcune importanti controversie in materia di marchi. Nell'aprile 2019, gli avvocati di Erik Brunetti, proprietario del popolare marchio FUCT®, hanno contestato le disposizioni della legge federale che consentono di rifiutare la protezione del marchio a "argomenti immorali o scandalosi". Brunetti ritiene che siano stati violati i diritti del Primo Emendamento. E vista la decisione nella causa Matel v Tam 582 U.S. ___ (2017), potrebbe avere buone probabilità di successo. 

Altri casi di violazione di marchio forniscono precedenti e lezioni preziose in materia di diritto dei marchi, anche se non occupano le prime pagine dei giornali. Di seguito sono riportati i riassunti di due casi del Regno Unito e di due casi americani, che dimostrano l'importanza di effettuare ricerche corrette sui marchi e di fare i compiti a casa prima di presentare una domanda di marchio. 

Regno Unito

Luen Fat Metal and Plastic Manufactory Limited contro Jacobs & Turner Limited t/a Trespass [2019] EWHC 118 

Luen Fat Metal era titolare dei marchi britannici FUNTIME™, FUN TIME™ e FUN-TIME™ e di un marchio dell'Unione Europea per FUNTIME™, tutti registrati in relazione a giochi, giocattoli e giochi elettronici appartenenti alla classe 28. Jacobs & Turner aveva utilizzato sui propri prodotti un logo contenente tre stelle e la scritta FUN TIME TOYS, insieme al proprio segno TRESPASS®.

Leun Fat Metal, un'entità con sede a Hong Kong, sosteneva che Jacobs Turner aveva violato il Trade Marks Act 1994 s.10(2)(b) e il Regolamento 2017/1001 art.9(2)(b) utilizzando FUN TIME in relazione a prodotti identici a quelli per i quali i marchi erano stati registrati, dando così origine a un rischio di confusione. La ricorrente ha inoltre affermato che l'uso di FUN TIME da parte del convenuto, senza giusto motivo, ha tratto vantaggio dalla reputazione dei marchi o è stato lesivo della stessa, in contrasto con l'art. 10(3). Jacobs & Turner ha negato la violazione del marchio, sostenendo che la presenza del suo segno TRESPASS sugli stessi prodotti impediva qualsiasi rischio di confusione. La Jacobs & Turner ha sostenuto che i marchi dovevano essere dichiarati nulli perché privi di carattere distintivo, in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e/o descrittivi, in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). 

La Corte non ha condiviso le affermazioni di Jacob & Turner e ha dato ragione all'attore. Il cancelliere, Douglas Campbell QC, ha stabilito che il marchio "FUNTIME" di Luen Fat Metal aveva un carattere distintivo intrinseco e che l'uso di "FUNTIME" da parte di Trespass sarebbe stato considerato come un marchio da un cliente medio. Egli ha osservato che il marchio sulla confezione dei giocattoli Trespass "è presentato al consumatore più o meno nello stesso modo in cui viene presentato TRESPASS, cioè come qualcosa di diverso dal nome del prodotto ... e come un'indicazione di chi lo fornisce". 

Commento 

Questo caso dimostra che l'aggiunta di una parola o di un simbolo in più difficilmente può confutare un'obiezione se un marchio simile viene utilizzato su prodotti identici per i quali è già stato registrato un marchio.

Mariage Frères Sa contro TWG Tea Company PTE Ltd 

Mariage Frères Sa ha cercato di registrare SAKURA SAKURA!™ come marchio del Regno Unito per prodotti della classe 29 (conserve) e della classe 30 (tè, infusi non medicinali, altre bevande e prodotti alimentari). 

TWG si è opposta a questa scelta, sostenendo che con "sakura" si intendeva il tè ai fiori di ciliegio. Il funzionario dell'UKIPO ha riconosciuto che "sakura" indicava i fiori di ciliegio, ma ha ritenuto che la duplicazione e l'esclamazione presenti in SAKURA SAKURA! fornissero un carattere distintivo che andava oltre il semplice fatto di essere una frase o una parola che designava una caratteristica dei prodotti. Pertanto, il marchio non è stato escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Trade Marks Act 1994 (la legge). L'avvocato ha riscontrato la mancanza di prove che dimostrassero che il marchio contestato SAKURA SAKURA! fosse abituale nel linguaggio corrente o negli usi bona fide e consolidati del commercio per designare i prodotti richiesti, in modo da escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 3(1)(d) della legge. 

Il consigliere-auditore ha ritenuto che vi fosse un rischio sufficientemente serio che il pubblico, a causa della legittima aspettativa che i prodotti fossero aromatizzati con e/o contenessero fiori di ciliegio, sarebbe stato ingannato se SAKURA SAKURA! fosse stato registrato e utilizzato in relazione al tè, alle bevande a base di tè e agli infusi non medicinali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), ma che tale obiezione potesse essere superata inserendo nella designazione della classe 30 che i prodotti erano "tutti realizzati o aromatizzati con o contenenti fiori di ciliegio". Mariage Frères Sa è stata autorizzata ad apportare tale modifica. Il consigliere d'udienza, dopo aver constatato che la resistente era stata ampiamente vittoriosa nel difendere l'opposizione di TWG, ha condannato quest'ultima a pagare 2.000 sterline per le spese di Mariage Frères Sa. 

In appello, l'opposizione al marchio SAKURA SAKURA! è stata confermata. È stato ritenuto insolito che il consigliere-auditore, dopo aver stabilito che la parola "sakura" era utilizzata nel commercio per descrivere una particolare caratteristica del tè e degli infusi di tè, abbia concluso che la ripetizione della parola fosse sufficiente a portare il marchio al di fuori della s.3(1)(c). Un marchio deve essere valutato nel suo complesso sia nell'uso visivo che in quello auditivo, e il punto esclamativo potrebbe essere perso in futuro, eliminando parte del carattere distintivo del marchio. 

Commento 

Per quanto riguarda la questione se il marchio SAKURA SAKURA! fosse distintivo ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è stato stabilito che i richiedenti dovevano considerare se il marchio sarebbe stato inteso dal pubblico di riferimento come neutro rispetto all'origine o specifico rispetto ai prodotti interessati. Il consigliere-auditore non si è posto tale domanda, respingendo invece l'obiezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sulla base di ciò che ha percepito come una continuazione delle argomentazioni del ricorrente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). In realtà, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe essere valutato separatamente, in quanto costituisce un motivo più ampio di obiezione a un marchio. 

Il consigliere-auditore avrebbe inoltre dovuto ritenere che, poiché SAKURA SAKURA! sarebbe stato percepito dal consumatore medio in relazione al tè e agli infusi di tè come un'enfatizzazione della parola "sakura" in modo non specifico per l'origine, esso forniva solo informazioni sulla loro natura e non come un'indicazione di origine. Per questi prodotti il marchio era criticabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), se non vi era alcuna distinzione attraverso l'uso del prodotto. 

Quando si effettua una ricerca sui marchi, è necessario considerare questi fattori per evitare obiezioni.

Stati Uniti

Viacom International Inc. contro IJR Capital Investments, LLC, caso n. 17-20334 

Nel maggio 2018, il Quinto Circuito ha stabilito che un ristorante "Krusty Krab" proposto - lo stesso nome di un ristorante di hamburger immaginario nel cartone animato di Nickelodeon "SpongeBob Squarepants" - avrebbe violato i diritti di marchio di Viacom. 

La Corte ha respinto la proposta di IJR Capital Investments secondo cui "Krusty Krab" era "solo un ristorante di cartoni animati". 

"Gli atti dimostrano chiaramente che il Krusty Krab è un punto focale della serie televisiva e dei film di 'SpongeBob SquarePants', il Krusty Krab è stato continuamente raffigurato nella pubblicità e nella promozione del franchise negli ultimi 18 anni ed è utilizzato nella vendita di prodotti". 

Commento 

Si tratta di un caso insolito, poiché riguarda marchi generati da un mondo di fantasia. La Corte ha fatto riferimento ad altri marchi protetti di questo tipo, come "The Daily Planet" (Superman) e "General Lee" (Dukes of Hazard). È stato stabilito che la protezione di tali marchi è fondamentale nell'industria dell'intrattenimento. Pertanto, è opportuno estendere le ricerche sui marchi di questo tipo al regno della "finzione".

Real Foods Pty Ltd. v. Frito-Lay North Am., Inc., Case Nos. 17-1959, -2009 (Fed. Cir. 4 ott. 2018) (Wallach) 

Nell'ottobre 2018, un tribunale ha stabilito che i termini "Corn Thins" e "Rice Thins" sono troppo descrittivi per essere registrati come marchi federali. 

I termini "che sono meramente descrittivi non possono essere registrati nel registro principale a meno che non acquisiscano un carattere distintivo", che è il "significato secondario" ai sensi del 15 U.S.C. § 1052(f). 

Commento 

Come potete evitare che la vostra domanda di marchio venga respinta dall'USPTO perché troppo descrittiva? Chiedetevi: "la parola o le parole descrivono il prodotto o il servizio". Se la risposta è sì, probabilmente è descrittiva. Uno dei motivi per cui la Corte ha confermato il rigetto in questo caso è che la parola "thins" "descrive le caratteristiche fisiche delle torte di mais e di riso".

E nel caso in cui ve lo siate perso: 

Guns N' Roses e birrificio Oskar Blues  

Nei giorni scorsi è stato rivelato che la superstar Guns N' Roses ha intentato una causa in California contro il birrificio Oskar Blues, parte del Canarchy Craft Brewing Collective. Il birrificio ha marchiato una delle sue birre come Guns 'N' Rosé. 

La denuncia sostiene che il marchio della band ha subito un "danno irreparabile" dalla birra artigianale e "ha subito e continua a subire e/o è probabile che subisca danni ai loro marchi, alla reputazione commerciale e all'avviamento". 

Sostiene che il birrificio "non dovrebbe avere il diritto di continuare a vendere prodotti in violazione e a sfruttare intenzionalmente l'avviamento, il prestigio e la fama della GNR senza l'approvazione, la licenza o il consenso di quest'ultima".  

Il birrificio Oskar Blues non ha ancora risposto alla causa. Il precedente tentativo dell'azienda di registrare il nome Guns N' Rosé è stato abbandonato a causa dell'opposizione del gruppo. Vi aggiorneremo sugli sviluppi del caso. 

Navigare nel complesso panorama dei marchi con il minimo conflitto e la massima sicurezza

Il panorama globale dei marchi è diventato così complesso che il rischio di contraffazione nella registrazione di nuovi marchi è sempre più elevato. Con una posta in gioco così alta, Corsearch comprende la necessità di fornire informazioni di ricerca complete che consentano di risparmiare tempo, limitare il rumore e garantire la sicurezza. 

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