Comment trouver le meilleur conseil en marques : Sept questions à poser

S'il n'y a peut-être pas autant de conseils en marques que de dentistes, il y en a suffisamment pour que vous vous posiez des questions : Est-ce que je travaille avec les meilleurs ? Quelle est leur expérience ? Comment le saurais-je ? Lors de l'évaluation des candidats potentiels, de nombreux facteurs doivent être pris en considération. Après tout, cette personne se voit confier un haut niveau de responsabilité. 

Il n'est pas facile de choisir le bon conseil en marques, mais les sept points suivants peuvent vous aider à prendre la bonne décision... Votre conseil en marques doit.. : 

• Évaluer avec précision les similitudes entre les marques et les risques de contrefaçon. 
• Réduire de manière proactive la probabilité d'une opposition au cours de la procédure de demande. 
• Ils font preuve de la diligence nécessaire pour vous éviter de recevoir une injonction de cesser et de s'abstenir par la suite. 

Bien que ces griefs soient généralement résolus avant le procès, une éventuelle action en contrefaçon de marque n' est pas une chose à laquelle il faut s'attendre. 

Dans cet article, nous passerons en revue sept questions à poser lors d'un entretien avec un conseil en marques. N'oubliez pas que cette liste n'est en aucun cas définitive. Il est toujours important de s'associer à un conseil qui comprend votre secteur d'activité.

Sept questions à poser à un conseil en marques

1. Quelle est votre expérience en matière de droit des marques ?

Comme dans d'autres professions, les avocats se spécialisent souvent. S'il n'est pas nécessaire d'en trouver un qui travaille exclusivement dans le domaine du droit des marques, il est important d'en trouver un qui possède le niveau d'expérience dont vous avez besoin. 

Si la plupart des juristes savent comment enregistrer une marque, ils sont moins nombreux à connaître les aspects techniques de la procédure de recherche et d'autorisation. Trouvez quelqu'un qui : 

• Peut rechercher des marques nouvelles et disponibles en votre nom. 

• Comprend tous les facteurs qui font qu'une marque est considérée comme "à haut risque". 
• Comprend les exigences spécifiques liées à l'enregistrement des marchés mondiaux. 
• Comprend comment traiter de manière appropriée les oppositions, les révocations et les invalidations. 

2. Quelles bases de données utilisez-vous pour évaluer les risques ?

Aucun conseil en marques digne de ce nom ne s'appuiera uniquement sur des bases de données gratuites, car elles ne disposent pas des fonctionnalités nécessaires pour procéder à des évaluations complètes. Siles bases de données gouvernementales peuvent déterminer si votre candidat exact est déjà utilisé, elles ne peuvent pas évaluer les similitudes phonétiques ou visuelles. Elles ne fournissent pas non plus d'avertissements concernant les erreurs d'interprétation culturelles et/ou linguistiques (très important pour le marketing international). 

De nombreux cabinets d'avocats font confiance à Corsearch - soit en externalisant entièrement le processus auprès de nos fournisseurs de services de sélection et de recherche experts, soit en payant pour utiliser nos bases de données et nos outils.  

3. Quels sont vos tarifs ?

Les honoraires d'un avocat varient en fonction de la rapidité avec laquelle vous souhaitez obtenir des résultats. Attendez-vous à payer beaucoup plus pour ce qui est considéré comme un traitement rapide (1 à 2 jours). Sinon, le délai d'exécution habituel est d'environ une semaine. 

Les honoraires dépendent également de la taille et de la complexité de votre entreprise. Alors qu'une entreprise familiale peut obtenir une recherche complète sur un nom pour quelques centaines de dollars, une agence de stratégie de marque dépensera plus probablement des milliers de dollars pour deux ou trois sélections de noms. 

Vous devrez poser des questions plus spécifiques. 

• Quels sont vos frais de dépôt de la demande de marque si mon candidat est bon ? 
• Quels sont vos frais pour effectuer une recherche supplémentaire si mon candidat n'est pas bon ? 
• Quels sont vos tarifs horaires pour le traitement d'éventuelles actions en justice (par exemple, les oppositions) ? 
• Quels sont les frais de surveillance d'une marque une fois qu'elle a été enregistrée ? 

Et puisque vous payez tous ces frais, vous voulez absolument vous assurer que votre avocat effectue une recherche aussi approfondie que possible. Posez donc les questions suivantes : 

4. Effectuez-vous des recherches dans les bases de données de common law ?

Les droits de common law sont automatiquement accordés aux marques utilisées sans enregistrement fédéral aux États-Unis. Ils s'étendent à quiconque peut prouver le premier usage effectif dans le commerce. 

Les États-Unis sont considérés comme un pays "premier dans le temps, premier dans le droit". Tant que de l'argent a été échangé contre un produit ou un service (et que le premier usage peut être prouvé), une marque est légalement protégée par le tribunal de l'État. En d'autres termes, une entreprise n'a pas besoin d'enregistrer sa marque pour bénéficier d'une priorité d'utilisation dans sa zone géographique. 

Ainsi, même si votre entreprise est plus grande et plus rentable, vous pouvez toujours vous retrouver à la réception d'une "cessation et désistement" de la part d'une entreprise locale si vous n'avez pas couvert vos bases.  

5. Effectuerez-vous des recherches proactives dans des régions autres que celle où je m'inscris ?

La plupart des avocats peuvent élargir le champ de votre recherche moyennant des frais supplémentaires. Si votre entreprise s'intéresse un tant soit peu au commerce international ou souhaite simplement maintenir une présence sur l'internet aux États-Unis, vous devez couvrir vos besoins. 

6. Effectuerez-vous des recherches dans les bases de données des magasins d'applications ?

Aucune recherche moderne d'antériorité de marque n'est complète sans une vérification de l'utilisation de marques similaires dans les magasins d'applications. Selon le projet "Internet & American Life" du Pew Research Center, la moitié des adultes possédant un téléphone portable aux États-Unis ont des applications sur leur téléphone. 

D'ici 2017, on estime à 268 milliards de dollars le nombre de téléchargements et à 77 milliards de dollars le chiffre d'affaires généré par les applications.  

7. Comment fonctionne la procédure de surveillance des marques ?

Une fois que vous avez fait tout ce travail pour enregistrer votre marque, il est important de surveiller les atteintes potentielles. Les honoraires des avocats chargés de surveiller les marques peuvent varier considérablement.

N'hésitez pas à insister auprès de votre avocat pour qu'il vous donne un aperçu du service de surveillance qu'il peut vous fournir.  

Réflexions finales

Les processus de recherche, d'autorisation et d'enregistrement des marques impliquent des tâches hautement spécialisées et chronophages. C'est pourquoi vous devez confier ce travail à des professionnels de la propriété intellectuelle expérimentés et qualifiés, qui pourront vous conseiller de manière appropriée et vous faire gagner du temps et de l'argent dans votre recherche d'un nouveau nom de marque. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :  

*Il s'agit d'un article d'information et d'opinion de l'auteur. Les points de vue et les opinions exprimés dans cet article sont ceux de l'auteur et ne représentent pas nécessairement la politique officielle ou les positions de Corsearch ou de ses clients.